Что изменилось в проектах административных регламентов Pоспатента?

Как и следовало ожидать¹, Роспатент последовательно, начиная с Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения (утверждены приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 199) и Руководства по экспертизе заявок на изобретения (утверждено приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87), внес в проект административного регламента правила в отношении изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению. В частности, в проекте административного регламента отмечено, что для изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реализации применяемым объектом этого назначения, а если применяемый объект не является известным, — также сведения, достаточные для его получения. Особенностью формулы изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, является то, что, как правило, используется формула следующей структуры: «Применение… (приводится название или характеристика продукта или способа) в качестве… (приводится заявляемое назначение указанного продукта или способа)». В то же время в проекте административного регламента есть определенные ограничения по характеристике формулы на применение, согласно которым не допускается включение в формулу изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, признаков, характеризующих, в частности, процессы осуществления действий над продуктом или условия использования продукта, способа по заявленному назначению.

Вводимое ограничение не корреспондируется с нормой ст. 1387 ГК РФ, согласно которой, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 1350 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. Так, если изобретение заявлено с формулой на применение, в которой присутствуют признаки, достаточные для признания его патентоспособности, то наличие в этой же формуле иных признаков, не влияющих на оценку патентоспособности, не является основанием для отказа в выдаче патента. Как говорится, проходили это уже много раз.

Вряд ли корректно таким образом ограничивать заявителя в изложении формулы изобретения на применение продукта по определенному назначению, даже если наличие таких признаков в формуле в некоторых случаях сужает объем прав. Сказанное не должно восприниматься как призыв всегда указывать в формуле изобретения на применение признаки, характеризующие «процессы осуществления действий над продуктом или условия использования продукта, способа по заявленному назначению», но надевать ли на такую формулу изобретения пояс целомудрия или нет, должен решать сам заявитель. Патенты с такими формулами изобретения существуют, например патент РФ № 2448158, и вряд ли уместно ломать устоявшуюся практику экспертизы, тем более, когда она основана на соблюдении нормы ст. 1387 ГК РФ. В указанном патенте независимые пункты 2 и 3 формулы изобретения изложены по форме применение и содержат признаки, характеризующие не только применяемое вещество, но и признаки способа его использования при лечении:

«2. Применение препарата форте-лизин для лечения инфаркта миокарда путем введения внутривенно в дозе 15 мг (2235000 ME), при этом содержимое флакона 5 мг (745000 ME) перед введением препарата разводят в 5 мл 0,9%-ного раствора натрия хлорида.

3. Применение препарата форте-лизин для лечения инфаркта миокарда путем введения двумя болюсами -10 мг (1490000 ME) одномоментно и через 30 мин. — оставшиеся 5 мг (745000 ME) или путем введения 10 мг (1490000 ME) болюсно и оставшихся 5 мг (745000 ME) внутривенно инфузионно в 50 мл 0,9%-ного раствора натрия».

Введение в проект административного регламента возможности использования формулы изобретения на применение потребовало уточнить правила оценки новизны изобретения:

«Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного продукта только родовым понятием, признается соответствующим условию новизны, если родовое понятие, отражающее назначение и (или) область использования заявленного продукта, подразумевает наличие у заявленного продукта особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, позволяющих отличить заявленный продукт от известного продукта. Если отличие родового понятия обусловлено только свойствами, объективно присущими заявленному продукту, в том числе ранее неизвестными свойствами, заявленный продукт признается не новым. В этом случае заявитель вправе охарактеризовать заявленное изобретение в формуле в виде применения продукта по определенному назначению, указанному в родовом понятии».

Такой подход оценки новизны изобретения, относящегося к продукту, соответствует правилу 12.05. Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, в котором для пояснения аналогичного подхода приведен пример: «… притязание на вещество X для использования в качестве катализатора не будет считаться новым по сравнению с тем же веществом, известным как краситель, если упомянутое использование не подразумевает специфических особенностей вещества (например, присутствие определенных добавок), которые отличают его от известного вещества».

Можно считать, что в данном вопросе достигнуто единение с международной практикой, и вопрос о целесообразности использования формулы изобретения на применение больше не будет будоражить наши умы².

В подпункте 3 п. 26.4 проекта регламента по изобретениям «Проверка принципиальной патентоспособности заявленного изобретения» представлено следующее правило:

«Если в результате проверки будет установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не может быть признан техническим решением (требование абзаца первого пункта 1 статьи 1350 Кодекса), так как приведенные в заявке обоснования возможности решения указанной заявителем технической проблемы и достижения заявленного результата противоречат законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных научных организаций (далее — законы природы и представления современной науки о них), заявителю с учетом срока, предусмотренного подпунктом (3) пункта 26.1 настоящего Регламента, направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам уведомления в порядке, предусмотренном пунктом 26.10.2 настоящего Регламента».

Подобный алгоритм в данной части изложен и в проекте регламента по полезным моделям в п. 25.4.3, согласно которому заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не считается техническим решением, относящимся к устройству в случае, если приведенные в заявке обоснования возможности решения технической проблемы и получения технического результата противоречат законам природы и представлениям современной науки о таковых.

По моему мнению, «противоречие законам природы и представлениям современной науки о таковых» не является основанием для отрицания принципиальной патентоспособности по причине того, что заявленный объект «не может быть признан техническим решением». Автор уже рассматривал в одной из своих статей³ алгоритм оценки патентоспособности традиционно заявляемых вечных двигателей, которые не могут осуществить свою функцию, так как заложенный в них принцип работы противоречит закону сохранения энергии, и было отмечено следующее.

Многие годы алгоритм российской патентной экспертизы предусматривал в таких случаях предоставление экспертом доказательств невозможности выполнения возложенных на двигатель функций и, как следствие, невозможности использования в промышленности. И только на таких основаниях делался вывод, что заявленный объект не отвечает условию патентоспособности «промышленная применимость». В этом заключается экспертиза по существу, и точно так же она проводится всеми цивилизованными патентными ведомствами.

В данной ситуации нет разницы, что заявлено: полезная модель или изобретение. Почему в отношении изобретений отказ в выдаче патента на вечный двигатель может осуществляться только в связи с несоответствием условию патентоспособности «промышленная применимость», а если заявлена полезная модель, руки так и чешутся отказать в выдаче патента при проведении экспертизы по п. 1 ст. 23 обновленного закона в связи с тем, что она не соответствует условию «техническое решение»?

Как говорится, дождались, теперь и в отношении оценки патентоспособности изобретений предлагается использовать подобный подход, ранее пропагандировавшийся в отношении полезных моделей. В той же статье отмечалось, что «любое решение, даже без приставки „техническое“, уж если лезть в семантику понятия, может быть верным и неверным (правильным или неправильным): для одного 2×2 равняется 4, а для другого — 6. Решение в обоих случаях присутствует, а вот его оценка на правильность, это уже другое».

В отношении вечных двигателей и подобных объектов, принцип функционирования которых противоречит законам природы и представлениям современной науки, решение об отказе в выдаче патента должно основываться не на отрицании технического решения в заявленном изобретении, а на доказательствах того, что заявленное техническое решение решено неправильно. А неправильность решения состоит именно в том, что заложенный принцип не может реализовать вечного движения, и только поэтому заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость». Техническое решение присутствует и в таких объектах, но оно решено неправильно в отношении конкретной задачи — обеспечение вечного движения. Как только изменится условие задачи, определяющее назначение заявленного объекта, вывод о патентоспособности может измениться на противоположный. Так, если будет заявлен не двигатель, обеспечивающий вечное движение, а учебная модель двигателя, демонстрирующая невозможность нарушения закона сохранения энергии, то такая модель как учебное пособие по физике принципиально патентоспособна.

Обратим внимание на ст. 6 «Патентоспособные изобретения» Евразийской патентной конвенции, согласно которой «Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо». Очевидно, что патент на вечный двигатель в ЕАПВ не выдадут по причине того, что заявленное изобретение промышленно неприменимо. И эксперты Роспатента за все годы его существования поступали точно так же. Теперь придется запрягать иначе и притягивать к мотивации волшебные слова о наличии или об отсутствии технического решения.

У экспертов никаких проблем не возникало, когда они отказывали в выдаче патентов на вечные двигатели и подобные им объекты по причине отсутствия промышленной применимости. Два примера приводимой при этом мотивации представлены ниже.

По заявке № 2005141332/06 на выдачу патента на изобретение «Двигатель гидравлический несимметричный» решение об отказе в выдаче патента вынесено из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость». В решении экспертизы, поддержанном Палатой по патентным спорам, указано, что заявленное устройство является механическим вечным двигателем первого рода, то есть воображаемой машиной, которая, будучи раз пущена в ход, совершала бы работу неограниченно долгое время, не потребляя энергии извне. Однако вечный двигатель первого рода неосуществим, поскольку он противоречит экспериментально установленному закону сохранения и превращения энергии, в соответствии с которым при любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает, а только превращается из одной формы в другую.

По заявке № 2005121409/11 на выдачу патента на изобретение «Способ применения инерционного движителя, преобразующего вращательное движение своих функциональных элементов в поступательное всей системы для перемещения ее в безопорных средах» экспертиза приняла решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость». Этот вывод мотивирован тем, что в первоначальных материалах заявки не описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения (реализация функции инерционного движителя) в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения. Экспертиза отметила, что в соответствии с законом сохранения импульса движение любой транспортной машины возможно только при взаимодействии с опорной средой. Назначением заявленного изобретения, которое отражено в формуле, является преобразование вращательного движения функциональных элементов инерционного движителя в поступательное всей системы для перемещения в безопорной среде. Однако в первоначальных материалах заявки не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление преобразования вращательного движения функциональных элементов инерционного движителя в поступательное всей системы для перемещения в безопорной среде. Известно, что покой и движение тела относительны, скорость движения тела зависит от выбора системы отсчета. По второму закону Ньютона независимо от того, находилось ли тело в покое или двигалось, изменение скорости его движения может происходить в результате взаимодействия с другими телами.

Так, автомобилю для движения, кроме двигателя, нужна еще и дорога, с которой могли бы взаимодействовать колеса, теплоходу — вода, самолету — воздух. А ракете, благодаря реактивному двигателю, для движения не нужны ни земля, ни вода, ни воздух, так как она движется в результате взаимодействия с газами, образующимися при сгорании топлива, поэтому ракета может двигаться в космическом пространстве. При выключении реактивных двигателей за пределами земной атмосферы космический корабль будет двигаться только под действием всемирного тяготения. Таким образом, движение любой транспортной машины возможно только при взаимодействии с опорной средой.

Заявителю все равно, какие мотивы будут положены в основание для отказа в выдаче патента (отсутствие технического решения или промышленной применимости), но зачем принижать роль такого веками отработанного критерия патентоспособности, как «промышленная применимость», и подменять его дискуссией о наличии или отсутствии технического решения?

Изложенное выше вовсе не опровергает того, что при оценке принципиальной патентоспособности заявленных изобретений или полезных моделей невозможно мотивировать отказ в выдаче патента отсутствием технического решения. Примером может служить следующее.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение на решение об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2011138686/12 «Демонстрационный кадастр (варианты) исторических монументов Европы и России в честь героев Великой отечественной войны», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле в следующей редакции:

«1. Демонстрационный кадастр систематизированного свода сведений в монументальной форме об основных монументах, посвященных героям ВОВ, отличающийся тем, что кадастр представляет собой единое плато, располагающееся на единой наклонной поверхности, отображает собой в барельефном исполнении карту Европы от Москвы до Берлина, на нем размещены модели, в горельефном исполнении, основных, исторически значимых и художественно ценных монументов, посвященных героям ВОВ, модели монументов установлены на плато по местам сооружения подлинных монументов, начиная от Кремля справа и до поверженного рейхстага слева.

2. Демонстрационный кадастр по пункту 1 с единым плато с нанесенной на нем барельефной картой Европы от Москвы до Берлина, со смонтированными на нем моделями монументов в горельефном исполнении, отличающийся тем, что единое плато смонтировано на передней балюстраде музея ВОВ на Поклонной горе, состоит из отдельных фрагментов, на каждом из которых размещены модели монументов, на правой части плато установлено изображение низложения к подножию Кремля в Москве поверженных фашистских знамен, на левой части плато установлено изображение водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине, каждое из которых выполнено в горельефном исполнении.

3. Демонстрационный кадастр по пункту 1, состоящий из отдельных фрагментов с моделями монументов в горельефном исполнении, отличающийся тем. что отдельные фрагменты плато, с моделями монументов на них, установлены на передней стене фасада здания музея ВОВ между колонами балюстрады без образования единого плато с картой Европы от Москвы до Берлина, а демонстрационный кадастр состоит из последовательной экспозиции изображений монументов, отдельно расположенных между колоннами балюстрады».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента Российской Федерации на полезную модель ввиду того, что заявленному предложению, как нетехническому решению, не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели. Согласно независимому пункту приведенной выше формулы предложенное решение представляет собой «барельефное исполнение карты Европы (от Москвы до Берлина) с нанесенными на него моделями художественноценных монументов, посвященных героям ВОВ, в горельефном исполнении».

Общеизвестно, что монументальное искусство, к которому относятся памятники, скульптурные ансамбли, горельефы, барельефы и другие скульптурные формы, представляет собой одно из направлений изобразительного искусства⁴. Таким образом, признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленного предложения, характеризуют произведение монументального искусства, а именно памятник.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что согласно требованиям п. 1 ст. 1351 ГК РФ охрана в качестве полезной модели предоставляется именно техническому решению, то есть решению, направленному на реализацию какой-либо технической задачи с получением результата, носящего технический характер. Следовательно, заявленное предложение относится к решениям, не являющимся полезными моделями в соответствии с требованиями п. 1 ст. 1351 ГК РФ.

Следующее существенное дополнение относится к проверке дополнительных материалов, и в подпункте 3 п. 26.9 проекта административного регламента по изобретениям алгоритм проверки уточнен следующим образом:

«Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения. В частности, дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если изменение состоит в выделении из первоначально заявленного диапазона количественных значений какой-либо характеристики признака изобретения более узкого диапазона, отсутствовавшего в описании изобретения или формуле изобретения на дату подачи заявки».

По моему мнению, не только выделение более узкого диапазона из первоначально заявленного широкого диапазона количественных значений должно рассматриваться как изменение сущности изобретения, но и выделение конкретных точечных значений, которые не образуют узкого диапазона. Если количественный признак в таком виде не показан в формуле или описании изобретения (хотя бы в примерах), то и он должен считаться нераскрытым, точно так, как считается нераскрытым признак «металл литий», если в заявленной формуле и описании изобретения сказано только о признаке «щелочной металл».

Рассмотрим ситуационную модель. В формуле и описании заявленного изобретения сказано только о том, что «ножи расположены под острым углом». Из тригонометрии известно, что острый угол — это угол меньше 90°. Почему не разрешить конкретизировать величину этого угла, например, указав, что он лежит в пределах от 30° до 45° или равен именно 30°? Подход должен быть один: любая конкретизация любого признака, прямо не оговоренная в поданной заявке, считается не раскрытой на дату подачи или приоритета заявки. Конкретизация заявленных диапазонов количественных признаков не исключение.

Конечно, можно утверждать, что диапазон цифр от 1 до 10 включает и такие величины, как 2, 3, 4 и т. д., а также 2,87 или 3,12 или 7,40 и т. д., но вхождение тех или иных конкретных величин в заявленный диапазон не свидетельствует об изначальном их раскрытии (прямом указании) в качестве признака заявленного изобретения. Диапазон количественных значений и входящие в него конкретные величины рассматриваются относительно друг друга как общее и частное, что не дает оснований уточнять формулу изобретения признаками частного выполнения, не раскрытыми на соответствующую дату. Количественный признак, сформулированный в виде диапазона от 1 до 10, не является математическим рядом, так как он представляет собой последовательность элементов, составленных по какому-нибудь закону, которому подчиняются все входящие в диапазон элементы. Диапазон количественных признаков свойством математического ряда не обладает.

Любой признак из дополнительных материалов считается раскрытым, если тождествен признаку, раскрытому в поданной первоначальной заявке. Сказанное следует из закона тождества, определяющего сущность требования об определенности и однозначности наших мыслей. Объем и содержание мысли о каком-либо признаке должны быть строго определены и оставаться постоянными в процессе рассуждения о нем.

Закон тождества принято выражать формулой, А = А или, А суть А. Формула «широкий диапазон от 1 до 10 = узкому диапазону от 5 до 7» не соответствует закону тождества, который сводится к принципиальной однозначности понятий, используемых на протяжении всего рассуждения и вывода, а изменение широкого диапазона количественных признаков на более узкий диапазон (или точечные значения) этому условию не соответствует.

Исправлена ранее допущенная в регламенте по полезным моделям ошибка в квалификации признаков устройства. В моей книге⁵ на стр. 120–125 было подвергнуто критике правило п. 9.7.4.3(2) действующего Административного регламента по полезным моделям, согласно которому для характеристики полезной модели допускается указание на «материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством». Наряду с другими замечаниями подчеркивалось, что различие в допустимости характеристик признаков устройства в зависимости от того, заявлена ли полезная модель или изобретение⁶, будет препятствовать реализации нормы ст. 1379 ГК РФ, регулирующей возможность преобразования заявки на изобретение, относящееся к устройству, в заявку на полезную модель, также относящуюся к устройству.

Видимо, критика воспринята: в проекте административного регламента по полезным моделям в отношении признаков устройства как полезной модели теперь сказано, что в числе характеристик полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, может использоваться признак — материал, из которого выполнены элементы и (или) устройство в целом, без ранее существовавшего ограничения («за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством»). Таким образом характеристики признаков устройства, вне зависимости от вида объекта -изобретение или полезная модель, вновь унифицированы.

Последнее, на чем следует остановиться, относится к разделам проектов административных регламентов, относящимся к структуре формулы изобретения или полезной модели (в обоих проектах п. 9.2.4.1). В обоих разделах, по сути, сказано одно и то же: независимый пункт формулы изобретения (полезной модели) характеризует изобретение (полезную модель) совокупностью признаков, включенных в формулу изобретения (полезной модели), и определяет объем испрашиваемой правовой охраны изобретения (полезной модели).

К сожалению, такая формулировка не является новой. Таким же ошибочным образом были сформулированы нормы действующих административных регламентов, а еще раньше — Правил. Однако не независимый пункт формулы изобретения или полезной модели определяет объем прав, а формула изобретения или полезной модели (п. 2 ст. 1354 ГК РФ), то есть формула в целом (со всеми ее зависимыми пунктами): «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели».

Использование изобретения или полезной модели признается при условии использования в реальном (вещном) продукте или способе (технологии) всех признаков независимого пункта формулы (п. 3 ст. 1358 ГК РФ), но объем правовой охраны этим не исчерпывается и не ограничивается, о чем уже говорилось в моей статье⁷, в которой была показана значимость зависимых пунктов и их влияние на регулирование объема правовой охраны.

Список литературы

1. Джермакян В. Ю. Зависимые пункты формулы // Патентный поверенный. 2007. № 5.
2. Джермакян В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления). М.: ОАО «ИНИЦ «Патент», 2011.
3. Джермакян В. Ю. Прости, учитель, но я уже давно не ученик // Патентный поверенный. 2012, № 4.
4. Джермакян В. Ю. Техническое решение и технический результат в патентном законодательстве России // Патенты и лицензии. 2007. № 1.

1. «Тем не менее оптимизм позволяет надеяться, что Роспатент перестанет отвергать право на существование патентных формул на применение, которые имеют место в Руководстве по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы РСТ или в Руководстве для экспертов ЕПВ (Guideline for examination in the European patent Office, 2007)». См.: Джермакян В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления). М.: ОАО «ИНИЦ «Патент», 2011. С. 70.
2. Джермакян В. Ю. Прости, учитель, но я уже давно не ученик // Патентный поверенный. 2012. № 4. С. 34.
3. Джермакян В. Ю. Техническое решение и технический результат в патентном законодательстве России // Патенты и лицензии. 2007. № 1. С. 7.
4. См.: Политехнический словарь / Под ред. А. Ю. Ишлинского. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 315.
5. Джермакян В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления). M.: ОАО «ИНИЦ «Патент», 2011.
6. В отношении устройств как изобретений такого ограничения в характеристиках признаков не было.
7. Джермакян В. Ю. Зависимые пункты формулы // Патентный поверенный. 2007. № 5. С. 21.