Что передается совместно с правом преждепользования предприятие или производство?

Высший арбитражный суд Российской Федерации (далее — ВАС РФ) определением от 7 сентября 2011 г. № ВАС-11155/11 отказал в передаче дела на рассмотрение в президиум ВАС РФ по заявлению ООО «Научно-производственное предприятие «Резонанс» (ответчик), г. Челябинск от 26 июля 2011 г. № 5310 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Челябинской области от 28 декабря 2010 г. по делу № А76-8486/2010-4-359, постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 марта 2011 г. и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 июня 2011 г. по тому же делу по иску ООО «Арзамасский электромеханический завод» (далее — общество «Арзамасский электромеханический завод») к ООО «Научно-производствен-ное предприятие «Резонанс» (далее -предприятие «Резонанс») о признании права преждепользования на решение, содержащееся в независимых п. 1 и 5 формулы изобретения «Способ обмена информацией между модулями системы безопасности грузоподъемного крана», защищенного патентом РФ № 2268232.

Камнем преткновения¹ в данном споре являлся довод о том, что истцу не передавалось соответствующее предприятие как имущественный комплекс, а потому он не мог стать обладателем права преждепользования. Рассмотрение спора последовательно проходило в Арбитражном суде Челябинской области (решением от 28 декабря 2010 г. исковые требования удовлетворены); Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде (постановлением от 9 марта 2011 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения); Федеральном арбитражном суде Уральского округа (постановлением от 9 июня 2011 г. оставлены без изменения судебные акты судов первой и апелляционной инстанций).

В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора, поступившем в ВАС РФ, заявитель просил отменить принятые по делу судебные акты, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие сделанных ими выводов фактическим обстоятельствам дела. Заявитель полагает, что установление права преждепользования относится к категории споров об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подлежащих рассмотрению в порядке особого, а не искового производства. Кроме того, по мнению заявителя, истец не обладает правом преждепользования, поскольку доказательств передачи ему предприятия обществом «Арзамасский приборостроительный завод» нет.

Прежде чем продолжить рассмотрение доводов в суде, обратим внимание на те нормы права преждепользования, противоречивое толкование терминов из которых привело к судебному разбирательству. П. 2 ст. 1361 ГК РФ: «Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления». Ст. 12 Патентного закона РФ: «Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления». Как суд расценил термины «производство» и »предприятие» в контексте их использования в праве преждепользования, станет ясно из нижеизложенного.

Общество «Арзамасский электромеханический завод» обратилось в суд с иском о признании права преждепользования на решение, содержащееся в п. 1 и 5 формулы изобретения, ссылаясь на то, что до даты приоритета общество «Арзамасский приборостроительный завод» использовало при производстве своей продукции — ограничителей нагрузки башенного крана (ОНК-160Б) — решение, содержащееся в названных пунктах формулы изобретения, защищенного патентом № 2268232, а затем передало данное производство истцу. Рассматриваемый в судах патент № 2268232 на изобретение «Способ обмена информацией между модулями системы безопасности грузоподъемного крана и устройство для его осуществления» зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 января 2006. с датой приоритета 30 марта 2004 г., то есть в период действия Патентного закона РФ.

Согласно заключению судебной па-тентоведческой экспертизы от 15 октября 2010 г. все признаки, приведенные в независимых п. 1 и 5 формулы изобретения, защищенного патентом № 2268232, использованы в приборе «Ограничитель нагрузки башенного крана ОНК-160Б». Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что общество «Арзамасский приборостроительный завод» приступило к производству прибора ОНК-160Б, содержащего тождественное запатентованному техническое решение, независимо от его автора в 2000—2001 гг., то есть до даты приоритета изобретения, а в 2007 г. передало производство данного прибора истцу, поэтому удовлетворил исковые требования.

Суд первой инстанции исходил из того, что в соответствии с положениями ст. 12 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517–1, действовавшего до 1 января 2008 г., право преждепользования могло быть передано другому юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения и были сделаны необходимые к этому приготовления, поэтому отклонил довод заявителя о том, что в нарушение положений п. 2 ст. 1361 ГК РФ истцу не передавалось соответствующее предприятие как имущественный комплекс. В свою очередь, в постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 марта 2011 г. № 18АП-1250/2011 по делу № А76-8486/2010 о признании права преждепользования суд дал исчерпывающее толкование терминов «производство» и «предприятие», которые использованы в ранее действовавшей и действующей ныне нормах права преждепользования.

Отклоняя довод апелляционной жалобы о том, что судом при рассмотрении спора не применена норма п. 2 ст. 1362 ГК РФ, согласно которой право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием и право преждепользования не могло быть передано от ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» другому лицу, так как не было передачи предприятия в целом, суд апелляционной инстанции исходил из следующего. Предприятием согласно ст. 132 ГК РФ признается самостоятельный объект недвижимости. Нормы права ГК РФ, регулирующие патентные правоотношения, вступили в силу с 1 января 2008 г. и применяются к правоотношениям, возникшим после введения его в действие (п. 5 федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). До вступления в силу части четвертой ГК РФ патентные правоотношения регулировались в соответствии с Патентным законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517–1.

Суд подчеркнул, что Патентный закон РФ в ст. 12 четко определяет случаи ограничения исключительных прав, когда допускается использование запатентованного объекта без санкции правообладателя. К ним, в частности, относится право преждепользования, которое может быть передано физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Суд отметил, что право преждепользования возникает при соблюдении следующих условий. Во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории Российской Федерации и до даты приоритета патента. Во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора (самостоятельно). При этом «право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления», то есть речь идет об использовании в собственной производственной деятельности. Только при совокупности всех этих условий любое юридическое или физическое лицо обладает правом преждепользования и может безвозмездно использовать решение, тождественное изобретению, полезной модели или промышленному образцу, на которые выдан патент другому лицу.

Суд отметил, что, как следует из части 2 ст. 12 названного закона, преждепользование неразрывно связано с »производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления». Термин «производство» в данном случае отличается от термина «предприятие» и означает процесс создания материальных благ, услуг, машин, станков, механизмов, поточных линий, штампов и др. Факт передачи истцу производства в ст. 12 Патентного закона РФ нашел свое подтверждение. Установив совокупность обстоятельств, необходимую для признания за истцом права преждепользования, суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленные требования.

Отметим, что высказанная судом позиция полностью основана на мнении проф. Э. П. Гаврилова в отношении права преждепользования, высказанном в публикации «Преждепользование и после-пользование в патентном праве» (правовая база «КонсультантПлюс», 2006 г.): «Как следует из части 2 статьи 12 Закона, преждепользование неразрывно связано с «производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления». Термин «производство» означает процесс создания материальных благ, услуг, но в данном контексте это, вероятно, машины, станки, механизмы, поточные линии, штампы и т. п..»

Нетрудно заметить, что суд использовал в мотивации своей позиции даже примеры, приведенные проф. Э. П. Гавриловым. Там же отмечено: «Материальное оборудование, служащее для производства, может быть либо уникальным, приспособленным для изготовления только объекта права преждепользования, либо не уникальным, многофункциональным. Вполне понятно, что при передаче права преждепользования на изготовление свирели преждепользователь должен уступить и уникальную форму, на которой производится эта свирель. Неясно, однако, почему, передавая право на изготовление детали, изготавливаемой на обычном расточно-сверлильном станке, преждепользователь обязан продать и этот станок. Норма закона всегда должна иметь определенную логику; здесь ее не видно. Хотя в части 2 ст. 12 Закона говорится только о передаче (т. е. о полной уступке) права преждепользования, нет сомнений в том, что такая передача может быть и частичной (например, в отношении лишь части права преждепользования или на определенный срок). Поскольку Закон не устанавливает никаких запретов, относящихся к замене «производства» (т. е. материального оборудования, с помощью которого осуществляется использование), следует считать, что преждепользователь может время от времени осуществлять такую замену».

Меняя территорию (место) своего производства, преждепользователь не теряет права преждепользования на объект, на который распространяется право преждепользования. Очевидно, что преждепользователь как субъект предпринимательской деятельности может осуществлять свое право не только на территории собственного предприятия, но и арендуя производственные площади и необходимое оборудование и материалы у иных лиц. Единственным ограничением деятельности преждепользователя служит фактически установленный объем выпускаемой продукции, а если преждепользование касается запатентованного способа как объекта изобретения, то должны применяться показатели объема, которыми будет характеризоваться конкретный способ. Такими показателями могут служить объемы производимой традиционной вещной продукции, а если право преждепользования относится к такому техническому решению, как способ, например способ передачи телевизионного сигнала в эфир, то объем разрешенного его использования может быть установлен в единицах эфирного времени.

Право преждепользования вместе с используемым для его реализации производственным оборудованием может являться частью имущественного комплекса и может быть объектом купли-продажи, мены, аренды и ряда других сделок².

В книге И. Я. Хейфеца «Основы патентного права» (Ленинград, 1925 г.) приведены нормы права преждепользования ряда стран, в том числе Германии, Австрии и других, в которых право преждепользования зародилось. Преждепользо-ватель этих стран может осуществлять свое право в собственных мастерских или арендуемых, и передача права преждепользования никак не связана с тем, что оно может быть передано только с предприятием, принадлежащим пре-ждепользователю на правах собственности. Нормы права преждепользования названных стран по существу не изменились и действуют по сей день, и никто там даже не задумывается о том, что, играя на терминах «производство», «предприятие», «имущественный комплекс», можно разрушить правовой механизм права преждепользования.

Замена в российском патентном праве в норме о праве преждепользования термина «производство» на термин «предприятие», а также рассмотрение предприятия как «имущественного комплекса», часть которого может включать производство преждепользователя, не должно иметь никакого определяющего значения. Признание права преждепользования и законность его передачи другим лицам следует оценивать по фактическим обстоятельствам, а не по игре слов, которые, якобы, коренным образом меняют условия признания легитимности передачи права преждепользования другим лицам.

1. Другие доводы о нарушениях процессуального характера не приводятся, хотя и они не были приняты судом.
2. Бриксов В. В. Соотношение патентного права и права преждепользования // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2005. № 7. С.135–136.