В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем Вам установить более современный браузер.

Chrome Safari Firefox Opera IE  
ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ
практикующие с 1959 г.
 
Версия для печати

Президиум ВАС РФ и доктрина эстоппель

1 Июня 2012

В одной из статей1 я поднимал вопрос о необходимости использования российскими судами доктрины эстоппель2 при установлении использования изобретений с учетом замены признаков из формулы изобретения на эквивалентные. Высказанное в данной статье мнение было подвергнуто критике проф. В. И. Еременко3, в статье которого по данному поводу сказано: «Вместе с тем принцип эстоппель находит применение и в других отраслях права или правовых институтах, в том числе и в патентном праве. Как известно, российское гражданское законодательство не содержит нормы, закрепляющей принцип «эстоппель», впрочем как и патентные законодательства других государств — участников ЕАПК».

Однако это обстоятельство не мешает некоторым авторам надеяться на то, что доктрина эквивалентов «будет применяться российскими судами с учетом доктрины эстоппель так же, как это делается в судах цивилизованных стран». Следует напомнить уважаемому автору, что в судах цивилизованных стран та или иная доктрина применяется при условии достаточных на то правовых оснований: либо при наличии действующей нормы позитивного права (в странах континентального права, в том числе и в России), либо при наличии соответствующего прецедента, если какие-либо отношения не урегулированы законом (в странах англосаксонского права). Очевидно, что и в России принцип эстоппель не может быть применен в судах без внесения соответствующего изменения в закон.

Не знаю, почему оппонент не обратил внимание на отмеченное в моей статье: «В российской практике известен один описанный в литературе4 случай фактического использования доктрины эстоппель, когда после изменения патентной формулы патентообладатель тем не менее попытался распространить ее действие и на «выброшенный» из патентной формулы вариант полезной модели».

Применяя положения доктрины эстоппель, российскому суду нет необходимости упоминать при этом, что решение суда обусловлено наличием в российском законодательстве нормы права под названием «эстоппель». Суд применил положения доктрины эстоппель применительно к толкованию действующей нормы права российского законодательства, относящейся к доктрине эквивалентов.

Если исходить из логики оппонента, то и заголовок его статьи «О применении теории эквивалентов в рамках евразийской патентной системы», также неуместен, так как никакого упоминания о теории эквивалентов, равно как и доктрины эквивалентов, евразийская патентная система, начиная от Евразийской патентной конвенции и заканчивая инструкциями и правилами к ней, не содержит.

Вряд ли имеет смысл сводить суть поставленных мною вопросов в плоскость, выбранную оппонентом. Как будет показано далее, мнение оппонента о неприменимости положений доктрины эстоппель российскими судами ошибочно. Свидетельство тому — разрешение патентного спора по патенту РФ № 2238105, но об этом чуть позже при анализе содержания определения президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № ВАС-11025/11. Единственно подчеркну, что мотивация данного определения президиума ВАС РФ будет бесспорным прецедентом, и это несмотря на то, что, пользуясь терминологией оппонента, некоторые авторы полагают, что в российской судебной практике не применяется и не может применяться прецедентное право.

Вот что по данному поводу пишет в своей статье А.Верещагин 5 — доктор права (Эссекский университет, Великобритания), член комиссии по совершенствованию правосудия Ассоциации юристов России: «Роль судебного прецедента обсуждается среди юристов уже десятилетиями, однако по-прежнему окутана таким множеством мифов, что постороннему человеку нелегко понять, о чем собственно речь. Профессионально занимаясь этой темой в течение 10 лет, попробую развеять важнейшие мифы (хотя, говоря по правде, сильно сомневаюсь в успехе — уж больно глубоко засели они в нашем сознании).

Миф первый и главный. Россия не является страной прецедентного права. Оно характерно лишь для англосаксонских стран. Этот тезис крайне далек от действительности, она на порядок сложнее. Роль законодательства в англосаксонских странах колоссальна и вряд ли уступает роли его в РФ и странах континентального права (Германии, Франции и др.). Обязанность же судов следовать прецедентам не установлена в Англии и США никаким законом или конституцией — это лишь обычай, который воспринимается всеми как нечто само собой разумеющееся: если суд однажды так решил, то понятно, что и в другом сходном деле он тоже должен так решить. Иное означало бы, что право применяется непредсказуемым образом и неодинаково по отношению к разным лицам. Точно так же обстоит дело в России и практически всех континентальных странах — с тем отличием, что там слово «прецедент» суды стараются не употреблять. Но отсутствие слова не означает отсутствие явления (Выделено мною. — В.Д.). Единственная разница с англосаксонскими странами — там некоторые отрасли права (главным образом, гражданского) изначально регулируются в основном прецедентами. Однако ничто не мешает законодателю заменять их регулирующими актами, что во многом и происходит».

Как это ни покажется странным оппоненту, но позицию «других авторов», не упоминая слов «прецедентное право» занял и Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении от 21 января 2010 г. № 1-П, извлечение из п. 3.1. которого приведено ниже.

«Вытекающее из статьи 127 Конституции Российской Федерации правомочие Высшего арбитражного суда Российской Федерации давать разъяснения по вопросам судебной практики направлено на поддержание единообразия в толковании и применении норм права арбитражными судами и является одним из элементов конституционного механизма охраны единства и непротиворечивости российской правовой системы, который основан на предписаниях статей 15 (часть 1), 17, 18, 19 и 120 Конституции Российской Федерации и реализация которого в процессуальном регулировании обеспечивается установленной законом возможностью отмены судебных актов, в том числе в случае их расхождения с актами высшего суда в системе арбитражных судов Российской Федерации, дающими разъяснения по вопросам судебной практики.

Осуществление Высшим арбитражным судом Российской Федерации этого правомочия объективно не может не основываться на вырабатываемых им правовых позициях, содержащих толкование разъясняемых положений законодательства. Отрицание права Высшего арбитражного суда Российской Федерации давать на основе обобщения судебной практики абстрактное толкование применяемых арбитражными судами норм права и формировать соответствующие правовые позиции означало бы умаление его конституционных функций и предназначения как высшего суда в системе арбитражных судов, -притом что он не вправе выходить за пределы своих полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации и федеральными конституционными законами, и вторгаться в компетенцию других органов государственной, в том числе судебной, власти».

Так что никто не может лишить российские суды права толковать применение действующих норм патентного права, в которых упоминаются эквивалентные признаки, с учетом положений и практики применения, которые именуются в других странах «доктрина эстоппель». Именно так формируется высокими судами соответствующая правовая позиция в отношении эквивалентов. Еще раз акцентирую внимание на том, что речь идет не о применении доктрины эстоппель как некой существующей в российском законодательстве позитивной нормы права, а о толковании действующей нормы права, приведенной в п. 3 ст. 1358 ГК РФ и касающейся эквивалентных признаков.

Еще раз обратимся к ранее сказанному в моей статье: «Эстоппель не является отдельной нормой патентного права, применяется за рубежом одновременно с доктриной эквивалентов и находит широкое отражение в различных судебных обзорах и рекомендациях, подготовленных высшими судебными инстанциями для единообразного толкования правонарушений. Эстоппель в первую очередь направлен на сохранение баланса между объемом предоставленных патентных прав и возможностью расширенного толкования данного объема прав с учетом доктрины эквивалентов и в то же время ограничения применения доктрины эквивалентов, если при этом происходит подмена патентоспособного изобретения на непатентоспособное, вытекающее из известного уровня техники. Область применения доктрины эквивалентов должна ограничиваться такими заменяемыми признаками, вместе с которыми изобретение продолжает отвечать условиям патентоспособности, а за пределами этой области — перестает соответствовать новизне или изобретательскому уровню».

Можно считать, что и в российском судебном правоприменении положения доктрины эстоппель при толковании норм патентного права нашли свое понимание и применение. Спор касался патента РФ № 2238105, формула изобретения которого изложена следующим образом: «1. Рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В, содержащая эффективное количество поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), адъювант и физиологически приемлемый разбавитель, отличающаяся тем, что в качестве антигена вируса гепатита В рекомбинантная вакцина содержит HBsAg/adw, полученный путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta VKPMY-2412.

2. Рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит мертиолят.

3. Рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В, содержащая эффективное количество поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), адъювант и физиологически приемлемый разбавитель, отличающаяся тем, что в качестве антигена вируса гепатита В рекомбинантная вакцина содержит HBsAg/ayw, полученный путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta VKM Y-2924D.

4. Рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В по п. 3, отличающаяся тем, что дополнительно содержит мертиолят.

5. Рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В. содержащая эффективное количество поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), адъювант и физиологически приемлемый разбавитель, отличающаяся тем, что в качестве антигена вируса гепатита В рекомбинантная вакцина содержит в равных долях смесь антигенов — HBsAg/adw, полученного путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta VKPM Y-2412, и HBsAg/ ayw, полученного путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta VKM Y-2924D.

6. Рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В по п. 5, отличающаяся тем, что дополнительно содержит мертиолят».

Конечно, никто в нижеприведенном извлечении из судебного акта не именовал изложенную позицию суда как доктрину эстоппель, но мотивация суда по данному вопросу ничем иным по существу не является. Данное дело столь важно, что я посчитал целесообразным привести текст судебного акта практически полностью.

«Коллегия судей Высшего арбитражного суда Российской Федерации в определении от 3 ноября 2011 г. № ВАС-11025/11 «О передаче дела в президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации» рассмотрела в судебном заседании заявление компании «Серум инститьют оф Индия, лтд." (ответчик), Индия от 10.08.2011 о пересмотре в порядке надзора постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.05.2011 по делу № А40-66073/09-51-579 Арбитражного суда города Москвы, по иску закрытого акционерного общества «Научно-производственная компания «Комбио-тех» (далее — компания «Комбиотех») к компании «Серум инститьют оф Индия, лтд." (далее — компания «Серум инститьют оф Индия»), имеющей представительство на территории Российской Федерации в г. Москве, о признании незаконным использования ответчиком без согласия патентообладателя изобретения, охраняемого патентом на изобретение Российской Федерации № 2238105, осуществляемого в форме ввоза в Российскую Федерацию, предложения к продаже, продажи и хранения в Российской Федерации вакцины гепатита В рекомбинантной (рДНК), производимой ответчиком и имеющей признаки, указанные в инструкции по применению названной вакцины, утвержденной главным санитарным врачом РФ 17.01.2006 № 01–11.2–06, об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на указанное изобретение и запрещении использовать любым способом изобретение без согласия патентообладателя (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд установил:

решением от 28.06.2010 Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Постановлением от 11.01.2011 Девятого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено, исковые требования компании «Комбиотех» удовлетворены.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 19.05.2011 оставил без изменения постановление суда апелляционной инстанции.

В заявлении, поданном в Высший арбитражный суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора судебных актов заявитель просит отменить постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, ссылаясь на нарушение единообразия в применении и толковании норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. Заявитель полагает, что он не использует изобретение истца, поскольку при производстве вакцины рекомбинантной против гепатита В использует по лицензионному договору патенты США и Германии 1994, 1995, 1999, 2001 и 2002 гг., принадлежащие компании «Rhein Biotech GmBH» (Германия). Заявитель полагает, что в вакцине, производимой его компанией, не используются признаки изобретения компании «Комбиотех», приведенные в независимых пунктах формулы изобретения, относящиеся к штаммам дрожжей. Кроме того, по мнению заявителя, он не совершал действий, которые согласно российскому законодательству могут свидетельствовать об использовании изобретения истца.

Рассмотрев доводы заявителя, представленные документы и изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что дело подлежит передаче в президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, компания «Комбиотех» является обладателем исключительных имущественных прав на изобретение — реком-бинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В, охраняемое по патенту Российской Федерации RU 2238105 с датой приоритета изобретения от 14.03.2003.

В качестве изобретения охраняется техническое решение, относящееся к рекомбинантной вакцине для профилактики вирусного гепатита В, содержащей эффективное количество поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), адъювант и физиологически приемлемый разбавитель, отличающееся тем, что в качестве антигена вируса гепатита В рекомбинантная вакцина содержит HBsAg/adw, полученный путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta VKPMY-2412, или HBsAg/ayw, полученный путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta VKPM Y-2924D.

Компания «Серум инститьют оф Индия» с 2000 г. производит на территории Индии вакцину вирусного гепатита В рекомбинантную (рДНК) на основании лицензионного договора от 08.09.1999, заключенного между право-предшественником компании «Серум инститьют оф Индия» (лицензиат) и немецкой компанией «Rhein biotech GmBH» (лицензиар). Согласно этому договору лицензиат производит поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) подтипа adw из штамма Hansenuia Polimorpha с использованием ноу-хау и принадлежащих лицензиару патентов (европейский патент ЕР 0299108 В1 от 18.05.1995, аналог — патент США US patent 5389525 от 14.02.1995; патент ФРГ DE 19918619 от 23.04.1999, аналоги — европейский патент ЕР 1088076 (А1) от 04.04.2001 с приоритетом от 23.04.1999 и патент США US patent 6428984 от 06.08.2002 с приоритетом от 23.04.1999).

Вакцина гепатита В рекомбинант-ная (рДНК) (суспензия для внутримышечного введения, 20 мкг/мл) компании «Серум инститьют оф Индия» зарегистрирована 19.01.2006 Федеральной службой в сфере здравоохранения и социального развития в Государственном реестре лекарственных средств за номером ЛС-001140 в соответствии с федеральным законом от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О лекарственных средствах».

Согласно инструкции по применению, утвержденной главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.01.2006 № 01–11.2–06, вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК), производимая компанией «Серум инститьют оф Индия», содержит очищенный поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), полученный путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток Hansenula polymorpha, в которые встроен ген антигена (HBsAg). Продуцируемый клетками дрожжей поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) очищается физико-химическими методами в несколько этапов и адсорбируется на алюминия гидроксиде, консервант — ти-омерсал. Вакцина представляет собой гомогенную суспензию белого с серым оттенком цвета, без видимых посторонних включений, при отслаивании разделяющуюся на 2 слоя: верхний — бесцветная прозрачная жидкость, нижний — белый осадок, легко разбивающийся при встряхивании.

На основании договоров, заключенных с российскими компаниями, в частности контракта № EXP/EPID/01–2007 от 15.03.2007, подписанного между компанией «Серум инститьют оф Индия» и ООО «Эпидбиомед-Импекс», ответчик поставлял указанную вакцину покупателю, что не отрицается им.

Компания «Комбиотех», полагая, что ее исключительные права на изобретение по патенту № 2238105 нарушены действиями компании «Серум инститьют оф Индия» по введению названной вакцины в гражданский оборот на территории Российской Федерации, предложению ее к продаже, продаже и хранению, обратилась в суд с иском о защите исключительных прав.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс, Кодекс) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

Согласно пункту 2 названной статьи использованием изобретения считается в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Судом первой инстанции в рамках рассматриваемого дела определением от 19.10.2009 была назначена комплексная патентно-техническая экспертиза. Перед экспертами судом был поставлен вопрос о наличии в вакцине ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте № 2238105 формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему, ставший известным в области техники до 19.01.2006. Для проведения экспертизы в распоряжение экспертов были предоставлены: патент и описание изобретения к патенту РФ № 2238105 «Рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В (варианты)»; вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК) производства компании ответчика с сопутствующей документацией; вакцина для профилактики гепатита В рекомбинантная (рДНК) производства компании «Ком-биотех», изготовленная по патенту № 2238105.

Согласно тексту экспертного заключения от 23.11.2009, сведения, изложенные в инструкции по применению вакцины ответчика, позволили экспертам без дополнительного химического анализа установить состав компонентов лекарственного средства, способ его действия и провести сопоставительный анализ вакцин. Эксперты сравнили каждый признак, приведенный в формуле изобретения истца, и признаки, описывающие вакцину ответчика, изложенные в инструкции по ее применению, и пришли к выводу об использовании в вакцине ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимых пунктах 1, 3 и 5 формулы изобретения истца.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовал экспертное заключение наряду с другими представленными доказательствами, но не согласился с выводами, изложенными в нем. При этом повторная или дополнительная экспертиза не назначались.

Суд первой инстанции на основании представленного ответчиком нормативного документа НД 42-13956-05, одобренного решением фармацевтической экспертной группы ФГУ «НЦ ЭСМП» Росздравнадзора от 16.12.2005 (протокол № 35), в котором указано, что производимая ответчиком вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК) получена путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток Hansenula Polymorpha К-3/8–1, в которые встроен поверхностный ген антигена вируса гепатита В (HbsAg), то есть другого, отличного от указанного в патенте истца штамма, признал, что один из признаков формулы изобретения истца не используется ответчиком при производстве вакцины.

Суд исходил также из того, что новизна и изобретательский уровень изобретения по патенту истца согласно действующему в Российской Федерации законодательству определяется именно использованием ранее неизвестного штамма и правовая охрана по данному патенту не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду Pichia angusta (Hansenula Polymorpha).

Кроме того, суд также признал, что введение спорной вакцины в гражданский оборот на территории Российской Федерации осуществлялось российскими компаниями, а не ответчиком. Доказательства того, что ввоз, предложение к продаже, продажа и хранение указанной продукции на территории Российской Федерации осуществлены ответчиком, по мнению суда, истцом не представлены.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции.

С целью установления факта использования в вакцине, производимой ответчиком, изобретения истца судом апелляционной инстанции определением от 30.09.2010 была назначена повторная комплексная судебная патентно-техническая экспертиза, которая подтвердила выводы первоначальной экспертизы от 23.11.2009 об использовании в продукте ответчика всех, за исключением одного, признаков, указанных в формуле изобретения истца. При этом для проведения указанной экспертизы была также предоставлена новая инструкция по применению вакцины против гепатита В рекомбинантной (рДНК), суспензия для внутримышечного введения, производства компании ответчика, утвержденная главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко 13.04.2010 № 01–11/66–10, в которой были уточнены характеристики штамма дрожжей, используемого при производстве вакцины ответчика. Однако для экспертов остался спорным вопрос об эквивалентности одного из признаков независимого пункта формулы изобретения, в результате чего в суд апелляционной инстанции были представлены два экспертных заключения от 26.10.2010: одно, выполненное экспертом Тарантулом В.З., утверждавшим, что в вакцине ответчика использованы все признаки, приведенные в независимых пунктах изобретения, и другое — совместное заключение экспертов Белкова В.М. и Лившица В. А., которыми сделан вывод о неиспользовании одного признака.

С учетом выводов эксперта Тарантула В.З. по поставленным вопросам, суд апелляционной инстанции признал, что вакцина ответчика содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимых пунктах формулы изобретения по патенту № 223105, то есть изобретение истца используется в спорной вакцине ответчика.

Исходя из того, что вакцина, производимая ответчиком, зарегистрирована Федеральной службой в сфере здравоохранения и социального развития, что между ответчиком и ООО «Эпидбиомед-Импекс» был заключен контракт N° EXP/EPID/01–2007 от 15.03.2007 на поставку названной вакцины в Россию, суд апелляционной инстанции признал, что ответчик предлагает к продаже и вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации вакцину гепатита В (рДНК) собственного производства.

Поскольку право на использование патента истца у ответчика отсутствует, соглашение о передаче исключительных прав на использование указанного изобретения между истцом (патентообладателем) и ответчиком не заключалось, суд апелляционной инстанции удовлетворил исковые требования.

Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции.

Вместе с тем судами апелляционной и кассационной инстанций не учтено следующее.

В соответствии со статьей 1350 Гражданского кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Компания «Комбиотех», обращаясь в Роспатент с заявками на выдачу патентов на рекомбинантную вакцину для профилактики вирусного гепатита В, а также на штаммы дрожжей, используемых при производстве данной вакцины, указывала на то, что в изобретении используются новые, ранее не известные и не используемые другими производителями вакцин для профилактики вирусного гепатита В штаммы дрожжей, что и определяет новизну и изобретательский уровень изобретения.

Наличие новизны, то есть неизвестность продукта (вакцины) из сведений, входящих в уровень техники, подтверждено решениями Палаты по патентным спорам от 9.04.2010 и 23.12.2010, которыми отказано в удовлетворении возражений компании «Серум инститьют оф Индия» против предоставления правовой охраны изобретению по патенту № 2238105. Эти возражения против патента были мотивированы несоответствием патента признакам «новизна» и «изобретательский уровень» вследствие известности патентов, используемых компанией «Серум инститьют оф Индия» для производства своей вакцины. Палата по патентным спорам оставила в силе указанный патент, признав техническое решение истца соответствующим условиям патентоспособности. При этом оценивалось наличие «мировой новизны» изобретения, поскольку сведения, входящие в уровень техники, которые проверялись экспертами, не ограничены какими-либо территориальными рамками. Это означает, что в имеющемся на дату подачи заявки уровне техники не было выявлено техническое решение, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле оцениваемого изобретения.

При таких обстоятельствах выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины ответчика (производство которой началось за несколько лет до даты приоритета по патенту № 2238105) используется изобретение истца, то есть все признаки изобретения противоречат решению Роспатента о регистрации изобретения и указанным решениям Палаты по патентным спорам, что нарушает принцип правовой определенности.

Кроме того, следует согласиться с выводами суда первой инстанции о том, что поставка ответчиком товара в Российскую Федерацию осуществлялась на условиях CIP Moscow Международных правил толкования торговых терминов «Инкотермс 2000».

Согласно указанным условиям поставки в обязанности компании «Серум инститьют оф Индия» (поставщика) входит осуществление действий, связанных с вывозом продукции с территории Индии. При этом обязательства поставщика считаются выполненными с момента передачи товара первому перевозчику. Действия, связанные с ввозом товара на таможенную территорию Российской Федерации, осуществляются покупателем (российская компания). Других доказательств совершения ответчиком действий по ввозу, предложению к продаже, продаже и хранению указанной продукции на территории Российской Федерации истцом не представлено.

Регистрация Федеральной службой в сфере здравоохранения и социального развития вакцины гепатита В производства компании «Серум инститьют оф Индия» также не свидетельствует об использовании ответчиком изобретения истца по смыслу статьи 1350 Гражданского кодекса и не является нарушением исключительных прав. Указанный вывод соответствует правовой позиции президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 16.06.2009 № 2578/09.

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права.

Исходя из изложенного, дело подлежит направлению в президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации для пересмотра принятых по делу судебных актов в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, коллегия судей Высшего арбитражного суда Российской Федерации определила:

передать дело № А40-66073/09-51-579 Арбитражного суда города Москвы в президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.05.2011».

Завершилось рассмотрение данного спора тем, что президиум ВАС РФ 31 января 2012 г. постановил: «Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.05.2011 по делу № А40-66073/09-51-579 Арбитражного суда города Москвы отменить. Решение Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2010 по указанному делу оставить без изменения».

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании п. 5 части 3 ст. 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Итак, ВАС РФ подчеркнул, что выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины ответчика используется изобретение истца, противоречат решению Роспатента о регистрации изобретения и указанным решениям Палаты по патентным спорам, что нарушает принцип правовой определенности. Чтобы понять, о какой правовой определенности идет речь, приведем извлечение из решения Роспатента, принятого при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам по названному патенту.

«Кроме того, можно также отметить, что технический результат от использования вакцины по оспариваемому патенту достигается за счет введения в состав вакцины основных активных компонентов поверхностных антигенов вируса гепатита В се-ротипов ad и/или ау, полученных культивированием штаммов дрожжей Pichia angusta VKPM Y-2412 и VKM Y-2924D. При этом, как уже говорилось выше, дрожжи Pichia angusta VKPM Y-2412 позволяют добиться более высоких уровней синтеза и существенно важным является то, что в штамме-продуценте нарушен ген МОХ, под контролем регуляторных областей (промотора) которого находится рекомбинантный ген, кодирующий антиген».

Тем самым в решении Роспатента сказано о том, что сравниваемые штаммы (по патенту и из противопоставленных ссылок) обеспечивают разный технический результат. При такой констатации технического результата понятно, что в дальнейшем, при рассмотрении спора о правонарушении, невозможно рассматривать эти известные до даты приоритета патента штаммы как эквивалентные признаки, так как одним из условий признания признака эквивалентным является достижение сравниваемыми признаками одного и того же технического результата. Подчеркну: одного и того же технического результата, а не схожих в чем-то технических результатов.

Коллегия судей ВАС РФ поддержала решение суда первой инстанции в том, что новизна и изобретательский уровень изобретения по патенту истца согласно действующему в Российской Федерации законодательству определяются именно использованием ранее неизвестного штамма и правовая охрана по данному патенту не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду Pichia angusta (Hansenula Polymorpha).

Ничем иным, как использованием положений доктрины эстоппель, назвать мотивацию судебного акта нельзя.

Список литературы

  1. Верещагин А. Прецедентное право: теперь и в Poccuu //
  2. Джермакян В. Ю. Доктрина эстоппель в спорах о нарушении патентов // Патенты и лицензии. 2011. № 6.
  3. Еременко В. О применении теории эквивалентов в рамках евразийской патентной системы // Изобретательство. 2011. № 10.
  4. Морская О.Г., Аверьянов A. M. Применение понятия «эквивалентный признак» при установлении факта использования изобретения (полезной модели). М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.


  1. Джермакян В. Ю. Доктрина эстоппель в спорах о нарушении патентов // Патенты и лицензии. 2011. № 6. С. 16.
  2. Под доктриной эстоппель понимается процессуальный принцип в праве, согласно которому сторона спора утрачивает право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих притязаний (например, в силу состоявшегося ранее судебного решения), именуется также как «запрет на довод».
  3. Еременко В. О применении теории эквивалентов в рамках евразийской патентной системы // Изобретательство, 2011. № 10.
  4. Морская О.Г., Аверьянов A. M. Применение понятия «эквивалентный признак» при установлении факта использования изобретения (полезной модели). М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. С. 54–55.
  5. Верещагин А. Прецедентное право: теперь и в Poccии

Поделиться:
Вернуться назад