Прости, учитель, но я уже давно не ученик

Ни когда не думал, что придется критиковать статью Э. П. Скорнякова¹, человека, которого я глубоко уважаю и чьи лекции по патентной экспертизе слушал в 1971—1973 гг., будучи молодым экспертом ВНИИГПЭ. В своей статье Э. П. Скорняков, критикуя высказанные мною положения о формуле изобретения на применение, сослался на четыре мои статьи, но ничего не сказал о статье², с которой собственно и начался «бунт на корабле» в отношении формулы, изложенной по форме: применение вещества, А по назначению X. Хотя именно в этой статье, опубликованной после состоявшейся в октябре 2007 г. в Роспатенте 11-й научно-практической конференции, было показано, что патентное ведомство в то время³ пыталось дать нормативное толкование объекта изобретения по формуле «применение вещества, А по назначению X», только как способа, но не продукта. Если бы эта новелла вошла в Административный регламент по изобретениям⁴, то сотни действующих российских и евразийских патентов, патентная формула в которых изложена по структуре: применение вещества, А по назначению X, оказались бы за бортом, и для зарубежных производителей дженериков открывалась возможность беспрепятственного ввоза лекарственных средств, то есть по существу легализовалась поставка контрафактных лекарств.

Не буду комментировать каждую из высказанных Э. П. Скорняковым позиций в отношении патентной формулы на применение: где она используется, а где нет, почему она не приведена в действующих нормах патентного права и т. п., так как об этом уже много написано. Не в этих вопросах суть, а в том, что в 2007 г. была сделана, может, и неосознанная, но настойчивая попытка полностью уничтожить формулу изобретения на применение и заодно создать видимость неопределенности объема прав по патентам с формулой изобретения на применение. Однако если вдуматься, то никаких оснований для такой смуты не было, так как еще в известной Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74) Госкомизобре-тений СССР в п. 7.27 приведен пример формулы изобретения на применение: «Применение рефрактометра в качестве термометрического датчика для измерения малых вариаций температуры прозрачных жидкостей». В этом же пункте отмечено: «Название изобретения в этих случаях должно отображать тот объект, к которому относится данное применение, т. е. выражать новое назначение известного объекта. Изобретение, охарактеризованное в приведенной формуле, должно быть названо «термометрический датчик», т. к. рефрактометр здесь используется как термометрический датчик для измерения малых вариаций температуры прозрачных жидкостей».

Обратите внимание: формула изобретения на применение, а в качестве изобретения рассматривается объект -устройство (термометрический датчик). Собственно, в этом примере уже дан ответ на вопрос: что характеризует применение по объему прав в таких случаях: непосредственно устройство с новым назначением или некий способ (процесс) использования устройства. Ответ однозначно прописан в названной инструкции, в которой сказано, что в этом случае объектом является именно термометрический датчик (термометрический датчик для измерения малых вариаций температуры прозрачных жидкостей).

Если объектом является термометрический датчик, то в отношении какого объекта должно устанавливаться правонарушение? Неужели в отношении лошади Пржевальского? И нет никаких отличий в установлении объекта правонарушения в зависимости от того, выдан ли патент на применение устройства по назначению X или на применение вещества по назначению X, когда объект отличается только признаком, определяющим новое назначение.

Обратимся к выводам и предложениям Э. П. Скорнякова в отношении изобретений на применение. Э. П. Скорняков: «Что может быть объектом изобретения данного вида? В первую очередь, конечно, вещество, так как исследование именно этого объекта может привести к обнаружению новых, ранее не известных свойств конкретного вещества, которые позволяют использовать его по новому назначению. Автору, несмотря на огромный практический опыт работы патентным экспертом (49 лет стажа), не удалось столкнуться хотя бы с одним убедительным примером использования известного устройства по новому назначению».

Если с первой частью данного высказывания нет разногласий, так как объектом изобретения в формуле изобретения на применение в подавляющем большинстве случаев действительно является именно вещество, то вторая его часть о неизвестности использования известных устройств по новому назначению явно ошибочна. Приведу лишь небольшую часть таких изобретений начиная со времен СССР.

Авторское свидетельство СССР № 1132310, объект — конденсатор. Формула изобретения — применение ленточного маховика в качестве конденсатора.

Авторское свидетельство СССР № 1123097, объект — преобразователь поверхностных акустических волн. Формула изобретения — применение регистра сдвига на плоских магнитных доменах в качестве преобразователя поверхностных акустических волн.

Авторское свидетельство СССР № 1075085, объект — датчик экстремальных температур. Формула изобретения — применение туннельного диода в качестве датчика экстремальных температур.

Авторское свидетельство СССР № 991116, объект — противоокислитель-ная упаковка для металлической стружки. Формула изобретения — применение кварцевой ткани в качестве противоокис-лительной упаковки для металлической стружки при переплавке ее в шахтной печи.

Из российских изобретений для примера обратим внимание на заявку РФ № 2010142565 (дата публикации 27 апреля 2012 г.). Формула изобретения — применение спирально-проводникового выпрямителя в качестве конвертора электромагнитного излучения (проводится экспертиза по существу). Насколько данные примеры убедительны, не мне судить, но они есть.

Э. П. Скорняков: «Попытки создания искусственной формулы на применение способа, предпринятые В. Ю. Джермакя-ном в статье [1], не выдерживают никакой критики. Приведенный им условный пример такой формулы: «Применение 0,3–0,5%-ного водного раствора, А в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, предусматривающее ежедневное введение названного средства в организм больного в течение 5–10 дней» — яркий пример нарушения требования единства изобретения. Здесь в одной формуле изобретения охарактеризованы два объекта: на применение и на способ лечения. Такая формула изобретения была бы отвергнута экспертом со ссылкой на нарушение требования единства изобретения».

Тезис «здесь в одной формуле изобретения охарактеризованы два объекта: на применение и на способ лечения» порочен в своей основе, так как применение не является объектом изобретения. П. 1 ст. 1350 ГК РФ установлено только два объекта изобретения — продукт и способ. И опровергать данный факт не имеет смысла.

Применение — один из видов формулы изобретения на продукт или способ, и я пишу об этом начиная со статьи⁵, в которой отмечено, что при установлении факта использования изобретения с формулой на применение продукта, в зависимости от совокупности составляющих ее признаков, формула может и должна рассматриваться или как характеризующая непосредственно продукт, или как характеризующая непосредственно способ. Только по совокупности признаков, входящих в формулу изобретения, можно установить объект (продукт или способ), и никак иначе.

В рассмотренном условном примере нет нарушения единства изобретения, так как в одном пункте оно определяется взаимообусловленностью признаков, и уже давно допускается включать в формулу изобретения признаки разных объектов. Единство изобретения в одном пункте считается нарушенным в случае, когда указанные в формуле признаки не связаны между собой ни выполняемой функцией, ни достигаемым техническим результатом. Вид формулы изобретения -применение сам по себе не определяет, соблюдено ли в совокупности признаков единство одного изобретения или нет.

Мнение Э. П. Скорнякова о том, что эксперт отвергнет такую формулу, конечно, круто, но эксперт не может это сделать. Он не может совершить то, что не предусмотрено ни одним из действующих нормативных документов и к тому же противоречит обширной реальной экспертной практике, один из свежайших примеров которой представлен ниже.

В патенте РФ № 2448158 п. 2 и 3 формулы изобретения изложены по форме «применение» и содержат признаки, характеризующие не только конкретно применяемое вещество, но и признаки способа его использования при лечении:

«2. Применение препарата форте-лизин для лечения инфаркта миокарда путем введения внутривенно в дозе 15 мг (2235000 ME), при этом содержимое флакона 5 мг (745000 ME) перед введением препарата разводят в 5 мл 0,9%-ного раствора натрия хлорида.

3. Применение препарата форте-лизин для лечения инфаркта миокарда путем введения двумя болюсами — 10 мг (1490000 ME) одномоментно и через 30 мин. — оставшиеся 5 мг (745000 ME) или путем введения 10 мг (1490000 ME) болюсно и оставшихся 5 мг (745000 ME) внутривенно инфузионно в 50 мл 0,9%-ного раствора натрия».

По моему мнению, в отношении таких формул изобретения на применение объектом по п. 2 и 3 является способ, так как наряду с признаками используемого вещества в них указаны признаки (действия, приемы), которые в совокупности характеризуют именно способ лечения, со всеми вытекающими из этого последствиями установления использования такого изобретения.

Э. П. Скорняков: «Еще один аспект рассматриваемой проблемы состоит в том, что трудно определить, когда наступает это применение. Например, получен патент с формулой: «Применение вещества X в. качестве лекарственного препарата». Возникает вопрос: к какому моменту действия этого патента следует отнести факт применения? К моменту, когда этот препарат поглощает больной, или к тому моменту, когда врач выписывает ему рецепт с указанием этого препарата к применению? Это не праздный вопрос, так как от ответа на него зависит, кого считать нарушителем патента. Опять возникает спорная ситуация».

Что же тут трудного? Смог ведь автор рассматриваемой статьи, будучи судебным экспертом, установить правонарушение по патенту РФ № 2168993 (подробнее об этом ниже), и суд запретил ответчику использовать изобретение истца при производстве и любом другом введении в хозяйственный оборот именно лекарственного препарата, несмотря на то, что патент выдан с формулой изобретения в первом пункте на применение вещества, а во втором — на способ лечения.

Слово «применение» в формуле изобретения такого типа определяет не процесс во времени (осуществление конкретных действий, приемов), а характеризует возможность реализации нового назначения, ранее неизвестного для объекта. Формула изобретения на применение вещества X в. качестве лекарственного препарата подчеркивает в таком изложении всего лишь изобретательский уровень изобретения, который оценивается не по признакам самого вещества X как некой субстанции, а по ранее неизвестной способности использовать (применить, воплотить, реализовать) известное вещество X по новому утилитарному назначению благодаря установлению ранее неизвестных его свойств.

Словосочетание «применение вещества X в. качестве лекарственного препарата» никакого отношения к утилитарному использованию вещества не имеет. Бессмысленно обсуждать момент наступления правонарушения на применение, опираясь только на семантику слова «применение». Это ложная посылка, так как применение само по себе, в отрыве от применяемого объекта, не может быть утилитарно использовано.

Лекарственное средство как товар, поступивший в продажу, уже считается изготовленным с использованием изобретения по такому патенту. Все последующие действия с лекарственным средством, ранее введенным в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с согласия правообладателя, относятся к действиям, не являющимся нарушением исключительного права (ст. 1359 ГК РФ). Поэтому ни врач, ни больной не являются субъектами возможного нарушения патентных прав на такое изобретение, так как они — добросовестные пользователи той запатентованной продукции, права на которую уже исчерпаны при легальном ее поступлении в торговую или иную разрешенную распределительную сеть.

Проблема с такими патентами возникает не у врачей или больных, а у производителей лекарств, пытающихся, минуя патентообладателя, вывести их (путем ввоза или производства на российской территории) на российский рынок.

Э. П. Скорняков: «В. Ю. Джермакян считает, что формула на применение распространяет свое действие не только на непосредственное использование вещества, но и ввоз и продажу этого вещества, обосновывая это ссылкой на европейские авторитеты».

Я никогда не утверждал, что формула на применение распространяет свое действие на вещество как таковое, безотносительно его назначения. Я всегда говорил о распространении действия патента с такой формулой изобретения на вещество с указанием его конкретного назначения, предопределившего выдачу патента с формулой изобретения на применение. Никто лекарственные средства в виде обезличенных веществ россыпью ввозить не может. Любые лекарственные средства могут поставляться на рынок только при наличии маркировки, отвечающей условиям ст. 46 («Маркировка лекарственных средств») федерального закона Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Не могу поверить, что Э. П. Скорняков не знает о проекте изменений в ГК РФ. В отношении изобретений на применение там есть два дополнения. Ст. 1350 в проекте содержит норму в измененном виде. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Обращаю внимание, что применение продукта или способа по определенному назначению отнесено к продукту или способу, и никакого третьего объекта изобретения — применения в законе как не было, так и не будет.

Ст. 1358 проекта содержит дополнительно новую норму. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 п. 10⁶ в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в форме применения продукта по определенному назначению. Поэтому нет смысла вновь комментировать противоположные мнения специалистов ЕАПВ и Роспатента, на чьи публикации сослался автор рассматриваемой статьи, тем более что их мнения не подтверждены ни одним судебным решением. Суды, наоборот, принимали решения в полной противоположности мнению оппонентов, которые полагали, что неизвестно, в отношении какого объекта — продукта или способа — должно устанавливаться правонарушение по формуле изобретения на применение вещества, А по назначению X.

Десятый Арбитражный апелляционный суд постановлением от 28 сентября 2010 г. по делу № А41-31159/09 запретил ответчику использовать принадлежащий истцу патент РФ № 2168993 при производстве и любом другом введении в хозяйственный оборот лекарственного препарата с целью продажи для получения прибыли (дохода).

Формула изобретения по патенту РФ № 2168993 изложена следующим образом:

• Применение 2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцината для парентеральных инъекций в качестве антиан-гинального средства при лечении нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда.
• Способ лечения ишемической болезни сердца, нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда, включающий традиционную терапию пролонгированными нитратами, антагонистами кальция, бета-адреноблокаторами, отличающийся тем, что в указанную терапию включен 2-этил-6-метил-3-окси-пиридина сукцинат путем парентеральных инъекций 2–3 раза в сутки в разовой дозе 0,1–0,2 г через каждые 8–12 ч. в течение 4–12 дней».

Независимо от дальнейшей судьбы патента⁷ выводы суда о противоправном использовании изобретения на применение именно в продукте ответчика, а не в способе лечения остались неизменными.

По другому патенту РФ № 2373938 на объект — пиразолпиримидиноны для лечения импотенции, с формулой изобретения на применение правонарушитель ввозил из-за рубежа лекарственные средства и пытался доказать, что он не является нарушителем патента, поскольку данный патент, по его мнению, следует толковать как охраняющий способ, а способ при ввозе лекарств им не осуществляется.

Формула изобретения: «Применение 5-[2-этокси-5-(4-метил-1-пипера-зинилсульфонил)-фенил]-1-метил-3-н-пропил-1,6-дигидро-7Н-пиразоло[4,3-d] пиримидин-7-она или его фармацевтически приемлемой соли для орального лечения эректильной дисфункции у мужчин».

После того как правонарушителю объяснили ошибочность его позиции и пояснили возможность применения санкций по ст. 147 «Нарушение изобретательских и патентных прав» УК РФ, разум возобладал, и в 2011 г. несанкционированный ввоз лекарств был прекращен.

Э. П. Скорняков: «Еще один аспект, который следует учитывать, говоря об использовании формулы изобретения на применение в ее классическом виде, состоит в том, что она не использует многозвенную структуру». Лучше привести несколько патентов с многозвенной формулой изобретения на применение, содержащей зависимые пункты, чем комментировать «еще один аспект».

Патент РФ № 2114860, в котором есть независимый п. 11 формулы изобретения на применение и зависимые от него п. 12 и 13, построенные по классической схеме соподчиненности зависимых пунктов:

«11. Применение 2-амино-6-метокси-9-/3-D-арабинофуранозил-ЭН-пурина в качестве активного ингредиента фармацевтической композиции, обладающей противоопухолевой активностью.

12. Применение по п. 11, где опухолевым заболеванием является Т-кле-точное лимфопролиферативное заболевание.

13. Применение по п. 12, где Т-кле-точным лимфопролиферативным заболеванием является лейкемия или злокачественная лимфома»

Патент РФ № 2280453, в котором имеется независимый п. 11 формулы изобретения на применение и зависимый от него п. 12:

«11. Применение металлоксидных пигментов в качестве фотостабилизатора для препаратов бривудина для местного применения.

12. Применение по п. 11 одного или более чем одного пигмента, выбранного из группы, состоящей из диоксида титана, железооксидного пигмента и оксида цинка».

Патент РФ № 2448973, в котором имеется один независимый пункт формулы изобретения на применение и 11 зависимых от него пунктов.

Патент ЕАПВ № 002659 с одним независимым пунктом формулы изобретения на применение и шестью зависимыми от него пунктами, и многие другие патенты РФ и ЕАПВ.

Э. П. Скорняков: «И наконец, следует учитывать: возможный срок действия исключительного права на изобретение может быть продлен только в отношении изобретения, относящегося к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату». Далее автор делает вывод, что «это обстоятельство является еще одним ограничением использования формулы изобретения на применение».

В статье⁸, на которую ссылается Э. П. Скорняков, было отмечено, что под «изобретением, относящимся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату», должно пониматься существо изобретения независимо от формы изложения формулы изобретения, и из словосочетания «изобретение относится к лекарственному средству» не следует со всей очевидностью и однозначностью, что это только такое изобретение, которое в родовом понятии формулы изобретения охарактеризовано именно как лекарственное средство.

Только сказанным выше можно объяснить состоявшееся продление срока действия нижеприведенных патентов с формулами изобретения на применение. К ним относится приведенный выше патент РФ № 2114860, срок действия которого Роспатент продлил в 2009 г. до 19 июля 2016 г. в отношении п. 7, 11, 12 и 13 формулы изобретения. При этом п. 7 относится к фармацевтической композиции, а п. 11, 12 и 13 — к применению композиции.

Срок действия другого патента РФ № 2260013 был продлен в 2010 г. в отношении независимого п. 6 формулы изобретения на применение: «6. Применение производного 6-меркаптоциклодекстрина общей формулы I по п. 1 для изготовления лекарственного средства для реверсирования нейромышечной блокады, индуцированной лекарственным средством». И такие патенты не единичны.

Э. П. Скорняков: «Исследуя рассматриваемую проблему, можно сделать вывод, что формула изобретения на применение в ее классическом варианте ущербна. Где же выход?».

Выход автор рассматриваемой статьи видит в использовании патентной формулы типа: «Лекарственный препарат, характеризующийся тем, что в своем составе он содержит вещество X» и полагает, что только такая формула изобретения, именуемая в США формулой «с этикеткой», прямо указывает на объект правовой охраны. К тому же только такая формула изобретения позволяет использовать зависимые пункты.

Мнение о невозможности использования зависимых пунктов в формуле изобретения на применение, как ранее было проиллюстрировано примерами, ошибочно. Относительно предложения воспринять американский опыт изложения формулы изобретения «с этикеткой» вместо формулы изобретения на применение отмечу, что уже было показано⁹, чем и когда может быть ущербна формула изобретения, в которой заявлено не применение вещества по новому назначению, а само вещество, отличающееся только новым назначением. Ущербность вытекает из правила 12.05 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, в котором указано: «Притязание на вещество X для использования в качестве катализатора не будет считаться новым по сравнению с тем же веществом, известным как краситель, если упомянутое использование не подразумевает специфических особенностей вещества (например, присутствие определенных добавок), которые отличают его от известного вещества».

Нельзя не учитывать данное правило при изначальном выборе в российской заявке редакции формулы изобретения, если изобретение будет далее патентоваться в зарубежных странах, но никто и не запрещает выбирать формулу изобретения на свой вкус. Рекомендуя использовать ту или иную формулу изобретения, «с этикеткой» или без оной, нельзя походя утверждать, что объем прав (сфера установления правонарушения) с формулой изобретения на применение вещества, А по новому назначению X, якобы, не определен или затруднен в определении.

Сегодня объект правонарушения по патенту с формулой изобретения — применение вещества, А по назначению X (в ее классическом представлении, см. формулу по патенту РФ № 2168993) уже однозначно определен судом, а вводимые в ГК РФ дополнения нормативно закрепляют имеющуюся практику.

Так стоит ли вновь будоражить общественность и наводить тень на плетень в отношении изобретений на применение?

1. Скорняков Э. П. Еще раз о формуле изобретения на применение // Патентный поверенный. 2012. № 2. С. 25.
2. Джермакян В. Ю. Формула на применение, или Все за, а Баба-яга против // Патенты и лицензии. 2007. № 12. С. 2.
3. Критика подействовала на Роспатент, и сейчас в рекомендациях и руководстве по экспертизе изобретений все вернулось на круги своя в отношении формулы изобретения на применение.
4. Патенты и лицензии. 2009. № 8. С. 17.
5. Джермакян В. Ю. Что охраняет формула на применение продукта?//Патентный поверенный. 2005. № 6. С. 23.
6. «Ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение
или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец».
7. Был аннулирован Роспатентом при рассмотрении в Палате по патентным спорам 15 октября 2010 г.
8. Джермакян В. Ю. Продление срока действия патента с формулой на применение, или Европа нам поможет // Патенты и лицензии. 2010. № 10. С. 10.
9. Джермакян В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации: постатейный комментарий, практика применения, размышления М.: ИНИЦ «Патент», 2011.