В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем Вам установить более современный браузер.

Chrome Safari Firefox Opera IE  
ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ
практикующие с 1959 г.
 
Версия для печати

Суд соблюдает принцип правовой определенности при оценке эквивалентных признаков изобретения

27 Апреля 2015
В моих ранних публикациях1 уже рассматривался вопрос об использовании в российской судебной практике правил, которые присущи доктрине эстоппель2, и приводилось судебное рассмотрение, когда президиум ВАС РФ постановлением от 31 января 2012 г. № 11025/11 завершил спор по иску о нарушении патента РФ № 2238105 на изобретение «Рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В», поддержав решение суда первой инстанции, отказавшего в удовлетворении иска о нарушении патента. В своем постановлении президиум ВАС РФ указал, что вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины ответчика используется изобретение истца, противоречит решению Роспатента о регистрации изобретения и решениям Палаты по патентным спорам, что нарушает принцип правовой определенности (выделено мною. - В.Д.), то есть впервые в российской судебной практике суд высшей инстанции, поддержав решение суда первой инстанции, не признавшего эквивалентность признаков и нарушение патента, принял во внимание мотивации, высказанные патентообладателем в защиту патента № 2238105 при рассмотрении в Роспатенте возражения против его выдачи.

Читая решение Палаты по патентным спорам Роспатента, сохранившей патент РФ № 2238105, нетрудно заметить отмеченный в решении довод о том, что сравниваемые штаммы (по патенту и из противопоставленных ссылок) обеспечивают разный технический результат (выделено мною. - В.Д.), что в принципе не позволяет при рассмотрении спора о правонарушении признавать эти, известные до даты приоритета патента штаммы как эквивалентные признаки, так как одним из условий признания признака эквивалентным является достижение сравниваемыми признаками одного и того же технического результата, а не разных.

Завершая свою предыдущую статью, я в 2012 г. с надеждой отметил: «Могу предположить, что «лед тронулся», и хотя доктрина эстоппель как таковая словесно не упомянута в постановлении Президиума ВАС РФ, но ее положения при рассмотрении вопроса об эквивалентности признаков были использованы и, в первую очередь, судом первой инстанции, решение которого оставлено в силе Постановлением Президиума ВАС РФ».

Уже в 2014 г. в споре о нарушении другого патента суд принял во внимание мотивации в отношении оценки сущности признаков, сделанные ранее в решении Палаты по патентным спорам Роспатента (постановление от 12 декабря 2014 г. по делу № А14-12505/2013 Суда по интеллектуальным правам), не позволяющие отнести рассматриваемые признаки к эквивалентным. Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу истца на решение Арбитражного суда Воронежской области от 17 июня 2014 г. и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2014 г., принятые по делу № А14-12505/2013, по исковому заявлению истца к ответчику об обязании прекратить нарушение исключительных прав по патенту РФ № 2088390 на изобретение «Способ алюмотермической сварки рельсов» с приоритетом от 3 декабря 1996 г., не нашел оснований для отмены судебных актов. Решением Арбитражного суда Воронежской области от 17 июня 2014 г., оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2014 г., в удовлетворении требований было отказано.

Не станем описывать все перипетии спора и разные экспертные заключения, а только отметим те мотивации из постановления от 12 декабря 2014 г., которые имеют отношение к рассматриваемому нами вопросу. Суд первой инстанции исходил из того, что из совокупности представленных в материалах дела доказательств следует, что ответчик выполнял работы по сварке железнодорожных путей, используя метод промежуточного литья по технологии фирмы «Электро-Термит ГмбХ энд К° КГ» («Elektro-Thermit GmbH & С0 KG») (Германия). Сопоставив содержащиеся в формуле изобретения, охраняемого патентом РФ № 2088390, признаки изобретения с описанием способа алюми-нотермитной сварки рельсов методом промежуточного литья по технологии фирмы «Электро-Термит ГмбХ энд К° КГ», изложенным в технологической инструкции по алюминотермитной сварке рельсов методом промежуточного литья по технологии фирмы, с учетом всех представленных заключений экспертов, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в способе алюминотермитной сварки рельсов этим методом использован не каждый признак изобретения по патенту РФ № 2088390, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему.

Суд первой инстанции указал, что вывод об эквивалентности сопоставляемых признаков, сделанный двумя экспертами, не может быть признан судом обоснованным, поскольку решением Палаты по патентным спорам от 9 апреля 2004 г. № 96122657/02 (029455) было отказано в удовлетворении возражения от 28 июля 2003 г. от имени фирмы «Электро-Термит ГмбХ энд К0 КГ» против выдачи патента РФ № 2088390, и патент оставлен в силе, что свидетельствует о наличии различий в сопоставляемых признаках и достигаемом с их помощью результате.

Небезынтересно отметить, что суд первой инстанции в своем решении по делу от 17 июня 2014 г. № А14-12505/ 2013 при рассмотрении спора о нарушении патента № 2088390, подчеркнул, что «данные выводы суда соответствуют правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации № 11025/11 от 31.01.2012», то есть суд опирался на судебную позицию из ранее приведенного нами дела о нарушнии патента РФ № 2238105.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов. Суд по интеллектуальным правам, исходя из обоснования иска и доводов кассационной жалобы, не нашел оснований для отмены судебных актов и указал, в частности, что при рассмотрении настоящего спора истец обосновывал исковые требования тем, что ответчик в своей хозяйственной деятельности незаконно использовал изобретение «Способ алю-мотермической сварки рельсов», охраняемое патентом РФ № 2088390. Вместе с тем, как следует из оспариваемых судебных актов, истец не представил надлежащих доказательств, бесспорно свидетельствующих, что ответчик нарушил исключительные права истца. Довод истца о том, что судами нижестоящих инстанций не были оценены заключение специалиста - патентного поверенного и экспертное заключение Уральского государственного университета путей сообщения, суд кассационной инстанции отклонил, отметив, что ранее указанные доказательства были оценены наряду с другими.

Суд кассационной инстанции отметил: «Судами данные доказательства не приняты во внимание, как опровергнутые иными доказательствами, совокупности которых судами дана надлежащая правовая оценка, в том числе решением Палаты по патентным спорам № 96122657/02 (029455) от 9.04.2004, которым было отказано в удовлетворении возражения от 28.07.2003 от имени фирмы «Электро-Термит ГмбХ энд К° КГ» (Германия) против выдачи патента Российской Федерации № 2088390, и указанный патент оставлен в силе, что свидетельствует о наличии различий в сопоставляемых признаках и достигаемом с их помощью результате».

Как видим, теперь уже Суд по интеллектуальным правам при оценке эквивалентности признаков принял во внимание доказательства различий между сопоставляемыми признаками и достигаемым результатом, отмеченные Палатой по патентным спорам Роспатента при рассмотрении возражения против выдачи патента. Отрадно, что Суд по интеллектуальным правам занял правовую позицию, изложенную в деле, рассмотренном в 2012 г. президиумом ВАС РФ, завершившим спор по иску о нарушении патента РФ № 2238105 и положившим начало применению российскими судами правил доктрины эстоппель при определении эквивалентности признаков в спорах о нарушении патентов.

  1. Джермакян В.Ю. Президиум ВАС РФ и доктрина эстоппель // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2012. № 6; Джермакян В.Ю. Но отсутствие слова не означает отсутствие явле-ния // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 2.
  2. В общем виде доктрина эстоппель устанавливает запрет на использование теории эквивалентов и расширительного толкования объема правовой охраны изобретения в случае, если патентообладатель делал какие-либо ограничивающие объем притязаний заявления в ходе делопроизводства по получению патента (включая повторную экспертизу).
Поделиться:
Вернуться назад