В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем Вам установить более современный браузер.

Chrome Safari Firefox Opera IE  
ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ
практикующие с 1959 г.
 
Версия для печати

Волшебные слова «техническое решение задачи»

1 Мая 2012

Часть I

История возникновения указанных в аннотации слов происходит из глубины советской эпохи1. Авторы этих слов, судя по всему, даже не подозревали о том, какие возможности они в себе таят. Изначально они фактически не выполняли функции критерия изобретения и имели в большей мере пафосный смысл, указывающий на то, что в условиях общегосударственной собственности в СССР изобретения являются источником технического прогресса, а не какого-то чуждого нам частного капиталистического бизнеса. По этой причине было совершенно естественным то, что даже еще в 1991 г., в преддверии распада СССР и перевода экономики на рыночные отношения, а затем в 1992 г. законом СССР «Об изобретениях в СССР» и Патентным законом РФ определение понятия «изобретение» через техническое решение было исключено. Вместо этого был включен перечень решений, которые являются принципиально непатентоспособными, то есть данная часть отечественного законодательства была приведена в соответствие с давно устоявшимися международными стандартами. Эти международные стандарты законодательно не закрепляют определение понятия «изобретение», тем не менее содержат методологические подходы по отнесению исследуемого изобретения к тем, которые они относят к принципиально непатентоспособным, перечисленным в открытом перечне.

Заметьте, отнесение не к техническим или нетехническим решениям, с общетехнической точки зрения, а к тем, которые включены в указанный перечень. Однако при этом действительно употребляются термины «технические признаки», «технический результат», «техническая проблема» и т. п. К этому замечанию мы еще вернемся, а сейчас только отметим, что в указанном перечне нет таких явно нетехнических решений, каковыми являются, например, решения, относящиеся к штаммам микроорганизмов (объекты живого мира к технике не относятся), и, наоборот, явно технические решения, относящиеся непосредственно к технике, например программы для ЭВМ, в этот перечень включены. То есть международные нормы, применяя указанные технические понятия, исходят из законодательно установленной основы, предусматривающей перечень принципиально непатентоспособных изобретений, в который включены как технические, так и нетехнические решения. При этом указанный перечень является открытым. Однако вопреки вожделенному желанию Роспатента включить в п. 5 ст. 1350 ГК РФ слово «в частности», делающее открытым перечень принципиально непатентоспособных изобретений, чтобы потом было можно как угодно широко его толковать через нетехнический характер результата (снижение коэффициента трения, предотвращение заклинивания и еще список глубинных технических результатов, установленный Административным регламентом по изобретениям2, в который неправомерно включены такие не технические, а биологические результаты, как улучшение кровоснабжения органа и т. п.), Европейское патентное ведомство (ЕПВ), как и все национальные патентные ведомства развитых стран мира, очень строго, бережно и системно относятся к возможности отнесения исследуемых изобретений к этому перечню. При этом они руководствуются тем, что расширение перечня должно производиться прецедентными решениями высших судебных органов на основе вырабатываемой позиции специализированных судов. Недаром указанный перечень сам представляет собой международный стандарт. По сути, он не расширяется десятилетиями. Периодически меняются методологические подходы к наиболее сложным решениям, включенным в этот перечень. К ним, в первую очередь, относятся программы для ЭВМ. Мы же пытаемся этот перечень определять своим «национальным инструментом» -кувалдой.

Столкнувшись с неведомыми в СССР проблемами массового поступления заявок на изобретения на всякие бизнес-методы и связанные с ними банковские карточки, этикетки, упаковки и прочую явно нетехническую ерунду, мы вначале, в 1999 г., уточнили Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, решив ту часть указанной проблемы, которая относится к условным обозначениям на материальном носителе информации (словесные, изобразительные, комбинированные обозначения). Эти уточнения основывались на принципиально верной идеологии: такие признаки должны исключаться при оценке соответствия изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» как характеризующие иное решение наряду с заявленным изобретением. Поэтому в случаях, когда отличительными от прототипа были только такие признаки или они наряду с другими отличительными признаками были известны из уровня техники, изобретение признавалось либо не новым, либо не соответствующим изобретательскому уровню.

Указанное изменение было принято после острой дискуссии среди специалистов Роспатента. Превалировала точка зрения, сформировавшаяся еще в советский период, когда между изобретением и объектом техники ставился знак тождества: характер изобретения и достигаемый изобретением результат не могут зависеть от выбора прототипа. Обоснование было следующее. Изобретение выражается совокупностью его существенных признаков, признаки характеризуют материальные объекты. Из этого следует, что перегруппировка этих признаков (из отличительной в ограничительную часть формулы изобретения или наоборот) представляет собой формально логическое действие, не изменяющее совокупность существенных признаков и материальный объект, который как таковой не меняется в связи с изменением прототипа. Следовательно, независимо от этой перегруппировки признаков (изменение прототипа), если изобретение является техническим, то оно, как говорят, и в Африке будет техническим. Если дает какой-то результат, то и этот результат будет неизменным. Иными словами, этот методологический подход заключался в том, что решение признается нетехническим (относящимся к тем, которые включены в перечень принципиально непатентоспособных изобретений), если совокупность признаков независимого пункта формулы изобретения характеризует такое принципиально непатентоспособное изобретение. Если есть хотя бы один технический признак, то такое изобретение не должно признаваться относящимся к указанному перечню изобретений. При этом, что наиболее важно, нетехнические признаки логически не вычленялись (не отбрасывались) при оценке новизны и изобретательского уровня изобретения.

Однако такой подход, если говорить односложно, просто недоразумение. При таком подходе практически невозможно отказать в выдаче патента по причине принципиальной непатентоспособности изобретения. Как уже говорилось в упомянутой статье, международные нормы в этой части были в тот период принципиально иными, какими и остаются в настоящее время. И характер решения (технический или нетехнический), и результат, на достижение которого направлено изобретение, зависят от прототипа, то есть от вклада в предшествующий уровень техники, который определяется отличительными от прототипа признаками. Решение по дискуссии было принято на самом высоком уровне Роспатента. Однако до сих пор, судя по высказываниям как бывших и настоящих сотрудников Роспатента, так и патентных поверенных, остались сторонники этой нелепой позиции.

Однако проблема условных обозначений на материальных носителях — самая простая в сравнении с остальными, к которым также относятся математические решения и особенно бизнес-методы (правила интеллектуальной или хозяйственной деятельности). И совсем особую группу составляют программы для ЭВМ.

Когда дело дошло до необходимости решить и эти части указанной проблемы, коллеги из Роспатента все же попытались разобраться в сути подходов ЕПВ. Эта попытка закончилась пониманием того, что эти европейские подходы сводятся к выяснению характера результата, на достижение которого направлено изобретение: если технический характер, то изобретение, если нет, то и патента нет.

В 2003 г. в Патентный закон РФ были внесены слова «техническое решение задачи», в которых самым волшебным словом на тот момент стало слово «техническое». Под это были изданы Правила (ведомственный нормативный правовой акт), в которых установлено: вне зависимости от того, какими признаками характеризуется изобретение, в том числе и отличительными от прототипа, если результат, на достижение которого направлено изобретение, имеет нетехнический характер, значит, и решение нетехническое, относящееся к перечню принципиально непатентоспособных решений, который установлен Патентным законом.

Все бы хорошо, но начали возникать споры, из которых стало понятно, что этот подход, с одной стороны, прост, как угол дома, а с другой — слишком универсальный, поскольку одно и то же изобретение можно отнести как к техническим, так и к нетехническим решениям, манипулируя только характером результата (как в известном диалоге: «Сколько будет дважды два? А сколько вам надо?»). И тогда произошла необычная для Роспатента история. По инициативе руководителей ФИПС была организована встреча всех заместителей директора ФИПС с узким кругом бывших известных специалистов ВНИИГПЭ, а потом и ФИПС, определявших многие годы методологическую базу отечественной патентной экспертизы. На этой встрече были профессионально обсуждены проблемы методологии отнесения решений к перечисленным в Патентном законе РФ как принципиально непатентоспособным. В результате было принято согласованное концептуальное решение.

После этой встречи были продолжены обсуждения уже редакционных тонкостей методологии и в итоге разработаны, в частности, те части действующих административных регламентов Роспатента по изобретениям и полезным моделям, которые относятся к признанию решений принципиально непатентоспособными как не являющимися техническими решениями. Такая форма разработки нормативно-правовых актов — одна из наиболее приемлемых, поскольку предусматривает условия для тщательной и профессиональной проработки вопросов без каких-либо псевдопрофессиональных амбиций, характерных для различных форумов с президиумом и трибуной.

Таким образом, была принята установленная Европейской патентной конвенцией (ЕПК) и Договором РСТ методология отнесения изобретений к принципиально непатентоспособным. Ее принцип заключается в оценке характера вклада изобретения в предшествующий уровень техники. При необходимости дополнительно к этому оцениваются характер результата, на достижение которого направлено изобретение, и характер проблемы, разрешаемой изобретением. На тот момент все участвующие в разработке методологии действительно не знали о происходивших судебных (в Германии) и административных (в ЕПВ) процессах, закончившихся в 2010 г. корректировкой ее применения. Вместо применения для оценки принципиальной непатентоспособности изобретения, как это было ранее, она стала применяться для оценки новизны и изобретательского уровня.

Из статьей О. Л. Алексеевой3 и В. А. Мещерякова4 всем стало известно о намерениях Роспатента использовать в нормативном плане не только слово «техническое», но и слова «решение» и «задача». Если не достигается результат (любой, а не только тот, который выражается в расширении арсенала средств того же назначения), то нет решения, а стало быть, и патента. Если заявитель или патентообладатель вносит изменения в формулу изобретения, включая в нее признаки, раскрытые в первоначальном описании изобретения, и при этом (что естественно) меняет формулировку задачи на не указанную в первоначальных материалах заявки, то эта новая совокупность признаков не принимается к рассмотрению как направленная на решение задачи, изначально не решавшейся в этой заявке. И все это преподносится как гармонизация отечественного законодательства с европейским. При этом некоторые настоящие и бывшие эксперты ФИПС с удовлетворением отмечают: чтобы мы делали без определения в нашем законе понятия «изобретение» через техническое решение задачи? Действительно, чтобы бы делали? Может быть, быстрее стали догонять в этом весь цивилизованный мир? А то ведь что получилось: международные стандарты не содержат указанных трех волшебных слов, а все равно являются общепризнанными в мире, к которым мы, как безнадежные аутсайдеры, никак не можем адаптироваться.

ЕПК (как показано в указанной статье Мещерякова) слово «решение» не рассматривает как некий критерий патентоспособности, позволяющий патентному ведомству далее толковать его, как говорят, в силу своей испорченности. Вместо этого международные нормы точно определяют границы изобретения. Изобретение должно представлять, отражая материальные объекты (способы и продукты), преодоление технической проблемы, присущей прототипу, с получением результатов, которые также, хотя и называются техническими, но представляют собой любые результаты, не достигаемые прототипом, в том числе в виде преимуществ над прототипом, предельно возможное из которых — простое расширение средств того же назначения. Эти границы предельно широки, выход за них означает невозможность реализации изобретением своего назначения. Мы же эти границы пытаемся сузить до величины, не существующей в этих международных нормах, до недостижимости изобретением любого технического результата, в том числе в виде преимущества над прототипом.

ЕПК (как показано в моей статье) слово «задача» (одно из трех магических слов), как и технический результат, не рассматривает в качестве критерия ограничения выбора признаков, раскрытых в первоначальном описании изобретения, для включения их в формулу изобретения. Этим критерием является условие единства изобретения.

И, наконец, слово «техническое». О нем — ниже. В совокупности мы увидим, что применение слов «техническое решение задачи» в качестве некоего универсального требования к выдаче патента на изобретение в руках Роспатента приобретает очертания кувалды, перед которой такие традиционные международные стандарты, как «новизна» и «изобретательский уровень», блекнут и приобретают некий вспомогательный, субкритериальный характер.

Часть II

Европейский опыт

Традиционно в практике Германии, как и ЕПВ, используется терминология «вклад изобретения в предшествующий уровень техники». Под этим вкладом понимают все изобретение (совокупность признаков формулы изобретения). Однако при этом обстоятельством, определяющим наличие этого вклада, являются признаки, отличающие изобретение от его прототипа. Логика простая: есть отличительные от прототипа признаки, и они не известны из предшествующего уровня техники, значит, что-то добавилось к этому уровню. Нет этих признаков или они есть, но известны из уровня техники, нет и вклада, поскольку изобретение как совокупность признаков уже содержится в этом уровне либо представляет собой компиляцию из порознь содержащихся в этом уровне частей и соответствующих научных знаний.

На таком подходе и построена методология оценки новизны и изобретательского уровня. И тут мы подходим к специфике германского и европейского применения методики оценки новизны и особенно изобретательского уровня. Патентный закон ФРГ, как и ЕПК, признает изобретение не новым, если оно является частью предшествующего уровня техники (не вносит вклад в этот уровень). Несоответствие изобретения изобретательскому уровню признается указанными законодательными актами, если изобретение с очевидностью для специалиста вытекает из предшествующего уровня техники. И вот тут существует специфика практики применения закона патентным ведомством и патентным судом ФРГ и ЕПВ.

Патентный суд ФРГ, как и ЕПВ, оценивая изобретательский уровень, действует по существу так же, как и мы. Они оценивают наличие признаков, отличающих исследуемое изобретение от его прототипа, а далее — известность этих отличительных признаков из предшествующего уровня техники (сейчас мы не учитываем европейское применение так называемых субкритериев изобретательского уровня, несколько раздвигающих формальные рамки очевидности для специалиста). Но в отличие от нас, они в случае установления отсутствия отличительных от прототипа признаков или их известности из предшествующего уровня и очевидности вытекания этих признаков из этого уровня делают вывод, что такое изобретение не вносит вклад в предшествующий уровень техники и по этой причине не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По сути это же обстоятельство (отсутствие вклада в предшествующий уровень техники) патентным ведомством и патентным судом ФРГ, как и ЕПВ, применялось в качестве основания для вывода о том, что такое изобретение является принципиально непатентоспособным, как входящее в перечень принципиально непатентоспособных изобретений. То есть, оценивая возможность отнесения изобретения к принципиально непатентоспособным, Германия и ЕПК оценивали не известность вклада изобретения в уровень техники, а его характер: технический или нетехнический (характер отличительных от прототипа признаков).

При этом под нетехническим характером этого вклада понимался тот, который определяется характерными особенностями изобретений, включенных в перечень принципиально непатентоспособных изобретений, а не тем, что этот вклад не создает таких технических результатов, как снижение трения и тому подобных технических параметров, которые у нас на практике (см. ниже) применяются в качестве достаточного условия для признания решения нетехническим. Если у этого вклада признавался нетехнический характер (в указанном понимании европейцами), делался вывод, что такое изобретение не вносит вклад в предшествующий уровень техники, поскольку этот вклад также должен быть только техническим, то есть характерным для предшествующего уровня техники. А состоит J предшествующий уровень техники только из принципиально патентоспособных изобретений (в него не входят принципиально непатентоспособные изобретения, перечисленные в перечне), с которыми и сравниваются исследуемые изобретения при оценке новизны, изобретательского уровня, достаточности раскрытия изобретения и промышленной применимости.

Естественно, такая двойственность недопустима для законодательства и его применения. Как говорят, что-то здесь не так. Либо закон не отвечает одному из базовых требований законодательной техники о недопустимости дублирования содержания положений закона, определяющих разные правовые основания, либо применение этих положений является результатом их неправильного толкования.

По этим причинам и на основании прецедентных судебных решений ФРГ в Руководство ЕПВ по экспертизе (в редакции от 1 апреля 2010 г.) были включены правила, которые указанная методология отнесения изобретения к принципиально непатентоспособным предписывает применять в качестве методологии оценки изобретательского уровня.

Обратите при этом внимание, что судебные прецеденты, о которых речь, приняты на основании анализа изобретений, относящихся к компьютерным программам. По сути применение старого подхода при оценке принципиальной патентоспособности изобретений на основе нетехнического характера вклада изобретения в уровень техники не вызывало восприятия обозначенной двойственности. На нее обратили внимание, столкнувшись с проблемами отнесения компьютерных программ к принципиально непатентоспособным. Сами компьютерные программы являются сугубо техническими объектами, а изобретения, относящиеся к ним, — техническими решениями (они условно отнесены к произведениям литературы и охраняются в режиме авторского права). Программа для ЭВМ, содержащаяся на ее носителе, при функционировании определяет физическое состояние материального объекта через определенную систему электрических сигналов. Изменение программы для ЭВМ приводит к изменению физического состояния материального объекта.

Именно поэтому к ним не применим рафинированный подход отнесения к принципиально непатентоспособным изобретениям, основанный на характере вклада: он всегда, с одной стороны, технический, а с другой, характерный для компьютерных программ. Эта особенность программ для ЭВМ до настоящего времени препятствует выработке в мировой практике универсального подхода дифференциации всех программ для ЭВМ на те, которые можно признать принципиально патентоспособными, и на те, которые нельзя признать таковыми.

В такой ситуации необходимо было принять концептуальное решение о том, каким образом относиться к признакам, характеризующим программы для ЭВМ: любые признаки, ее характеризующие, не относить к вкладу в уровень техники или каким-то образом делить эти признаки на те, которые включаются во вклад и те, которые в него не включаются. Мир пошел по второму пути — дифференцированному. Но тогда встал вопрос: что является критерием такого деления? Первый простейший методологический шаг в разграничении этих признаков был сделан в мире давно и применялся и у нас в СССР. Он заключается в том, что признаки, характеризующие программу для ЭВМ, выполняющую функции средства управления машиной или процессом, считаются теми, которые характеризуют принципиально патентоспособное решение, относящееся к программам для ЭВМ. А вот ответ на вопрос, как относиться к программам, которые, скажем, замкнуты на себя, мир до сих пор не сформулировал. Но поиски ответа ведутся интенсивно.

Так, ЕПК на этот вопрос дает следующие обобщенные подходы. Цитируем фрагменты п. 2.3.6 Руководства ЕПВ по экспертизе: «Основы рассмотрения патентоспособности относительно формул для компьютерных программ, в принципе, являются теми же, что и у других предметов. Правда программы для компьютеров включены в список перечисленных в ст. 52 (2) предметов, но если заявляемый предмет несет в себе технический характер, он не исключен из патентоспособности согласно положениям ст. 52 (2) и (3). Кроме того, операция обработки данных, управляемая компьютерной программой, может быть технически осуществленной посредством специальных кругооборотов, и выполнение программы всегда несет физический эффект, например электрические потоки. Согласно Т 1173/97 такой нормальный физический эффект сам по себе недостаточен для признания технического характера компьютерной программы. Но если компьютерная программа способна при использовании на компьютере вызвать дополнительный технический результат, выходящий за пределы этого нормального физического эффекта, она не исключается из патентоспособности. Этот дополнительный технический результат может быть известен в уровне техники. Другой технический результат, который предоставляет технический характер компьютерной программе, может быть найден, например, в контрольной системе производственного процесса или в обработке данных, которые представляют предметы, непосредственно во внутреннем функционировании компьютера или его интерфейсов под влиянием программы, и может влиять, например, на эффективность или безопасность процесса, управление требуемыми компьютерными ресурсами или скорость передачи данных в коммуникационной связи. Поэтому компьютерную программу можно считать изобретением в пределах значения ст. 52 (1), если программа в состоянии при использовании на компьютере вызвать дополнительный технический эффект, который ведет дальше нормальных физических взаимодействий между программой и компьютером».

В американской практике происходят аналогичные процессы выработки подходов. В 2008 г. в США был принят судебный прецедент, устанавливающий ограничения на выдачу патента на программный продукт. Патент на изобретение, относящееся к программному продукту, не выдается, если оно «не прошло стадию физической трансформации» или «не привязано к определенной машине». При этом суд однозначно установил, что персональный компьютер не является такой определенной машиной. Тем не менее американские специалисты признают, что и этот обобщенный подход, сформулированный как прохождение физической трансформации, не указывает определенных границ отделения принципиально патентоспособных изобретений, относящихся к программам для ЭВМ, от принципиально непатентоспособных.

Обратите внимание, что сама методология оценки характера вклада в предшествующий уровень техники (технический или нетехнический) не претерпела никаких изменений5. Признаемся, что в период написания статьи мы не знали, что Руководство ЕПВ по экспертизе в редакции 2010 г. предусматривает применение указанной методологии не для отнесения изобретений к принципиально непатентоспособным, а для оценки изобретательского уровня. Правда, уже тогда мы обратили внимание, что в этой редакции были моменты, заставляющие задуматься о том, для оценки соблюдения каких требований к выдаче патента она должна применяться: для отнесения к принципиально непатентоспособным или для отрицания изобретательского уровня? Они сформулированы весьма противоречиво.

Например, смотрим последний абзац п. 2.3.6: «Любой заявляемый объект, определяющий или использующий технические средства, считается изобретением в значении ст. 52 (1) (Т 258/03, OJ 12/004, 575). Если заявляемый объект не имеет, на первый взгляд, технического характера, он должен быть отклонен по ст. 52 (2) и (3). Если объект проходит этот тест на наличие технического признака, эксперт должен тогда продолжить экспертизу рассмотрением вопроса новизны, изобретательского уровня. Для оценки наличия изобретательского уровня эксперт должен установить объективную техническую проблему, которую нужно решить (см. IV, 11.5.2). Решение этой проблемы составляет технический вклад изобретения в уровень техники. Присутствие такого технического вклада устанавливает, что заявляемый объект имеет технический характер и поэтому, действительно, является изобретением. Если такая объективная техническая проблема не найдена, заявляемый объект не удовлетворяет, по крайней мере, требованию изобретательского уровня, потому что не может быть никакого технического вклада в уровень техники и формула должна быть отклонена на этом основании».

Смотрите, с одной стороны, говорится: «Присутствие такого технического вклада устанавливает, что заявляемый объект имеет технический характер и поэтому, действительно, является изобретением». С другой: «Если такая объективная техническая проблема не найдена, заявляемый объект не удовлетворяет, по крайней мере, требованию изобретательского уровня, потому что не может быть никакого технического вклада в уровень техники…» Эти противоречивые фразы мы в своей статье оценили так: «Поскольку нетехнические признаки отбрасываются, то в ситуации, когда все отличительные признаки нетехнические, остается только совокупность технических признаков, совпадающих с прототипом. Это означает, что такое изобретение (без учета отброшенных признаков) не является новым и, тем более, не соответствует изобретательскому уровню…».

Теперь же, с учетом статьи О. Л. Алексеевой и судебных (Германии) и административных (ЕПВ) материалов, стало ясно, что характер вклада в уровень техники оценивается в соответствии с ЕПК для установления изобретательского уровня. Тем не менее мы, несмотря на то, что являемся убежденными сторонниками гармонизации отечественной нормативно-правовой базы в области интеллектуальной собственности с лучшими международными нормами, в данном случае не разделяем позицию, высказанную О. Л. Алексеевой: «С очевидностью встает вопрос: не позаимствовать ли России этот подход для проверки принципиальной патентоспособности изобретения по основанию, установленному п. 1 ст. 1350 Кодекса (технический характер заявленного решения?)».

Почему не разделяем, да еще и с очевидностью? Во-первых, не разделяем в том видении этого подхода, который представлен автором указанной статьи в совокупности с другими требованиями к выдаче патента, о чем подробно говорится в статье6.

Во-вторых, в принципе можно принять этот европейский подход, но его преимущества над прежним, с учетом нижеприведенных доводов, неочевидны.

Начнем сугубо с теории вопроса. Что за методология предусмотрена действующей редакцией Руководства ЕПВ по экспертизе? Принципиально непатентоспособным признается теперь только решение, состоящее исключительно из нетехнических признаков. Если же хотя бы один из признаков, характеризующих изобретение, является техническим, необходимо переходить на оценку новизны и изобретательского уровня. Но теперь отрицать новизну и изобретательский уровень можно не только в случаях, когда вклад изобретения в предшествующий уровень техники (отличительные от прототипа признаки) отсутствует по причине, что отличительные признаки входят в этот уровень, а еще и потому, что являются нетехническими как характеризующие принципиально непатентоспособные изобретения.

Как уже отмечалось, причиной такого изменения в Европе стала необходимость упорядочить применение вклада в предшествующий уровень техники: исключить его параллельное применение для разных правовых оснований — отрицания новизны и изобретательского уровня, с одной стороны, и для отнесения изобретения к перечню принципиально непатентоспособных. У нас же этой проблемы, по меньшей мере в практике применения законодательства, нет. Наша нормативно-правовая база не содержит понятия «вклад изобретения в предшествующий уровень техники» в качестве условия определения как новизны и изобретательского уровня, так и принципиальной непатентоспособности изобретения. Правда, у нас под этим же самым вкладом понимают отличительные от прототипа признаки. Однако обратите внимание: у них уровень техники рассматривается как объект, в который изобретение, чтобы оно считалось патентоспособным, должно вносить вклад, у нас -как объект, из которого это изобретение должно с очевидностью для специалиста вытекать.

Речь идет опять же о практике применения законодательства. Но, что самое интересное, и у них, и у нас методология, определяющая «их» вклад и «наши» отличительные от прототипа признаки, одна и та же, как при оценке известности этого вклада или этих отличительных от прототипа признаков из уровня техники, так и при оценке технического (или нетехнического) характера вклада и признаков. Тут необходимо обратить особое внимание, что мы говорим о той нашей методологии оценке технического характера отличительных от прототипа признаков, которая представлена в Административных регламентах по изобретениям и полезным моделям, а не в Руководстве Роспатента по экспертизе, где она «слегка» деформирована, и еще в большей степени ее пытается деформировать автор комментируемой статьи «Работа над ошибками». Поэтому представителям Роспатента, которые полагают, что воспроизведение отечественным законодательством законодательства, принятого Европой, приведет к упрощению методологии отнесения решений к принципиально непатентоспособным, придется подождать до лучших для них времен.

Давайте посмотрим на эту проблему с учетом природы изобретений, включенных в указанный перечень принципиально непатентоспособных. Они разные. Самые простые для понимания этой природы — изобретения, относящиеся к представлению информации. Они, как лакмусовая бумага, контрастно ее иллюстрируют. Смотрите. Только представление информации — принципиально непатентоспособный объект. Спрашивается: в природе существует информация без ее материального носителя? Ответ однозначен: нет. Следовательно, изобретение, относящееся к этому виду принципиально непатентоспособных объектов, всегда характеризуется хотя бы одним не информационным признаком, а признаком его материального носителя. Значит, в природе нет такого вида принципиально непатентоспособных изобретений, как относящихся к представлению информации. Зачем же они включены в национальные законы и в международные нормы? Однако этот парадокс исчезает, если под представлением информации понимать не совокупность признаков, ее характеризующих, включая материальный носитель, а только отличительные от прототипа признаки — только признаки, характеризующие содержание самой информации. То есть, если все, что предложено заявителем как нечто новое, заключается в ином содержании информации, то заявлено именно представление информации. Мы уже «наступили на грабли» в середине 1990-х гг., когда в массовом порядке в Роспатент стали поступать заявки на книги, упаковки товаров, фантики для конфет, бланки документов и пр., в которых отличительные от прототипа признаки представлены содержанием информации (словесными, изобразительными и комбинированными обозначениями). Желающие могут ознакомиться с массивом выданных нами в тот период патентов на такие «изобретения» с формулами, вызывающими неподдельный восторг. Не исключено, что среди них можно найти фрагменты из произведений А. С. Пушкина. И тогда нормативно эта проблема была решена именно на соответствующем природе этих объектов методологическом подходе.

Принятый недавно в Европе подход, хотя тоже решает эту проблему, но все-таки слегка «наступая на наши грабли» в части соответствия природе принципиально непатентоспособных изобретений. Обратите внимание на содержание п. 2.3.7 Руководства ЕПВ по экспертизе: «Представление информации, определенной исключительно содержанием информации, не является патентоспособным. Это применяется в случае, если формула направлена на само представление информации (например, акустические сигналы, произносимые слова, визуальные представления, книги, определенные их содержанием, граммофонные записи, определенные записанным музыкальным отрывком… Если, однако, представление информации несет в себе новый технический признак, то патентоспособный предмет может быть найден в информационном носителе или в процессе или устройстве для представления информации».

Таким образом, указанный фрагмент Руководства подтверждает, что если материальный носитель информации не имеет нового технического признака (то есть он такой, как и в прототипе), то это принципиально непатентоспособное изобретение, как и относящееся к представлению информации. Однако это противоречит принятому в 2010 г. подходу; принципиально непатентоспособное изобретение — только то, которое характеризуется только нетехническими признаками. Этот пример отражает условность принятого в Европе структурного изменения. Оно принято, с одной стороны, для решения действительно возникшей проблемы, но проблемы сугубо законодательной техники, специфической, в ущерб логике понимания природы принципиально непатентоспособных изобретений. Фактически приведенная из Руководства цитата, как и иные аналогичные его положения, означает, что представление информации является принципиально непатентоспособным изобретением только как «исключительно содержание информации», но с учетом признака, характеризующего наличие материального носителя, оно, по меньшей мере, не имеет изобретательского уровня, а если признаки, характеризующие материальный носитель, являются новыми, то это изобретение соответствует изобретательскому уровню.

Таким же контрастным свойством обладают и программы для ЭВМ, которые также не существуют без материального носителя. Если слепо воспринимать указанные структурные изменения в Европе, не осознавая отмеченную выше условность, то надо выдавать патенты на любые программы для ЭВМ, включая просто электронный носитель с программой для ЭВМ. Отказать в выдаче патента на программы для ЭВМ при таком понимании указанных структурных европейских изменений можно, только доказав отсутствие новизны или изобретательского уровня самой программы для ЭВМ как таковой. А это, как известно специалистам, тупик.

То есть указанные европейские структурные изменения двойственны: отказ в выдаче патента на представление информации или программу для ЭВМ, где все отличительные от прототипа признаки характеризуют информацию или программу для ЭВМ, всегда должен быть мотивирован отсутствием новизны или изобретательского уровня. При этом понимается, что эти отличительные от прототипа признаки характеризуют принципиально непатентоспособное изобретение. Все как в известной поговорке: говорим одно, а подразумеваем другое. Нам это надо?

Еще раз подчеркиваем, что у нас этой специфической проблемы нет. У нас сохранена логика понимания указанной природы. Она заключается в том, что под принципиально непатентоспособными изобретениями подразумевают те, которые отличаются от прототипа только признаками, характерными для этих изобретений. При этом оценивается вся совокупность признаков, в том числе и нетехнических отличительных признаков. При оценке же новизны и изобретательского уровня таких изобретений указанные нетехнические признаки отбрасываются как характеризующие иное решение, и остается только принципиально патентоспособное изобретение. Как видим, в этом подходе не применяется одно и то же положение для разных самостоятельных правовых оснований (принципиальная непатентоспособность, с одной стороны, и новизна и изобретательский уровень, с другой) и не возникает противоречие между природой этих принципиально непатентоспособных изобретений и методологическим подходом, их определяющим.

Не может считаться причиной для указанного изменения и часто применяемый тезис о том, что Патентный закон РФ в редакции 2003 г. и ГК РФ, как и международные нормы, предусматривают условие отнесения изобретения к перечню принципиально непатентоспособных (последний абзац п. 5 ст. 1350 ГК РФ): «В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых». На этот счет в журнале «Патенты и лицензии» опубликована статья7, в которой, на наш взгляд, профессионально безукоризненно приведен анализ содержания цитированного выше условия. Кстати, один из авторов этой статьи — филолог. Этот анализ показывает, что указанное условие заключается в том, что каждое из включенных в перечень принципиально непатентоспособных изобретений должно рассматриваться как таковое, а не сходное с ним в той или иной степени. То есть при отнесении исследуемого решения к тому или иному (или одновременно к нескольким) принципиально непатентоспособному изобретению, включенному в указанный перечень, его необходимо сопоставлять именно с тем (или теми) принципиально непатентоспособным (непатентоспособными) изобретением, который включен в указанный перечень, а не с похожими на него.

Изменения, принятые в Европе, также мотивированы не этим, а вышеуказанным иным условием. Это же условие существовало в Европе и при прежнем методологическом подходе. Наши же «гармо-низаторы», читая слова «касается этих объектов как таковых», относят слова «как таковых» не к тем решениям, которые включены в перечень, а, наоборот, к исследуемому изобретению. Оно, по их мнению, как таковое, должно относиться к тем, которые указаны в перечне. Отсюда и вывод: только тогда решение нетехническое, когда каждый его признак нетехнический. К этому, правда, Европа и пришла, как показано выше. Но пришла, во-первых, с пониманием этой условности, а, во-вторых, не по причине толкования указанного условия (как таковые), а для обеспечения указанной реструктуризации.

Не исключено, что Роспатент замышляет оценивать принципиальную непатентоспособность в два этапа: на первом выявляется наличие технических признаков, а на втором, при наличии хотя бы одного технического признака, делается вывод о принципиальной патентоспособности решения, а нетехнические признаки логически исключаются и переходят на этап проверки новизны и изобретательского уровня. Такой подход приемлем для практического применения, но противоречит теории. Дело в том, что исключение нетехнических признаков для проверки новизны и изобретательского уровня основано на том, что они характеризуют наряду с заявленным изобретением (техническим), иное, принципиально непатентоспособное решение. Однако это принципиально непатентоспособное решение характеризуется не только этими признаками, но и связанными с ними техническими признаками. Здесь уместна аналогия с рассмотрением альтернативно выраженных признаков. Но это противоречит общему подходу: принципиально непатентоспособное решение то, которое характеризуется только нетехническими признаками.

Рассматривая целесообразность инкорпорирования указанного европейского изменения, необходимо также учитывать, что в Договоре РСТ это изменение не произошло. То есть методология отнесения изобретений к принципиально непатентоспособным в соответствии с РСТ точно такая же, как и в ЕПВ, и до сих пор продолжает применяться для отнесения изобретений к принципиально непатентоспособным, а не для отрицания новизны и изобретательского уровня. Это и понятно: международный клуб ЕПК является только частью международного клуба РСТ. Другие страны, как и наша, могут и не производить таких структурных изменений.

Это теоретические посылы. А теперь практические. Окончание статьи.


  1. Мещеряков В.А., Кузнецов Ю. Д. Изобретение — техническое решение, или Трудный российский путь гармонизации законодательства. Часть 1 // Патентный поверенный. 2011. № 1. С. 14.
  2. Патенты и лицензии. 2009. № 8. С. 17.
  3. Алексеева О. Л. Работа над ошибками // Патентный поверенный. 2012. № 1. С. 16.
  4. Мещеряков В. А. Изменение технического результата. Части I, II // Там же. № 3. С. 12; № 4. С. 19.
  5. Мещеряков В.А., Кузнецов Ю. Д. Изобретение — техническое решение, или Трудный российский путь гармонизации законодательства. Часть II // Патентный поверенный. 2011. № 2. С. 38.
  6. Мещеряков В. А. Изменение технического результата. Части I, II // Патентный поверенный. 2012. № 3. С. 12; № 4. С. 19.
  7. Никифорова С.А., Красноперов Р. А. Филологический анализ оборота «как таковые» в нормах российского патентного права // Патенты и лицензии. 2011. № 9. С. 24.

«Патентный поверенный» №№5-6, 2012


Поделиться:
Вернуться назад