Эксперты по интеллектуальному праву о том, как должен охраняться словесный элемент в товарном знаке

При выборе обозначения для регистрации товарного знака особое внимание заявители уделяют словесному элементу. И это оправданно, так как словесные обозначения, как правило, воспринимаются и запоминаются потребителями лучше по сравнению с графическими.

Кроме того, в комбинированных обозначениях, состоящих из нескольких элементов, включая словесный и графический (к примеру, на этикетках, логотипах), основным, как правило, является словесный элемент, поскольку именно на таких элементах в первую очередь акцентируется внимание потребителей товаров и услуг при восприятии обозначения в целом, что наделяет слова особой значимостью.

Однако процесс выбора слов для словесного или комбинированного обозначения нужно начинать заранее, уже на этапе разработки логотипа. При этом игнорирование или незнание нюансов законодательства приводит к серьезным проблемам при дальнейшей регистрации товарного знака, а также при использовании логотипа без регистрации. 

В регистрации логотипа или другого обозначения в качестве товарного знака может быть отказано как по абсолютным, так и относительным основаниям. Абсолютные основания для отказа позволяют оценить сущность заявленного на регистрацию обозначения без оценки сходства данного обозначения со средствами индивидуализации других лиц, то есть определить принципиальную возможность выполнения предложенным обозначением функции, свойственной товарным знакам, а именно функции индивидуализации.

Относительные основания для отказа позволяют оценить возможность нарушения прав третьих лиц на сходные объекты в случае регистрации предложенного обозначения.

Оценить охраноспособность предложенного к регистрации обозначения с точки зрения его соответствия требованиям, предусмотренным относительными основаниями для отказа, можно посредством проведения предварительного информационного поиска с целью выявления сходных обозначений, как заявленных, так и зарегистрированных на имя третьих лиц в отношении однородных товаров, которые могли бы препятствовать регистрации заявленного обозначения.

По результатам поиска поверенный может рекомендовать клиенту внести в исследуемое обозначение определенные изменения с целью минимизации риска отказа в регистрации.

К примеру, предварительная проверка может показать, что один из словесных элементов искомого обозначения входит в состав уже зарегистрированного на имя другого лица знака в отношении интересующих заявителя товаров, и при этом совпадающий элемент является охраняемым. Даже в том случае, если совпадающий или сходный элемент не занимает в предложенном обозначении доминирующего положения, данное обстоятельство может послужить основанием для отказа в регистрации ввиду признания обозначений сходными до степени смешения на основании положений статьи 1483 ГК и п. 41-45 Правил^* ввиду звукового сходства словесных элементов, мотивируя тем, что основным элементом в комбинированном обозначении является словесный элемент, именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Например, заявитель желает, чтобы в обозначении присутствовало слово «Быстроном»^**. Проверка показывает, что есть сходные до степени смешения знаки с элементом «Быстроном» в интересующих заявителя классах, где это слово является охраняемым. Если даже заявитель сделает элемент очень маленьким и незаметным, добавит оригинальные графические элементы, риски отказа очень высоки по приведенным выше основаниям.

При этом включение в состав предложенного обозначения средства индивидуализации другого лица или сходного с ним до степени смешения может само по себе являться основанием для отказа в регистрации на основании положений п.10 ст.1483 ГК независимо от размера элемента и его положения в предложенном обозначении, даже если предложенное обозначение не ассоциируется с зарегистрированным знаком в целом.

Другой пример. Предложенное обозначение может обладать определенными признаками неохраноспособности с точки зрения абсолютных оснований для отказа как не обладающее различительной способностью и/или указывающее на свойства, назначения и другие характеристики товаров.

При этом следует четко отличать обозначения, прямо указывающие на такие характеристики, и обозначения, обладающие фантазийным характером, формирующие в сознании потребителя представление о товаре через ассоциации. Второй категорией обозначений при определенных условиях может быть предоставлена охрана. Однако, как правило, возможность регистрации “ассоциативных” знаков носит дискуссионный характер и не всегда очевидна. К примеру, словесное обозначение «Дюжина конфет»^** для товаров в 30 классе МКТУ, содержащем конфеты. Название на первый взгляд фантазийное, однако дюжина – мера поштучного счета, равная 12, а «конфеты» прямо указывают на товар. На основании п. 1 ст. 1483 ГК такому обозначению может быть отказано в регистрации как не обладающему различительной способностью.

Надо заметить, что российским законодательством допускается возможность регистрации неохраноспособных обозначений, подобных приведенному выше, однако в этом случае надо доказать «приобретенную» различительную способность, которая должна быть документально подтверждена для каждого заявляемого товара или услуги на дату приоритета заявленного обозначения. Это довольно сложная процедура, в ходе которой представляются доказательства длительного и интенсивного использования знака на территории России в отношении заявленных товаров, узнаваемости у потребителей, затраты на продвижение знака и другие сведения согласно п. 35 Правил^*.

Довольно часто заявители желают включить в регистрируемое обозначение в качестве словесных элементов часть фирменного наименования. Это допускается законодательно. Однако необходимо учитывать некоторые нюансы. Фирменное наименование является самостоятельным объектом интеллектуальной собственности. Экспертиза Роспатента, например, не проводит поиск по реестрам фирменных наименований и, если нет других препятствий, знак будет зарегистрирован. Однако может случиться так, что есть владельцы более раннего сходного фирменного наименования, о котором вам не известно. В случае однородности товаров и/или услуг, в отношении которых зарегистрирован ваш знак, и деятельности владельцев более раннего фирменного наименования регистрацию товарного знака можно оспорить.

Например, у заявителя есть ООО «Лепестки»^**. Планируется регистрация знака со словом «Лепестки». Знак может быть зарегистрирован. Однако выяснится, что до даты подачи заявки и даже до регистрации ООО заявителя существовало другое ООО со сходным названием, ведущее деятельность, аналогичную заявленным классам МКТУ, в отношении которых подана заявка. В этом случае обладатель более раннего права может оспорить знак и предъявить претензии в отношении фирменного наименования заявителя. При этом, как показывает практика, подлежит доказыванию не только факт сходства сравниваемых объектов, но и осуществление обладателем более раннего права на сходное фирменное наименование однородной деятельности на территории России.

Если же регистрация не планируется, но логотип используется, все равно существуют риски по предъявлению претензий со стороны владельцев более раннего сходного фирменного наименования.

Кроме описанных, нередки случаи включения в знак аббревиатур или цифр. Если такие элементы не имеют характерного графического исполнения, при проведении экспертизы в Роспатенте их признают неохраняемыми. При наличии доминирующего положения указанных элементов в обозначении, такому обозначению может быть отказано в регистрации в целом на основании п. 1 ст. 1483 Гражданского Кодекса. Указанные знаки могут быть зарегистрированы с предъявлением доказательств по интенсивному и длительному использованию, как было рассмотрено выше.

Пример. В уфимский офис обратился заявитель по регистрации в России обозначения SnnS^**. Обозначение является изначально неохраноспособным, так как является аббревиатурой, не имеющей различительной способности. Однако, если заявитель докажет приобретение обозначением различительной способности в результате его использования, регистрация знака может состояться.

Таким образом, выбор словесных элементов для обозначения с целью его дальнейшей регистрации представляется очень важным процессом. Практика показывает, что чем более фантазийными являются элементы обозначения (главным образом, словесные), тем выше шансы регистрации знака. Конечно, при этом необходимо помнить, что фантазии заявителя должны быть оправданными и не противоречить принципам гуманности и морали.

Приведенные примеры касались российских знаков. Однако по мере развития бизнеса и вывода продукции или услуг на зарубежные рынки появляется необходимость в охране того же товарного знака за границами РФ. Можно, конечно, в пределах России использовать один знак, а за границей другой. Но если заявителю важно наличие одного знака, необходимо уже на фазе создания логотипа учитывать факторы, связанные с особенностями регистрации в той или иной стране. Обозначения, содержащие слова на русском языке, сочетания согласных букв, описательные и потенциально описательные словесные элементы, звучащие неблагозвучно, вводящие в заблуждение, могут рассматриваться как проблемные с точки зрения регистрации за границами России.

Слово, имеющее смысл в русском языке (даже написанное в латинице), в других странах может не восприниматься потребителями или звучать неблагозвучно. Например, заявитель желает получить охрану своего знака в Китае, в котором более строгий подход для отказов по абсолютным основаниям. Так, если патентное ведомство решит, что словесный элемент вызывает «нездоровые ассоциации» у китайских потребителей, то такому обозначению может быть отказано в регистрации.

При использовании логотипа без регистрации многие ограничения по выбору словесных элементов, описанные выше, снимаются, однако владелец знака никак не защищен от претензий владельцев других исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

При выборе словесных элементов для логотипа мало учитывать только описанные требования и рекомендации, необходимо провести тщательную проверку по реестрам зарегистрированных знаков в зависимости от территории планируемой регистрации. В некоторых странах, кроме того, ведомство может отказать при наличии сходного фирменного или коммерческого наименования (например, в Финляндии), что также необходимо иметь в виду при включении словесных элементов в обозначение.

Для разработки логотипа часто обращаются в фирмы, ведущие деятельность в области графики и дизайна, но их специалисты, как правило, не обладают специальными знаниями в области интеллектуальной собственности и учитывают только пожелания клиента. На практике не проводится и предварительная проверка на наличие товарных знаков, содержащих охраняемые сходные словесные элементы.

Поэтому правильнее начинать создание своего логотипа, проанализировав все возможные риски по включению того или иного элемента в обозначение, что лучше доверить профессионалам в области товарных знаков. Это существенно снизит расходы по созданию логотипа, исключив его многократную переделку, а также повысит шансы на регистрацию знака в России или за ее пределами, максимально защитит ваши права при ведении бизнеса.

 
* Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482, зарегистрированным в Минюсте России 18 августа 2015 г., регистрационный № 38572

** выдуманный элемент