В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем Вам установить более современный браузер.

Chrome Safari Firefox Opera IE  
ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ
практикующие с 1959 г.
Меню
x
 
Версия для печати

Практика рассмотрения дел, касающихся наименований мест происхождения товаров

25 Февраля 2019

В последнее время особое внимание Правительства Российской Федерации, представителей администрации субъектов Российской Федерации, общественности, производителей товаров привлечено к таким средствам индивидуализации, которые указывают на регион происхождения товара, предполагая и гарантируя тем самым определенное качество, свойства, вкусовые и иные характеристики товара, его репутацию. Одним из основных объектов охраны, выполняющих эту задачу, является наименование места происхождения товара, правовое регулирование которого включено в российское законодательство с 1992 г.

За прошедшие годы сформировались определенные подходы в правоприменении в данной сфере. Автор статьи полагает, что читателям журнала будет интересен анализ дел по различным аспектам правоотношений, возникающих по поводу этого объекта интеллектуальной собственности.

Часть I

Исходя из дефиниции наименования места происхождения товара, сформулированной в ст. 1516 ГК РФ, выделим основные черты этого средства индивидуализации:

  • наименование места происхождения товара – это название географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования, ставшее известным в результате его использования в отношении товара,
  • особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Как известно, предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара и предоставление права использования охраняемого наименования основаны на заключении уполномоченного органа, которое подтверждает известность заявленного обозначения в отношении определенного товара, а также наличие взаимосвязи особых свойств товара, для маркировки которого предназначено данное наименование, и места его происхождения. Такое заключение необходимо, если географический объект, название которого заявлено на регистрацию в качестве наименования места происхождения товара, находится на территории Российской Федерации. Если географический объект находится за пределами России и заявителем по заявке на наименование места происхождения товара является иностранное лицо, необходимо представить подтверждение наличия у заявителя права на заявленное наименование в стране происхождения.

В практике Роспатента и судов можно выделить следующие категории споров:

  • cпоры, связанные с отказом в предоставлении охраны наименованию места происхождения товара;
  • cпоры, связанные с выдачей и отказом в выдаче заключения компетентного органа;
  • оспаривание предоставления охраны наименованию места происхождения товара и права на его использование;
  • споры о досрочном прекращении охраны наименования места происхождения товара;
  • защита права на наименование места происхождения товара.

Остановимся подробнее на каждой их приведенных категорий споров.

Споры, связанные с отказом в предоставлении охраны наименованию места происхождения товара

Отказы в предоставлении охраны наименованию места происхождения товара в основном касаются заявок на обозначения, происходящие и используемые за рубежом. Учитывая формулировку п. 2 ст. 1517 ГК РФ, Роспатент настаивает на том, чтобы заявленное обозначение охранялось в стране его происхождения именно в качестве наименования места происхождения товара.

Отметим, что подтвердить факт охраны заявленного обозначения в стране происхождения в качестве наименования места происхождения товара, как толкуют специалисты Роспатента формулировку ст. 1516 и п. 2 ст. 1517 ГК РФ, возможно только в случаях, когда законодательство страны происхождения предусматривает охрану именно наименования места происхождения товара – это могут быть некоторые страны ближнего зарубежья. Во всех остальных случаях действующая формулировка указанных норм в ее толковании Роспатентом не работает в том смысле, что препятствует получению в России охраны зарубежных обозначений. Это обусловлено тем, что существуют некоторые различия в определениях соответствующих объектов охраны в разных странах. Так, в России охрана предоставляется только наименованиям мест происхождения товаров, а, например, в Европе существует несколько видов охраны средств индивидуализации с географическим элементом, в частности:

  • охраняемое указание происхождения товара – PDO;
  • охраняемое географическое указание – PGI;
  • гарантированный традиционный продукт – TSG;
  • сертификационные знаки;
  • коллективные знаки и т.п.

Очевидно, что требования, предъявляемые к тому или иному объекту охраны, разные, и именно различия в требованиях, предъявляемых к средству индивидуализации за рубежом, и требованиях, которым должно отвечать соответствующее средство индивидуализации согласно российскому законодательству, несовпадение дефиниций объектов охраны являются препятствием для получения охраны в России.

Один из примеров – попытка компании «Напа Вэлли Винтнерс» (США) получения охраны в России для обозначения «NAPA VALLEY», используемого в США для маркировки вина (заявка № 2013744296). Решением Роспатента от 30 января 2017 г. по заявке №2013744296 было отказано в предоставлении охраны этому обозначению. По утверждению Роспатента, заявитель не представил доказательств охраны этого обозначения в стране происхождения в качестве наименования места происхождения товара, и, следовательно, данное обозначение не соответствует ст. 1516 и п. 2 ст. 1517 ГК РФ. Как следует из решения Роспатента, обозначение «NAPA VALLEY» охраняется в США в качестве сертификационного знака. По мнению Роспатента, сертификационный знак указывает на регион происхождения товара, но не фиксирует особые свойства товара, то есть правовой режим сертификационного знака отличается от режима охраны наименования места происхождения товара.

Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 5 декабря 2017 г. по делу №СИП-237/2017 не согласился с позицией Роспатента, обратив внимание на следующие обстоятельства:

  • в США географические указания охраняются в рамках системы идентификационных знаков, таких как, например, товарные знаки, коллективные знаки, сертификационные знаки;
  • обозначение «NAPA VALLEY» охраняется в США как сертификационный знак в отношении вина, причем в качествевиноматериала должен быть использован виноград, более 85% которого выращено в винодельческом регионе «NAPA VALLEY»;
  • специальным законом США определены границы этого региона и описаны особые свойства товара «вино».

Кроме того, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2018 г. по делу №СИП-237/201, принятом по результатам рассмотрения кассационной жалобы, поданной Роспатентом, отмечалось следующее. Во-первых, решением совета округа Напа компания-заявитель получила право регистрировать обозначение «NAPA VALLEY» в любой стране мира в качестве сертификационного знака или географического указания на вина. Во-вторых, ни Роспатент, ни суд первой инстанции не дали оценку праву заявителя в стране происхождения (США) с точки зрения возможности предоставления на его основе права на охрану наименования места происхождения товара в России.

При повторном рассмотрении возражения Роспатент установил обстоятельства, препятствующие предоставлению охраны обозначению «NAPA VALLEY» в качестве наименования места происхождения товара, а именно:

  • сертификационный знак «NAPA VALLEY» был зарегистрирован в США 17 ноября 2015 г., то есть после подачи в России заявки на наименование места происхождения товара (20 декабря 2013 г.), и регистрация этого сертификационного знака не содержит указания на особые свойства товара;
  • наличие у товара из региона Напа особых свойств, обусловленных местом его происхождения, согласно решению от 31 июля 2018 г. по заявке №2013744296, не является ни условием регистрации «NAPA VALLEY» в качестве американского винодельческого региона, ни условием выдачи сертификационного знака №4853438.

Таким образом, на основе предоставленных заявителем документов Роспатент сделал вывод о невозможности предоставления охраны в качестве наименования места происхождения товара обозначению, охраняемому в стране происхождения (США) как сертификационный знак, поскольку режимы охраны этих средств индивидуализации имеют существенные отличия, несмотря на присутствие в обоих случаях географического компонента.

Еще один пример отказа в предоставлении охраны в России в качестве наименования места происхождения товара касается обозначения «EMILIA», заявленного на регистрацию итальянским лицом – «Консорцио Тутела Вини Эмилиа» («Consorzio Tutela Vini Emilia»). Отказ, согласно решению Роспатента от 22 декабря 2017 г. по заявке №2014721690, был обусловлен тем, что в стране происхождения – Италии, обозначение «EMILIA» охраняется как географическое указание в отношении товара «вина белые, красные, розовые, в том числе игристые».

Обратившись к европейскому опыту, можно отметить, что маркировка с географическим компонентом обычно используется в отношении сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, вин и крепких спиртных напитков. Такие средства индивидуализации охраняются в качестве указания происхождения товаров или географического указания. В обоих случаях требуется наличие связи между продуктом, который ими обозначают, и местом его происхождения. Основное различие между этими двумя терминами заключается в том, что в случае охраняемого указания происхождения товара связь с местом происхождения должна быть более сильной (его определение в европейском законодательстве практически аналогично определению наименования места происхождения товара в ГК РФ). Качество или характеристики продукта, охраняемого в таком качестве, должны быть исключительно или преимущественно связаны с географическим местом происхождения. Как правило, это означает, что источник сырья должен находиться в месте происхождения, и обработка продукта должна также осуществляться в этом месте.

Для использования охраняемого географического указания достаточно соблюдения одного критерия, обусловленного географическим местом происхождения, будь то качество или другие характеристики продукта или просто его репутация. В российском законодательстве аналога такому объекту охраны нет, однако, возможно, в скором времени соответствующие изменения и дополнения будут внесены в ГК РФ.

По мнению специалистов, грань между указанием происхождения товара и географическим указанием очень тонкая. В Европе механизм охраны географических указаний отрабатывался многие десятилетия и даже столетия, и в основе его лежит жесткий контроль за сохранением особых свойств той или иной продукции, наименование которой связано с местом ее происхождения и является предметом охраны. Возможен даже запрет на маркировку продукции знаком «PDO» (охраняемое указание происхождения товара) на некоторый срок, если в товаре какого-либо производителя выявлены отступления от установленных особых свойств и/или иных характеристик этого товара.

Вероятно, с учетом отмеченных обстоятельств в решении Роспатента от 22 декабря 2017 г. по заявке №2014721690 указано, что свидетельство об охране обозначения «EMILIA» в Италии в качестве географического указания не подтверждает факт его охраны в качестве наименования места происхождения товара по смыслу ст. 1516 и п. 2 ст. 1517 ГК РФ, и в охране этого обозначения в России было отказано.

Суд по интеллектуальным правам 24 сентября 2018 г. рассмотрел иск об оспаривании решения Роспатента по делу «EMILIA» и признал его недействительным, в том числе в связи с отсутствием его детальной мотивации. Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя, исследовав при этом существо правовой охраны, предоставленной обозначению «EMILIA» в стране происхождения, и определив соотношение этой охраны с установленным в Российской Федерации режимом охраны наименования места происхождения товара.

Изменит ли Роспатент свою позицию относительно возможности предоставления правовой охраны обозначению «EMILIA» на территории России, узнаем в первом квартале 2019 г. – рассмотрение дела назначено на 17 января 2019 г.

Споры, связанные с выдачей и отказом в выдаче заключения уполномоченного органа

Как уже отмечалось, заключение уполномоченного органа является важнейшим элементом заявки на регистрацию наименования места происхождения товара или на предоставление права на его использование.

Рассмотрим два дела, касающиеся отказа в выдаче заключения.

Одно из них связано с намерением получить охрану обозначения «Осетинские пироги » в качестве наименования места происхождения товара. В связи с этим заявитель обратился в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, уполномоченное выдавать соответствующие заключения в отношении продовольственных товаров. Очевидно, что в заключении должно быть подтверждено нахождение заявителя в границах географического объекта – Республика Северная Осетия – Алания, и производство им товара – осетинские пироги, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Согласно принятому в Минсельхозе России регламенту для предоставления таких заключений заявитель должен также гарантировать, что все стадии производства продукции, в том числе упаковка готовой продукции, осуществляются в границах того географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара.

Минсельхоз России, руководствуясь п. 2 ст. 1516 ГК РФ и п. 3 Методических рекомендаций1, мотивировал свой отказ от 11 сентября 2017 г. №21/1174 тем, что обозначение «осетинские пироги» вошло в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства.

Напомним, что согласно п. 3 Методических рекомендаций, касающихся, кстати, не наименования места происхождения товара, а товарных знаков, для признания обозначения «вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида» необходимо установить наличие совокупности трех факторов:

  • использование обозначения в качестве названия товара специалистами соответствующей отрасли производства, работниками торговли, потребителями;
  • применение обозначения в качестве названия одного и того же товара, выпускаемого различными производителями;
  • применение обозначения длительное время.

Следует обратить особое внимание на то, что для товарного знака факт признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида делает это обозначение неохраноспособным, относит его к области публичного права, то есть исключает возможность предоставления исключительного права на него. Ситуация по наименованию места происхождения товара прямо противоположная: именно длительное использование обозначения разными производителями для маркировки одной и той же продукции с особыми свойствами, происходящей из определенного региона, и известность товара с таким наименованием указывают на потенциальную охраноспособность такого средства индивидуализации. Исключение составляют обозначения, которые стали известны как наименования товара без привязки к месту производства этого товара.

Суды согласились с позицией Минсельхоза России: «…такой продукт как осетинские пироги обладает всеми [перечисленными в Методических рекомендациях] признаками, в связи с чем обозначение «Осетинские пироги » вошло в Российской Федерации во всеобщее употребление как товар определенного вида, не связанное с местом его производства»2.

Как показывает практика Роспатента и судов по товарным знакам, не только отсутствие доказательств в отношении одного из перечисленных выше признаков, но и недостаточность представленных доказательств (оценивается, в частности, доля рынка, приходящаяся на того или иного производителя) препятствует отнесению спорного обозначения к данной категории обозначений. В судебных актах по делу о регистрации в качестве наименования места происхождения товара обозначения «Осетинские пироги» отсутствует упоминание каких-либо доказательств, на основе которых был сделан вывод Минсельхозом России и впоследствии судами о вхождении обозначения «Осетинские пироги» во всеобщее употребление в России как обозначение товара определенного вида.

Справедливости ради надо сказать, что и москвичи, и гости столицы, да и население других регионов России полюбили осетинские пироги, и маловероятно, что, наслаждаясь куском горячего пирога, кто-то полагает, что этот пирог прибыл из Осетии. Есть мнение, неоднократно озвученное в прессе, что для защиты этого продукта от подделки, защиты рецептуры и технологии производства пирогов, исторически связанных с Осетией, необходима регистрация обозначения «Осетинские пироги» в качестве наименования места происхождения товара3.

Однако традиционность и соответствие свойств и вкусовых особенностей этих пирогов вызовет сомнение, если произведенные в Осетии пироги будут доставляться в иные регионы в замороженном виде, даже если при этом будут использованы современные технологии, продлевающие срок хранения продукта. Можно ли в этом случае говорить о первозданности продукции? Не получится ли, что регистрация наименования места происхождения товара приведет к исчезновению осетинских пирогов с российских прилавков?

Некоторые из авторов этих публикаций полагали, что регистрация наименования места происхождения товара позволит правообладателю выдавать право на его использование другим лицам. Однако необходимо понимать, что при регистрации обозначения «Осетинские пироги» в качестве наименования места происхождения товара никто не сможет распоряжаться правом на это обозначение, тем более выдавать разрешения иным лицам на распространение продукции в других регионах, и, следовательно, нет оснований рассчитывать на получение финансовых преимуществ в поддержку национального бизнеса.

Другое дело касается охраняемого на территории России наименования места происхождения товара «Нарзан», регистрационный № 15. Заявитель, намереваясь получить право на использование ранее зарегистрированного наименования места происхождения товара «Нарзан» для минеральной воды, обратился в 2014 г. в Министерство здравоохранения Российской Федерации с запросом о подготовке и выдаче заключения уполномоченного органа, каковым является указанное министерство. Минздрав России отказал в выдаче заключения, обосновав свое решение тем, что «заявляемое обозначение минеральной воды «Нарзан» не содержит наименование географического объекта, в границах которого осуществляется добыча или розлив минеральной воды. Наименованием «Нарзан» исторически обозначаются минеральные воды определенного типа (подтипа) без географической привязки».

Комментируя отказ Минздрава России, отметим следующее:

  • при наличии действующей регистрации наименования места происхождения товара «Нарзан» обоснование отказа в выдаче заключения тем, что нарзан не является названием географического объекта, мягко говоря, неубедительно;
  • в результате принятия федерального закона от 4 октября 2010 г. № 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» п. 1 ст. 1516 ГК РФ был дополнен вторым абзацем следующего содержания: «Положения настоящего пункта соответственно применяются к обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта»;
  • название минеральной воды «Нарзан» является историческим названием источника, произошедшим от словосочетания «нарт-сане» – «напиток нартов», «напиток богатырей» – «Богатырь-вода»4.

Считалось, что вода обладает уни- кальными целебными свойствами и необыкновенной укрепляющей силой. При этом «нарты» – вымышленное название, так называли героев древних эпических сказаний многих кавказских народов5. Таким образом, слово «Нарзан» можно рассматривать как фантазийное.

Кроме того, в отношении минеральной воды можно привести по крайней мере еще два примера обозначений, не являющихся названием географического объекта, но получивших охрану в качестве наименования места происхождения товара. Это название минеральнойводы «Смирновская» (регистрационный № 110), которое является производным от фамилии российского врача-бальнеолога, директора управления курортов Кавказских минеральных вод Семена Алексеевича Смирнова6, а также название минеральной воды «Славяновская» – производное от фамилии российского ученого-гидрогеолога Николая Николаевича Славянова, заложившего в 1912–1914 гг. скважину № 16, c глубины 120 м которой была выведена на поверхность гидрокарбонатно-сульфатная минеральная вода с температурой 55оС – cамый горячий источник курорта г. Железноводск7.

Парадокс сложившейся в отношении обозначения «Нарзан» ситуации заключается в том, что в 1995 г. на основе заключения того же компетентного органа была предоставлена охрана наименованию места происхождения товара «Нарзан», а спустя почти 20 лет (в 2014 г.) уполномоченный орган отказал в выдаче заключения для получения права использования этого наименования, указав на отсутствие соответствующего географического объекта.

Представляется странным, что суды поддержали такую позицию уполномоченного органа, признав несостоятельной ссылку заявителя на действующую регистрацию наименования места происхождения товара «Нарзан» и на действующее свидетельство другого лица на право использования этого наименования8.

Более того, позднее (2016–2017 гг.) все тем же уполномоченным органом было выдано по крайней мере еще два положительных заключения на получение права использования наименования места происхождения товара «Нарзан», в том числе тому же заявителю – АО «Кавминкурортресурсы». Видимо, за прошедшие два года позиция уполномоченного органа в отношении происхождения обозначения «Нарзан» и его охраноспособности в качестве наименования места происхождения товара существенно изменилась.

Полагаем, что эта история с наименованием места происхождения товара «Нарзан» иллюстрирует безответственность уполномоченного органа при выдаче или отказе в выдаче заключения, которое является определяющим документом в решении вопроса о предоставлении охраны наименованию места происхождения товара и права его использования или об отказе в предоставлении.

(окончание следует)

  1. Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утверждены приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26.
  2. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 апреля 2018 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2018 г. по делу №А40-256512/2017.
  3. http://www.nykhas.ru/463221/poddelka-osetinskikh-pirogov-stanet-n/
    http://iryston.tv/ru/osetinskie-pirogi-obekt-intellektualnoj-sobstvennosti/
    http://gradus.pro/popravki-k-federal-nomu-zakonu-pomogut-zapatentovat-osetinskie-pirogi/
    http://osinform.org/65181-poddelka-osetinskih-pirogov-stanet-nevozmozhnoy.html
  4. История Нарзана // http://www.narzanwater.ru/
  5. Нарты // http://www.mifinarodov.com/n/nartyi.html
  6. Смирновский источник // https://tonkosti.ru/Смирновский источник
  7. Смирновский источник // Славяновский источник // http://www.jamtour.org/article/slavjanovskij-smirnovskij-istochniki.html
  8. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 2 июля 2015 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 октября 2015 г., постановление ФАС Московской области от 2 февраля 2016 г. по делу №А40-38812/2015.
Поделиться:
Вернуться назад