В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем Вам установить более современный браузер.

Chrome Safari Firefox Opera IE  
ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ
практикующие с 1959 г.
пїЅпїЅпїЅпїЅ
x
 
Версия для печати

Практика рассмотрения дел, касающихся наименований мест происхождения товаров

25 Февраля 2019

В последнее время особое внимание Правительства Российской Федерации, представителей администрации субъектов Российской Федерации, общественности, производителей товаров привлечено к таким средствам индивидуализации, которые указывают на регион происхождения товара, предполагая и гарантируя тем самым определенное качество, свойства, вкусовые и иные характеристики товара, его репутацию. Одним из основных объектов охраны, выполняющих эту задачу, является наименование места происхождения товара, правовое регулирование которого включено в российское законодательство с 1992 г.

За прошедшие годы сформировались определенные подходы в правоприменении в данной сфере. Автор статьи полагает, что читателям журнала будет интересен анализ дел по различным аспектам правоотношений, возникающих по поводу этого объекта интеллектуальной собственности.

Часть I

Исходя из дефиниции наименования места происхождения товара, сформулированной в ст. 1516 ГК РФ, выделим основные черты этого средства индивидуализации:

  • наименование места происхождения товара – это название географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования, ставшее известным в результате его использования в отношении товара,
  • особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Как известно, предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара и предоставление права использования охраняемого наименования основаны на заключении уполномоченного органа, которое подтверждает известность заявленного обозначения в отношении определенного товара, а также наличие взаимосвязи особых свойств товара, для маркировки которого предназначено данное наименование, и места его происхождения. Такое заключение необходимо, если географический объект, название которого заявлено на регистрацию в качестве наименования места происхождения товара, находится на территории Российской Федерации. Если географический объект находится за пределами России и заявителем по заявке на наименование места происхождения товара является иностранное лицо, необходимо представить подтверждение наличия у заявителя права на заявленное наименование в стране происхождения.

В практике Роспатента и судов можно выделить следующие категории споров:

  • cпоры, связанные с отказом в предоставлении охраны наименованию места происхождения товара;
  • cпоры, связанные с выдачей и отказом в выдаче заключения компетентного органа;
  • оспаривание предоставления охраны наименованию места происхождения товара и права на его использование;
  • споры о досрочном прекращении охраны наименования места происхождения товара;
  • защита права на наименование места происхождения товара.

Остановимся подробнее на каждой их приведенных категорий споров.

Споры, связанные с отказом в предоставлении охраны наименованию места происхождения товара

Отказы в предоставлении охраны наименованию места происхождения товара в основном касаются заявок на обозначения, происходящие и используемые за рубежом. Учитывая формулировку п. 2 ст. 1517 ГК РФ, Роспатент настаивает на том, чтобы заявленное обозначение охранялось в стране его происхождения именно в качестве наименования места происхождения товара.

Отметим, что подтвердить факт охраны заявленного обозначения в стране происхождения в качестве наименования места происхождения товара, как толкуют специалисты Роспатента формулировку ст. 1516 и п. 2 ст. 1517 ГК РФ, возможно только в случаях, когда законодательство страны происхождения предусматривает охрану именно наименования места происхождения товара – это могут быть некоторые страны ближнего зарубежья. Во всех остальных случаях действующая формулировка указанных норм в ее толковании Роспатентом не работает в том смысле, что препятствует получению в России охраны зарубежных обозначений. Это обусловлено тем, что существуют некоторые различия в определениях соответствующих объектов охраны в разных странах. Так, в России охрана предоставляется только наименованиям мест происхождения товаров, а, например, в Европе существует несколько видов охраны средств индивидуализации с географическим элементом, в частности:

  • охраняемое указание происхождения товара – PDO;
  • охраняемое географическое указание – PGI;
  • гарантированный традиционный продукт – TSG;
  • сертификационные знаки;
  • коллективные знаки и т.п.

Очевидно, что требования, предъявляемые к тому или иному объекту охраны, разные, и именно различия в требованиях, предъявляемых к средству индивидуализации за рубежом, и требованиях, которым должно отвечать соответствующее средство индивидуализации согласно российскому законодательству, несовпадение дефиниций объектов охраны являются препятствием для получения охраны в России.

Один из примеров – попытка компании «Напа Вэлли Винтнерс» (США) получения охраны в России для обозначения «NAPA VALLEY», используемого в США для маркировки вина (заявка № 2013744296). Решением Роспатента от 30 января 2017 г. по заявке №2013744296 было отказано в предоставлении охраны этому обозначению. По утверждению Роспатента, заявитель не представил доказательств охраны этого обозначения в стране происхождения в качестве наименования места происхождения товара, и, следовательно, данное обозначение не соответствует ст. 1516 и п. 2 ст. 1517 ГК РФ. Как следует из решения Роспатента, обозначение «NAPA VALLEY» охраняется в США в качестве сертификационного знака. По мнению Роспатента, сертификационный знак указывает на регион происхождения товара, но не фиксирует особые свойства товара, то есть правовой режим сертификационного знака отличается от режима охраны наименования места происхождения товара.

Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 5 декабря 2017 г. по делу №СИП-237/2017 не согласился с позицией Роспатента, обратив внимание на следующие обстоятельства:

  • в США географические указания охраняются в рамках системы идентификационных знаков, таких как, например, товарные знаки, коллективные знаки, сертификационные знаки;
  • обозначение «NAPA VALLEY» охраняется в США как сертификационный знак в отношении вина, причем в качествевиноматериала должен быть использован виноград, более 85% которого выращено в винодельческом регионе «NAPA VALLEY»;
  • специальным законом США определены границы этого региона и описаны особые свойства товара «вино».

Кроме того, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2018 г. по делу №СИП-237/201, принятом по результатам рассмотрения кассационной жалобы, поданной Роспатентом, отмечалось следующее. Во-первых, решением совета округа Напа компания-заявитель получила право регистрировать обозначение «NAPA VALLEY» в любой стране мира в качестве сертификационного знака или географического указания на вина. Во-вторых, ни Роспатент, ни суд первой инстанции не дали оценку праву заявителя в стране происхождения (США) с точки зрения возможности предоставления на его основе права на охрану наименования места происхождения товара в России.

При повторном рассмотрении возражения Роспатент установил обстоятельства, препятствующие предоставлению охраны обозначению «NAPA VALLEY» в качестве наименования места происхождения товара, а именно:

  • сертификационный знак «NAPA VALLEY» был зарегистрирован в США 17 ноября 2015 г., то есть после подачи в России заявки на наименование места происхождения товара (20 декабря 2013 г.), и регистрация этого сертификационного знака не содержит указания на особые свойства товара;
  • наличие у товара из региона Напа особых свойств, обусловленных местом его происхождения, согласно решению от 31 июля 2018 г. по заявке №2013744296, не является ни условием регистрации «NAPA VALLEY» в качестве американского винодельческого региона, ни условием выдачи сертификационного знака №4853438.

Таким образом, на основе предоставленных заявителем документов Роспатент сделал вывод о невозможности предоставления охраны в качестве наименования места происхождения товара обозначению, охраняемому в стране происхождения (США) как сертификационный знак, поскольку режимы охраны этих средств индивидуализации имеют существенные отличия, несмотря на присутствие в обоих случаях географического компонента.

Еще один пример отказа в предоставлении охраны в России в качестве наименования места происхождения товара касается обозначения «EMILIA», заявленного на регистрацию итальянским лицом – «Консорцио Тутела Вини Эмилиа» («Consorzio Tutela Vini Emilia»). Отказ, согласно решению Роспатента от 22 декабря 2017 г. по заявке №2014721690, был обусловлен тем, что в стране происхождения – Италии, обозначение «EMILIA» охраняется как географическое указание в отношении товара «вина белые, красные, розовые, в том числе игристые».

Обратившись к европейскому опыту, можно отметить, что маркировка с географическим компонентом обычно используется в отношении сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, вин и крепких спиртных напитков. Такие средства индивидуализации охраняются в качестве указания происхождения товаров или географического указания. В обоих случаях требуется наличие связи между продуктом, который ими обозначают, и местом его происхождения. Основное различие между этими двумя терминами заключается в том, что в случае охраняемого указания происхождения товара связь с местом происхождения должна быть более сильной (его определение в европейском законодательстве практически аналогично определению наименования места происхождения товара в ГК РФ). Качество или характеристики продукта, охраняемого в таком качестве, должны быть исключительно или преимущественно связаны с географическим местом происхождения. Как правило, это означает, что источник сырья должен находиться в месте происхождения, и обработка продукта должна также осуществляться в этом месте.

Для использования охраняемого географического указания достаточно соблюдения одного критерия, обусловленного географическим местом происхождения, будь то качество или другие характеристики продукта или просто его репутация. В российском законодательстве аналога такому объекту охраны нет, однако, возможно, в скором времени соответствующие изменения и дополнения будут внесены в ГК РФ.

По мнению специалистов, грань между указанием происхождения товара и географическим указанием очень тонкая. В Европе механизм охраны географических указаний отрабатывался многие десятилетия и даже столетия, и в основе его лежит жесткий контроль за сохранением особых свойств той или иной продукции, наименование которой связано с местом ее происхождения и является предметом охраны. Возможен даже запрет на маркировку продукции знаком «PDO» (охраняемое указание происхождения товара) на некоторый срок, если в товаре какого-либо производителя выявлены отступления от установленных особых свойств и/или иных характеристик этого товара.

Вероятно, с учетом отмеченных обстоятельств в решении Роспатента от 22 декабря 2017 г. по заявке №2014721690 указано, что свидетельство об охране обозначения «EMILIA» в Италии в качестве географического указания не подтверждает факт его охраны в качестве наименования места происхождения товара по смыслу ст. 1516 и п. 2 ст. 1517 ГК РФ, и в охране этого обозначения в России было отказано.

Суд по интеллектуальным правам 24 сентября 2018 г. рассмотрел иск об оспаривании решения Роспатента по делу «EMILIA» и признал его недействительным, в том числе в связи с отсутствием его детальной мотивации. Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя, исследовав при этом существо правовой охраны, предоставленной обозначению «EMILIA» в стране происхождения, и определив соотношение этой охраны с установленным в Российской Федерации режимом охраны наименования места происхождения товара.

Изменит ли Роспатент свою позицию относительно возможности предоставления правовой охраны обозначению «EMILIA» на территории России, узнаем в первом квартале 2019 г. – рассмотрение дела назначено на 17 января 2019 г.

Споры, связанные с выдачей и отказом в выдаче заключения уполномоченного органа

Как уже отмечалось, заключение уполномоченного органа является важнейшим элементом заявки на регистрацию наименования места происхождения товара или на предоставление права на его использование.

Рассмотрим два дела, касающиеся отказа в выдаче заключения.

Одно из них связано с намерением получить охрану обозначения «Осетинские пироги » в качестве наименования места происхождения товара. В связи с этим заявитель обратился в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, уполномоченное выдавать соответствующие заключения в отношении продовольственных товаров. Очевидно, что в заключении должно быть подтверждено нахождение заявителя в границах географического объекта – Республика Северная Осетия – Алания, и производство им товара – осетинские пироги, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Согласно принятому в Минсельхозе России регламенту для предоставления таких заключений заявитель должен также гарантировать, что все стадии производства продукции, в том числе упаковка готовой продукции, осуществляются в границах того географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара.

Минсельхоз России, руководствуясь п. 2 ст. 1516 ГК РФ и п. 3 Методических рекомендаций1, мотивировал свой отказ от 11 сентября 2017 г. №21/1174 тем, что обозначение «осетинские пироги» вошло в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства.

Напомним, что согласно п. 3 Методических рекомендаций, касающихся, кстати, не наименования места происхождения товара, а товарных знаков, для признания обозначения «вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида» необходимо установить наличие совокупности трех факторов:

  • использование обозначения в качестве названия товара специалистами соответствующей отрасли производства, работниками торговли, потребителями;
  • применение обозначения в качестве названия одного и того же товара, выпускаемого различными производителями;
  • применение обозначения длительное время.

Следует обратить особое внимание на то, что для товарного знака факт признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида делает это обозначение неохраноспособным, относит его к области публичного права, то есть исключает возможность предоставления исключительного права на него. Ситуация по наименованию места происхождения товара прямо противоположная: именно длительное использование обозначения разными производителями для маркировки одной и той же продукции с особыми свойствами, происходящей из определенного региона, и известность товара с таким наименованием указывают на потенциальную охраноспособность такого средства индивидуализации. Исключение составляют обозначения, которые стали известны как наименования товара без привязки к месту производства этого товара.

Суды согласились с позицией Минсельхоза России: «…такой продукт как осетинские пироги обладает всеми [перечисленными в Методических рекомендациях] признаками, в связи с чем обозначение «Осетинские пироги » вошло в Российской Федерации во всеобщее употребление как товар определенного вида, не связанное с местом его производства»2.

Как показывает практика Роспатента и судов по товарным знакам, не только отсутствие доказательств в отношении одного из перечисленных выше признаков, но и недостаточность представленных доказательств (оценивается, в частности, доля рынка, приходящаяся на того или иного производителя) препятствует отнесению спорного обозначения к данной категории обозначений. В судебных актах по делу о регистрации в качестве наименования места происхождения товара обозначения «Осетинские пироги» отсутствует упоминание каких-либо доказательств, на основе которых был сделан вывод Минсельхозом России и впоследствии судами о вхождении обозначения «Осетинские пироги» во всеобщее употребление в России как обозначение товара определенного вида.

Справедливости ради надо сказать, что и москвичи, и гости столицы, да и население других регионов России полюбили осетинские пироги, и маловероятно, что, наслаждаясь куском горячего пирога, кто-то полагает, что этот пирог прибыл из Осетии. Есть мнение, неоднократно озвученное в прессе, что для защиты этого продукта от подделки, защиты рецептуры и технологии производства пирогов, исторически связанных с Осетией, необходима регистрация обозначения «Осетинские пироги» в качестве наименования места происхождения товара3.

Однако традиционность и соответствие свойств и вкусовых особенностей этих пирогов вызовет сомнение, если произведенные в Осетии пироги будут доставляться в иные регионы в замороженном виде, даже если при этом будут использованы современные технологии, продлевающие срок хранения продукта. Можно ли в этом случае говорить о первозданности продукции? Не получится ли, что регистрация наименования места происхождения товара приведет к исчезновению осетинских пирогов с российских прилавков?

Некоторые из авторов этих публикаций полагали, что регистрация наименования места происхождения товара позволит правообладателю выдавать право на его использование другим лицам. Однако необходимо понимать, что при регистрации обозначения «Осетинские пироги» в качестве наименования места происхождения товара никто не сможет распоряжаться правом на это обозначение, тем более выдавать разрешения иным лицам на распространение продукции в других регионах, и, следовательно, нет оснований рассчитывать на получение финансовых преимуществ в поддержку национального бизнеса.

Другое дело касается охраняемого на территории России наименования места происхождения товара «Нарзан», регистрационный № 15. Заявитель, намереваясь получить право на использование ранее зарегистрированного наименования места происхождения товара «Нарзан» для минеральной воды, обратился в 2014 г. в Министерство здравоохранения Российской Федерации с запросом о подготовке и выдаче заключения уполномоченного органа, каковым является указанное министерство. Минздрав России отказал в выдаче заключения, обосновав свое решение тем, что «заявляемое обозначение минеральной воды «Нарзан» не содержит наименование географического объекта, в границах которого осуществляется добыча или розлив минеральной воды. Наименованием «Нарзан» исторически обозначаются минеральные воды определенного типа (подтипа) без географической привязки».

Комментируя отказ Минздрава России, отметим следующее:

  • при наличии действующей регистрации наименования места происхождения товара «Нарзан» обоснование отказа в выдаче заключения тем, что нарзан не является названием географического объекта, мягко говоря, неубедительно;
  • в результате принятия федерального закона от 4 октября 2010 г. № 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» п. 1 ст. 1516 ГК РФ был дополнен вторым абзацем следующего содержания: «Положения настоящего пункта соответственно применяются к обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта»;
  • название минеральной воды «Нарзан» является историческим названием источника, произошедшим от словосочетания «нарт-сане» – «напиток нартов», «напиток богатырей» – «Богатырь-вода»4.

Считалось, что вода обладает уни- кальными целебными свойствами и необыкновенной укрепляющей силой. При этом «нарты» – вымышленное название, так называли героев древних эпических сказаний многих кавказских народов5. Таким образом, слово «Нарзан» можно рассматривать как фантазийное.

Кроме того, в отношении минеральной воды можно привести по крайней мере еще два примера обозначений, не являющихся названием географического объекта, но получивших охрану в качестве наименования места происхождения товара. Это название минеральнойводы «Смирновская» (регистрационный № 110), которое является производным от фамилии российского врача-бальнеолога, директора управления курортов Кавказских минеральных вод Семена Алексеевича Смирнова6, а также название минеральной воды «Славяновская» – производное от фамилии российского ученого-гидрогеолога Николая Николаевича Славянова, заложившего в 1912–1914 гг. скважину № 16, c глубины 120 м которой была выведена на поверхность гидрокарбонатно-сульфатная минеральная вода с температурой 55оС – cамый горячий источник курорта г. Железноводск7.

Парадокс сложившейся в отношении обозначения «Нарзан» ситуации заключается в том, что в 1995 г. на основе заключения того же компетентного органа была предоставлена охрана наименованию места происхождения товара «Нарзан», а спустя почти 20 лет (в 2014 г.) уполномоченный орган отказал в выдаче заключения для получения права использования этого наименования, указав на отсутствие соответствующего географического объекта.

Представляется странным, что суды поддержали такую позицию уполномоченного органа, признав несостоятельной ссылку заявителя на действующую регистрацию наименования места происхождения товара «Нарзан» и на действующее свидетельство другого лица на право использования этого наименования8.

Более того, позднее (2016–2017 гг.) все тем же уполномоченным органом было выдано по крайней мере еще два положительных заключения на получение права использования наименования места происхождения товара «Нарзан», в том числе тому же заявителю – АО «Кавминкурортресурсы». Видимо, за прошедшие два года позиция уполномоченного органа в отношении происхождения обозначения «Нарзан» и его охраноспособности в качестве наименования места происхождения товара существенно изменилась.

Полагаем, что эта история с наименованием места происхождения товара «Нарзан» иллюстрирует безответственность уполномоченного органа при выдаче или отказе в выдаче заключения, которое является определяющим документом в решении вопроса о предоставлении охраны наименованию места происхождения товара и права его использования или об отказе в предоставлении.

Часть II

Оспаривание предоставления охраны наименованию места происхождения товара и права на его использование

Предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товаров и права на его использование может быть оспорено согласно п.2 ст.1535 ГК РФ, если охрана и/или право использования были предоставлены с нарушением требований Кодекса.

Проанализируем дело об оспаривании правовой охраны наименования места происхождения товара «Кленовая гора» (регистрационный № 82, 2005 г.). Инициатором его регистрации было ООО «Старый мастер», оно и стало первым и единственным обладателем свидетельства № 82/1 на наименование места происхождения товара «Кленовая гора».

При рассмотрении в Роспатенте возражения против предоставления правовой охраны этому наименованию и выдачи свидетельства на право пользования им, поданного в 2006 г. ЗАО «Маритурист», правообладатель в защиту регистрации утверждал, что минеральная вода «Кленовая гора» известна с 1988 г. Это подтверждалось протоколом комиссии по запасам полезных ископаемых СССР от 8 апреля 1988 г. Кроме того, экспертное решение Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии от 14 апреля 2005 г. подтверждало факт его выдачи в отношении минеральной воды из скважины 1/86, расположенной на территории санатория «Кленовая гора» в Волжском районе Республики Марий Эл, и то, что вода при промышленном розливе имеет наименование «Кленовая гора».

На основании представленных с возражением документов Роспатент установил, что из безымянной скважины, находящейся в собственности санатория «Кленовая гора», велась добыча минеральной лечебно-столовой воды, которая с 1994 г. поставлялась без какого-либо наименования различным организациям для розлива в бутылки с последующей поставкой готовой продукции в розничную сеть. С 1997 по 2003 г. вода отпускалась восьми организациям, которые использовали разные названия для сопровождения своей продукции, а именно: «Таза-Памаш», «Родник здоровья», «Медведица 3», «Кленовогорская», «Кленовая гора», о чем свидетельствовали представленные в деле этикетки продукции.

И Роспатент, и суды отметили отсутствие доказательств того, что обозначение «Кленовая гора» стало известным в результате его использования в отношении товара с особыми свойствами9. Возникает вопрос: почему при подготовке заключения компетентный орган не проверил достоверность информации о добыче и розливе воды из скважины, находящейся в собственности санатория «Кленовая гора»? Полагаем, что именно собственник этой скважины, заключавший договоры на розлив и реализацию воды, мог, во-первых, опровергнуть сведения о том, что заявитель ООО «Старый мастер» является единственным поставщиком минеральной воды, и, во-вторых, предоставить сведения, что разливаемая из одной и той же безымянной скважины минеральная вода впоследствии сопровождается (маркируется) разными названиями по усмотрению поставщика конечной продукции. С учетом этих обстоятельств предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товаров «Кленовая гора» и выдача свидетельства на право его использования были признаны недействительными.

Анализ дел в связи с оспариванием предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара и права его использования позволил выявить несколько тезисов, сформулированных Роспатентом и отражающих его позицию, и поддерживаемых судом уже более 10 лет. Для подтверждения сказанного рассмотрим следующие дела.

При оспаривании наименования места происхождения товара «Русская водка» на том основании, что в марте 2003 г. еще не были официально определены органы, уполномоченные выдавать заключения для регистрации наименования места происхождения товара, позиция суда обусловливалась тем, что Минсельхоз России на момент рассмотрения заявки являлся единственным компетентным органом, способным предоставить заключение, на основании которого было возможно рассмотрение вопроса о регистрации наименования места происхождения товара. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 июля 1996 г. №874 «О введении государственной регистрации этилового спирта из пищевого сырья, алкогольной, алкогольсодержащей пищевой продукции и другой спиртосодержащей продукции» на Минсельхоз России возложено ведение государственной регистрации алкогольной продукции и в рамках этого проведение государственной экспертизы по подтверждению алкогольной продукции заявленному названию, месту ее происхождения10.

В обоснование несоответствия предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара «Алтайский мед» требованиям законодательства в возражении были приведены следующие аргументы:
особые свойства недостоверны;
имеются несоответствия в указании границ географического объекта;
приведена неверная методика определения состава медов Алтайского края;
заключение основано на исследовании, проведенном неаккредитованной организацией;
правообладатель использует наименование места происхождения товара для маркировки продукции, происходящей не из Алтайского края.

В удовлетворении возражения Роспатент решением от 12 июля 2018 г. по заявке № 2013713309 отказал на основании того, что:
заключение Минсельхоза России от 20 марта 2015 г. № ВГ-21-26/3462 является основным правоподтверждающим документом;
сведений о признании заключения незаконным либо о его отзыве не представлено.

В деле против выдачи свидетельства № 52/2 на право пользования наименованием места происхождения товара «Архыз» (регистрационный №52) отмечалось: при регистрации наименования места происхождения товара, получении права пользования наименованием места происхождения товара заключение Минздравсоцразвития России признается достаточным доказательством, подтверждающим производство товара в границах находящегося на территории России географического объекта.

Позиция судов по делу против выдачи свидетельства № 52/4 выразилась в следующем:
все документы для получения права пользования зарегистрированным наименованием места происхождения товара «Архыз» были
представлены при подаче заявки в Роспатент;
проверка обоснованности выдачи Минздравсоцразвития России заключения не входит в компетенцию Роспатента;
Роспатент не нарушил нормы законодательства при выдаче свидетельства № 52/411.

Таким образом, по ряду дел об оспаривании охраны наименования места происхождения товара и предоставления права пользования принятые решения были мотивированы определенным набором аргументов, суть которых заключается в следующем:
заключение уполномоченного (компетентного) органа является основным правоподтверждающим документом;
такое заключение признается достаточным доказательством;
проверка обоснованности выдачи заключения уполномоченного органа не входит в компетенцию Роспатента;
сведений о признании заключения незаконным либо о его отзыве не представлено.

Из проведенного анализа очевидно, что без предварительного оспаривания в суде заключения уполномоченного органа практически бесперспективно оспаривание в Роспатенте предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара или права на ранее зарегистрированное наименование (из рассмотренных примеров исключение составляет дело «Кленовая гора»), поскольку законность и обоснованность выдачи заключения уполномоченного органа Роспатентом не проверяется и не устанавливается. Поэтому никакие заключения профильных организаций не смогут опровергнуть содержание заключения уполномоченного органа на данном этапе рассмотрения спора.

В то же время оспаривание в суде заключения уполномоченного органа представляется проблематичным, поскольку оно не публикуется и не находится в открытом доступе, если только соответствующие изменения не будут внесены в ГК РФ. Однако уже сегодня можно изменить ситуацию, если в рамках межведомственного взаимодействия при рассмотрении возражений против предоставления охраны наименованию места происхождения товара и права его использования Роспатент будет запрашивать мнение соответствующего уполномоченного органа об обоснованности ранее выданного им заключения с учетом доводов и документов, представленных в патентное ведомство вместе с возражением.

Споры о прекращении охраны наименования места происхождения товара

Действие правовой охраны наименования места происхождения товара прекращается в случае исчезновения характерных для данного географического объекта условий и невозможности производить товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном Государственном реестре наименований мест происхождения товаров (подпункт 1 п. 1 ст. 1536 ГК РФ). Соответствующее заявление подается в Роспатент, решение которого, принятое в результате рассмотрения такого заявления, может быть оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Спор о досрочном прекращении охраны наименования места происхождения товара «Нарзан» был разрешен только при повторном рассмотрении судом первой инстанции по определению Верховного суда Российской Федерации. Данное дело заслуживает особого внимания, поскольку, по мнению автора, формулировки в определении Верховного суда Российской Федерации по данному делу можно рассматривать, по сути, как методологические подходы, применимые при разрешении других аналогичных споров.

Итак, лицом, подавшим заявление о прекращении охраны наименования места происхождения товара «Нарзан», в обоснование своей позиции были выдвинуты вполне убедительные аргументы:
за счет большой территории месторождения добываемая в разных скважинах вода существенно отличается по химическому составу;
продолжительная эксплуатация скважин в промышленных масштабах привела к кардинальному изменению свойств воды, по сравнению с внесенными в Реестр наименований мест происхождения товаров при его регистрации;
таяние ледников Кавказа изменяет состав воды;
заключениями специализированных организаций подтверждена невозможность производства воды с особыми свойствами.

В обосновании решения Роспатента, которым правовая охрана наименования места происхождения товара «Нарзан» была сохранена, приведены не менее убедительные доводы:
выявленные характеристики воды входят в указанный в Реестре наименований мест происхождения товаров диапазон, а отклонения в степени минерализации и ионного солевого состава минеральной воды несущественны;
изменение кондиции минеральных вод зависит от интенсивности эксплуатации скважины и является обратимым процессом, поскольку временная консервация скважины позволяет восстановить кондицию минеральной воды;
не доказано исчезновение характерных для географического объекта условий производства товара с особыми свойствами.

Признавая решение Роспатента недействительным, Суд по интеллектуальным правам мотивировал свою позицию следующим образом:
cведения о составе воды, указанные в Реестре наименований мест происхождения товаров при регистрации в 1995 г., не совпадают с характеристиками воды, внесенными в ГОСТы 2011 г., что Роспатентом не исследовано;
не исследована и не опровергнута достоверность сведений, приведенных в заключениях, представленных лицом, подавшим заявление12.

Как видно из решения, Суд по интеллектуальным правам попытался обязать Роспатент при новом рассмотрении заявления учесть сведения, содержащиеся в представленных заявителем заключениях профильных организаций относительно изменения свойств минеральной воды. Однако Верховный суд Российской Федерации отменил принятые судебные акты Суда по интеллектуальным правам и направил дело на новое рассмотрение, указав, что Суд по интеллектуальным правам не исследовал следующие вопросы:
наличие фактических данных об исчезновении характерных для данного географического объекта условий;
носят ли негативные факторы, приводящие к невозможности добычи соответствующей минеральной воды, необратимый характер;
взаимосвязь соответствующего фактора с изменением того или иного показателя воды;
достоверность и достаточность сведений, содержащихся в представленных заключениях, на предмет подтверждения исчезновения условий, характерных для Кисловодского месторождения.

Также Верховный суд отметил, что единственным достоверным доказательством утраты особых свойств могло бы быть заключение уполномоченного органа – Минздрава России. В связи с этим Верховный суд Российской Федерации обязал Суд по интеллектуальным правам привлечь к рассмотрению дела Минздрав России и обладателей других свидетельств на право использования наименования места происхождения товара «Нарзан»13.

При повторном рассмотрении Суд по интеллектуальным правам решением от 17 июля 2018 г. №СИП-784/2016 признал законным решение Роспатента о сохранении в силе правовой охраны наименования места происхождения товара «Нарзан», отметив отсутствие доказательств невозможности производства товара с особыми свойствами, а также недоказанность того, что зафиксированные отклонения показателей воды носят необратимый характер и влекут исчезновение минеральной воды с особыми свойствами, указанными в Реестре наименований мест происхождения товаров.

История рассмотрения данного дела показала, что заключение уполномоченного органа имеет решающее значение не только на этапе получения охраны наименования места происхождения товара и права на его использование, но и при оспаривании предоставления охраны или действия свидетельства. В административных регламентах уполномоченных органов предусмотрена подготовка заключений только при подаче в Роспатент заявки на регистрацию наименования места происхождения товара (предоставление права использования) и не предусмотрено участие и подготовка заключения в иных ситуациях, возникающих в период действия правовой охраны (оценка правомерности ранее выданного заключения, переоценка обстоятельств, положенных в основу ранее выданного заключения, оценка допустимости произошедших изменений особых свойств товара – в большей степени это может касаться минеральных вод, и т.п.). Данное обстоятельство является очевидным пробелом в нормативно-правовом регулировании, требующим скорейшего устранения.

Защита права на наименование места происхождения товара

Споры о незаконном использовании охраняемого наименования места происхождения товара рассматриваются в судебном порядке. Иск о защите права на наименование места происхождения товара может быть подан владельцем свидетельства на право использования зарегистрированного наименования места происхождения товара.

Фабула дела №А60-18312/2009 о защите права на наименование места происхождения товара «Обуховская», инициированного обладателем свидетельства № 42/1, достаточно проста. Однако ответчик в стремлении оправдать свои действия дошел до Конституционного суда Российской Федерации, что бывает нечасто.

Доводы ответчика ООО «Айседора» сводились к следующему:
несколько лет ОАО «Свердловский завод безалкогольных напитков «Тонус» добывает воду из скважины Обуховского месторождения, принадлежащей ему на праве собственности;
минеральная вода из данной скважины, согласно бальнеологическому заключению ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий» Роспотребнадзора, имеет удовлетворительные показатели и может использоваться в лечебно-питьевых целях;
ответчик разливает эту воду в бутылки, снабжая их этикетками с указанием названия минеральной воды «Обуховская»;
согласно ГОСТу этикетка бутылки с минеральной водой должна содержать наименование воды;
ответчик подал в Роспатент заявку на предоставление ему права использования наименования места происхождения товара «Обуховская».

Тем не менее, удовлетворяя иск, суд руководствовался п. 3 ст. 1519 ГК РФ, согласно которому «не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара…»14.

Ответчик обратился в Конституционный суд Российской Федерации с просьбой признать указанную норму противоречащей ст. 8 и 34 Конституции Российской Федерации. Отказывая в принятии соответствующей жалобы к рассмотрению, Конституционный суд Российской Федерации разъяснил, что законодателем предусмотрена, с одной стороны, возможность государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставления исключительного права на такое наименование, а с другой стороны, возможность предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами (п. 1 ст. 1522, второй абзац п. 2 ст. 1518 ГК РФ). Кроме того, законодателем установлен запрет на использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства (п. 3 ст. 1519 ГК РФ)15.

Похожая ситуация сложилась и с использованием обозначения «Оренбургский платок». Судами было установлено, что общество «Дом платков», не являясь обладателем свидетельства на право использования наименования места происхождения товара «Оренбургский пуховый платок» (регистрационный № 68), использовало на реализуемой продукции сходное с наименованием места происхождения товара обозначение. В судебных актах отмечено, что факт приобретения продукции у производителей в местах традиционного бытования ручного художественного пуховязания, во-первых, не является основанием для отнесения этих изделий к народному художественному промыслу, поскольку существует определенная процедура регистрации реализуемых изделий в качестве таковых, и, во-вторых, не дает права на использование обозначения, сходного с охраняемым наименованием места происхождения товаров. Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов, что в отсутствие права на использование зарегистрированного наименования места происхождения товара в действиях общества «Дом платков» усматривается наличие административного правонарушения16.

Если в представленных выше делах нарушителем права на наименование места происхождения товара выступало лицо, не имеющее свидетельства на право его использования, то в следующем деле, рассмотренном в Арбитражном суде Ярославской области, владелец одного из свидетельств на наименование места происхождения товара подал иск к владельцу другого свидетельства на право использования того же наименования места происхождения товаров.

Дело № А82-1004/2007 касалось наименования места происхождения товара «Угличская» (регистрационный № 55), зарегистрированного для минеральной воды. И истец, и ответчик являются обладателями свидетельств на право его использования. Нарушение заключалось в том, что ответчик, занимаясь розливом минеральной воды из старейшего источника, известного с 1903 г., также производил ароматизированный напиток «Кола», на упаковке которого проставлял обозначение «Угличская», охраняемое в качестве наименования места происхождения товара.

Удовлетворяя иск, суд отметил, что право пользования наименованием места происхождения товара предоставляется обладателю свидетельства только в отношении конкретного товара, и в рассматриваемом случае это минеральная вода с описанием ее особых свойств в свидетельстве. Следовательно, использование наименования места происхождения товара «Угличская» на упаковке безалкогольного среднегазированного напитка на ароматизаторах «Кола», не являющегося минеральной водой и не обладающего свойствами, указанными в свидетельстве, незаконно17.

Завершая обзор, следует отметить, что в России не так много наименований, которые охраняются в качестве наименований мест происхождения товаров (по сведениям Государственного реестра наименований мест происхождения товаров – около 180). Тем не менее анализ споров и практики их рассмотрения показал, что действующее законодательство в сфере охраны наименования места происхождения товара, являющегося одной из разновидностей географических указаний, несовершенно, имеются разногласия и в толковании материальных норм, и в правоприменительной практике.

  1. Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утверждены приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26.
  2. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 апреля 2018 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2018 г. по делу №А40-256512/2017.
  3. http://www.nykhas.ru/463221/poddelka-osetinskikh-pirogov-stanet-n/
    http://iryston.tv/ru/osetinskie-pirogi-obekt-intellektualnoj-sobstvennosti/
    http://gradus.pro/popravki-k-federal-nomu-zakonu-pomogut-zapatentovat-osetinskie-pirogi/
    http://osinform.org/65181-poddelka-osetinskih-pirogov-stanet-nevozmozhnoy.html
  4. История Нарзана // http://www.narzanwater.ru/
  5. Нарты // http://www.mifinarodov.com/n/nartyi.html
  6. Смирновский источник // https://tonkosti.ru/Смирновский источник
  7. Смирновский источник // Славяновский источник // http://www.jamtour.org/article/slavjanovskij-smirnovskij-istochniki.html
  8. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 2 июля 2015 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 октября 2015 г., постановление ФАС Московской области от 2 февраля 2016 г. по делу №А40-38812/2015.
  9. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 7 июня 2007 г., постановление ФАС Московской области от 13 ноября 2007 г. по делу №А40-5677/07-67-59..
  10. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 ноября 2005 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2006 г., постановление ФАС Московской области от 22 июня 2006 г. по делу №А40-46872/2005.
  11. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 7 июля 2011 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 сентября 2011 г., постановление ФАС Московской области от 24 января 2012 г. по делу №А40-148653/2010.
  12. Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 марта 2017 г., постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2017 г. по делу №СИП-784/2016.
  13. Определение Верховного суда Российской Федерации от 18 января 2018 г. по делу №СИП-784/2016.
  14. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 сентября 2009 г., постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2009 г., постановление ФАС Уральского округа от 15 декабря 2009 г., определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 10 марта 2010 г. по делу №А60-18312/2009-С7.
  15. Определение Конституционного суда Российской Федерации от 27 мая 2010 г. №769-О-О.
  16. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2018 г. №С01-1099/2017 по делу №А47-397/2017.
  17. Постановление Второго апелляционного арбитражного суда от 21 сентября 2007 г., постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20 ноября 2007 г. по делу №А82-1004/2007-35.
Поделиться:
Вернуться назад