Успешное представление интересов клиента Fritz Egger GmbH & Co. OG в споре о незаконном использовании товарного знака в доменном имени и в сети Интернет

Клиент Fritz Egger GmbH & Co. OG (Австрия)

Описание ситуации

Компания Фритц Эггер ГмбХ и Ко. ОГ (Fritz Egger GmbH & Co. OG), являющаяся всемирно известным производителем напольных покрытий (далее – Компания Фритц Эггер), обладает исключительными правами на товарные знаки (далее – Товарные знаки EGGER) и фирменное наименование (далее – Фирменное наименование), которые имеют единый доминирующий словесный элемент EGGER,

Компании Фритц Эггер стало известно, что индивидуальный предприниматель (далее – Нарушитель) незаконно использует Товарные знаки EGGER и Фирменное наименование в Доменном имени egger.club, а также на сайте www.egger.club для предложения к продаже товаров с использованием Товарных знаков EGGER.

Компания Фритц Эггер активно использует Фирменное наименование в качестве средства индивидуализации своего юридического лица, а также Товарные знаки EGGER в качестве средства индивидуализации своих Товаров во всем мире, а также в сети Интернет. Использование Фирменного наименования и Товарных знаков EGGER Нарушителем вводит потребителей в заблуждение относительно связи Нарушителя с Компанией Фритц Эггер, в то время как такая связь отсутствует полностью.

В результате, для цели защиты исключительных прав на Товарные знаки EGGER и Фирменное наименование, пресечения недобросовестного поведения Нарушителя Компания Фритц Эггер обратилась к нам как к специалистам в области разрешения споров о незаконном использовании товарных знаков в доменных именах и в сети Интернет.

Решение

В рамках данного дела мы проконсультировали Компанию Фритц Эггер по всем юридическим вопросам и судебной тактике в связи с наличием спора в отношении незаконного использования Товарных знаков EGGER, предложив клиенту наиболее эффективные стратегии по досудебному и судебному представительству.

В частности, мы посоветовали Компании Фритц Эггер направить претензионное письмо Нарушителю, а также нотариально зафиксировать использование Товарных знаков EGGER на сайте. Поскольку Нарушитель никак не отреагировали на претензию далее было рекомендовано клиенту подать иск в компетентный суд.

Мы подготовили и направили исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о принятии обеспечительных мер, запрещающих Нарушителю осуществлять передачу, отчуждение и аннулирование Доменного имени на время рассмотрения данного спора судом.

Исковое заявление было основано на концепции недобросовестной конкуренции, практике рассмотрения подобных споров по принципам UDRP и нормах Гражданского Кодекса РФ и содержало следующие требования 1) признать регистрацию доменного имени нарушением исключительных прав клиента; 2) запретить Нарушителю без разрешения Компании Фритц Эггер использовать Товарные знаки EGGER, в том числе в сети Интернет, в том числе в Доменном имени egger.club. 3) обязать Нарушителя в течение 14 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу передать Компании Фритц Эггер право администрирования доменного имени egger.club.

Кроме того, в исковом заявлении мы просили суд установить астрент – судебную неустойку за неисполнение Нарушителем в добровольном порядке обязательств, установленных судебным решением.

Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ предоставляют лицу, в пользу которого вынесен судебный акт (истцу/правообладателю), преимущественное право регистрации доменного имени на себя. Особенность данного конкретного дела заключалась в том, что домен был зарегистрирован в зоне «club» и, соответственно, в отношении данного домена преимущественное право не могло быть реализовано, поскольку такое право существует только в отношении доменов в зоне «ru» и «рф». В этой связи необходимо было заявить требование об обязании Нарушителя передать право администрирования. При этом установление судом штрафа за каждый день просрочки помогает мотивировать администратора передать домен в добровольном порядке.

В результате, в рамках судебного процесса по делу № А56-116607/2020 мы смогли доказать следующие обстоятельства: (1) спорное Доменное имя egger.club является сходным до степени смешения с Товарными знаками EGGER; (2) Нарушитель не имеет прав или законных интересов в отношении спорного Доменного имени egger.club; и (3) Нарушитель использует спорное Доменное имя egger.club недобросовестно.

Результат

В итоге, исковые требования Компании Фритц Эггер были удовлетворены в полном объеме в суде первой инстанции. Нарушитель не обжаловал решение суда первой инстанции, и оно вступило в силу. Нарушитель предал право администрирования домена egger.club Компании Фритц Эггер в добровольном порядке.

Данное дело является важным, поскольку представляет собой пример рассмотрения доменного спора в зоне .CLUB, в отношении которого не может быть реализовано преимущественное право регистрации, а также является примером применения такого инструмента, как судебная неустойка.