Особенности регистрации лицензий и франшиз

Одним из преимуществ объектов интеллектуальной собственности является возможность их коммерциализации, которая может быть осуществлена, например, на основании лицензионного соглашения или договора коммерческой концессии. Возможность предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности третьим лицам широко используется правообладателями. Так, по данным Роспатента, в 2024 году было зарегистрировано 2559 распоряжений исключительным правом на патенты и 14315 распоряжений товарными знаками на основании лицензий и договоров коммерческой концессии (далее – ДКК), что на 8,8% больше по сравнению с 2023 годом.

В силу п. 2 ст. 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности (далее – РИД) или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, распоряжение таким РИД или средством индивидуализации также подлежат государственной регистрации в Роспатенте. Без государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Распоряжение исключительным правом возможно, например, путем заключения лицензионного соглашения или договора коммерческой концессии. Учитывая вышеприведенные положения, можно сделать вывод о том, что регистрация лицензии не всегда необходима. Например, если правообладатель предоставляет лицензиату право использования незарегистрированного объекта – программы для ЭВМ, объекта авторского права или ноу-хау, регистрировать такую лицензию нет необходимости, да и такая возможность не предусмотрена законом. В то же время предоставление права использования на основании лицензионного соглашения патента и/или товарного знака или комплекса прав на основании ДКК всегда требует государственной регистрации. Данный вывод вытекает не только из положений ст. 1232 ГК РФ, но и ст. 1027 ГК РФ, в силу которой в передаваемый на основании ДКК комплекс прав обязательно включается право на товарный знак – без него существование ДКК невозможно.

Пунктом 2 статьи 1031 ГК РФ установлено, что, если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по ДКК.

За неправомерное поведение правообладателя при заключении договора коммерческой концессии – уклонение и/или неисполнение возложенной на него законом обязанности по государственной регистрации комплекса принадлежащих ему исключительных прав – он должен возместить другой стороне убытки. На это указано в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2023 №41-КГ23-33-К4.

Необходимо отметить, что в отношении лицензии законодательство подобных указаний не содержит. Иными словами, если лицензионное соглашение «молчит» о том, какая из сторон договора должна обеспечить регистрацию предоставления права использования, подать лицензию на регистрацию может любая сторона договора.

Следует обратить внимание, что в соответствии с действующим законодательством договор между сторонами действует и без государственной регистрации предоставления права использования; однако для третьих лиц незарегистрированное предоставление права использования по лицензионному договору и ДКК считается несостоявшимся. Так, например, стороны соглашения могут столкнуться с проблемами при перечислении роялти по незарегистрированной лицензии, т.к. для банка ее не существует.

В настоящее время законодательство содержит несколько способов государственной регистрации предоставления права использования РИД, средства индивидуализации или комплекса прав по ДКК, однако наиболее удобным для сторон способом регистрации распоряжения правом считается направление в Роспатент уведомления. В отличие от договора или выписки из него, уведомление содержит только ключевые положения соглашения, необходимые для целей регистрации, что позволяет сторонам не разглашать конфиденциальную информацию. Следует обратить особое внимание, что уведомление составляется на основании подписанного сторонами соглашения, не подменяет его и не должно выходить за рамки прав и условий, предусмотренных им. При этом регистрация предоставления права использования посредством направления в Роспатент уведомления о лицензии является лишь упрощенной процедурой.

Особое внимание стоит обратить на то, что с 30 сентября 2024 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2024 г. №1209 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353» Роспатент вводит новую возможность для заявителей: они могут скрывать свои данные в официальных бюллетенях ведомства. Данная возможность позволяет скрывать не только сведения о правообладателях РИД и средств индивидуализации, но также исключить из сведений, публикуемых в официальном бюллетене Роспатента, информацию о сторонах договора о распоряжении исключительным правом. Согласно указанному постановлению Правительства РФ, данная возможность действует до 31 декабря 2025 г. Однако при необходимости действие данного правила, вероятно, может быть продлено.