Процедура оппозиции по товарным знакам – наше мнение

В настоящее время Роспатент прорабатывает вопрос о целесообразности введения процедуры оппозиции в российское законодательство о товарных знаках¹ и 23 июня Роспатент проинформировал всех заинтересованных лиц о начале общественного обсуждения Проекта² процедуры оппозиции, которое продлилось до 31 июля с.г.

Юристы и патентные поверенные нашей Фирмы сформировали свое отношение к обсуждаемому Проекту, с которым мы предлагаем ознакомиться посетителям нашего сайта.

Процедура оппозиции рассматривается Роспатентом как один из способов сокращения сроков экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков. В связи с этим необходимо отметить следующее.

1. Как нам представляется, основной целью введения в ряде стран и международных органах процедуры оппозиции было не сокращение сроков, а необходимость учета законных интересов третьих лиц — владельцев старших прав — путем предоставления им возможности в рамках административной, а не судебной процедуры высказывать мнение об охраноспособности заявленного обозначения до или после регистрации знака, как при наличии, так и в отсутствии ex officio экспертизы по относительным основаниям.

Существующая в РФ система экспертизы заявленных обозначений предусматривает проверку двух основных условий охраноспособности товарных знаков: абсолютных и относительных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны. Это является достижением национальной системы экспертизы заявленных обозначений: обеспечение полного объема проверки условий охраноспособности, которую осуществляет государство и этим оно гарантирует в известной степени надежность предоставления исключительных прав. Для этого потребовались годы формирования отечественной школы экспертизы товарных знаков. Эта «школа» характеризуется не только хорошо обученным кадровым экспертным составом патентного ведомства, но и разработкой и постоянным совершенствованием методологии применения положений законодательства об охране товарных знаков. Далеко не каждое развитое патентное ведомство достигло таких результатов.

Предлагаемая система оппозиции при регистрации товарных знаков относится к вариантам «условно явочной» системы охраны, в которой государство снимает с себя ответственность за надежность предоставления исключительных прав на товарные знаки и перекладывает ее на общество.

Предложение о переходе на систему оппозиции с одновременным отказом от экспертизы по относительным основаниям означает регрессное движение в развитии отечественной системы правовой охраны товарных знаков. Оно может привести к утрате школы экспертизы товарных знаков, которая создавалась на протяжении многих десятилетий творческим трудом нескольких поколений экспертов советского, а затем и российского патентного ведомства.

2. Можно заметить, что действующая система предоставления охраны товарных знаков в России фактически решает те задачи, на решение которых было направлено введение системы оппозиции в других странах. В результате изменения в 2014 году п. 1 ст. 1493 ГК РФ любое лицо получило право до принятия по заявке решения представить в ведомство свои возражения в отношении возможности предоставления охраны заявленному и опубликованному Роспатентом обозначению, что позволяет оптимизировать экспертизу, как по относительным основаниям, так и по абсолютным основаниям (таким как возможность введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг) и может способствовать снижению количества оспариваемых решений Роспатента. Причем, установленная в ст. 1493 ГК РФ возможность обращения до принятия решения по заявке в определенной степени нивелирует несовершенство поисковых систем и создает для участников гражданского оборота более благоприятные условия, чем предлагаемая система оппозиции. Более того, и после регистрации товарного знака заинтересованные лица имеют возможность оспорить её в порядке административного оспаривания, а не в суде. Таким образом, существующая система регистрации товарных знаков в России полностью отвечает тем пожеланиям, которые высказывают заинтересованные круги.

Представляется, что никаких дополнительных преимуществ предлагаемая система оппозиции не даст ни заинтересованным лицам, ни заявителю. При этом собственно сокращение сроков экспертизы достигается не за счет введения такой системы, а за счет отказа от проведения полноценной экспертизы по относительным основаниям. Логично предположить, что отказ от части экспертизы должен влечь за собой и сокращение пошлины за ее проведение, однако в Проекте об этом ничего не говорится.

3. Указанный на сайте Роспатента в аннотации к Проекту срок получения охраны при введении процедуры оппозиции (6 мес.) не соответствует содержанию самого проекта: 1 мес.- формальная экспертиза, 3 мес. — проверка перечня и экспертиза по абсолютным основаниям, 3 мес. — подача возражений третьими лицами после публикации, 2 недели после оплаты пошлины — регистрация товарного знака. Таким образом, в проекте уже заложено 7,5 месяцев без учета времени на такие действия, без которых регистрация не состоится: уведомление заявителя о возможности регистрации товарного знака и оплата заявителем пошлины за регистрацию. Следовательно, при отсутствии переписки с заявителем, отсутствии возражений третьих лиц срок регистрации товарного знака при введении процедуры оппозиции составит около 8 месяцев.

В письме Роспатента от 14.07.2016 № 02/16–548/08³ указано, что в настоящее время средний срок регистрации товарного знака и выдачи свидетельства составляет 16 месяцев, в связи с чем складывается впечатление, что введение процедуры оппозиции позволит более чем в два раза сократить срок получения охраны товарного знака.

По информации, размещенной на сайте ФИПС в разделе «Мониторинг показателей основной деятельности ФИПС», в 2010 году средняя длительность рассмотрения национальной заявки составляла 10,59 месяца (от даты подачи заявки до принятия решения) при проведении полной экспертизы в соответствии с действующим законодательством, в 2012 году — 9,83 месяца, в 2013 году — 12,7 месяца, в 2014 году — 11,53 месяца, в 2015 году — 11,33 месяца, в первом полугодии 2016 года — 12 месяцев.

Таким образом, сегодня по сведениям Роспатента 4 месяца уходят на регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства, в то время как при введении процедуры оппозиции на аналогичные действия закладывается 0,5–1 месяц, что свидетельствует о фактической возможности сегодня предоставлять охрану в течение не 16 месяцев, а 12,5 — 13 месяцев при проведении экспертизы в полном объеме.

Достигнутые в настоящий момент ФИПС сроки рассмотрения заявок на товарные знаки являются вполне приемлемыми с учетом «качества» регистраций. Введение системы оппозиции при одновременной отмене экспертизы по относительным основаниям, безусловно, приведет к снижению трудозатрат в ведомстве на этапе рассмотрения заявок и, возможно, к незначительному снижению сроков их рассмотрения, но одновременно существенно снизит «качество» регистраций и переложит нагрузку по спорам на судебные инстанции.

4. По нашему мнению, предлагаемая процедура оппозиции приведет к увеличению нагрузки на заявителя и росту количества споров.

При переходе на процедуру оппозиции существенно увеличится количество тождественных и сходных товарных знаков, внесенных в Госреестр, и бремя их аннулирования (признания недействительными) ляжет на правообладателя старшего знака, что потребует от него дополнительных материальных и временных затрат.

Также представляется очевидным, что при введении системы оппозиции увеличится количество споров, рассматриваемых в административном порядке, и, как следствие, увеличатся сроки рассмотрения возражений (как против решений, так и против регистраций). В результате введение системы оппозиции может привести не к сокращению, а к увеличению сроков достижения правовой определенности в отношении действия прав на товарные знаки.

5. Процедура оппозиции не может способствовать быстрому решению вопроса сокращения сроков экспертизы, т. к. ее внедрение потребует, помимо коррекции законодательства и подзаконных актов, также и обеспечения свободного одновременного доступа к поисковым системам Роспатента сотням заинтересованных лиц для мониторинга текущей ситуации, что, безусловно, потребует больших материальных вложений.

Действующие в настоящий момент тарифы на поисковые услуги Роспатента и качество результата поиска представляются неприемлемыми для большинства пользователей: по словесному обозначению для одного класса — от 5 000 до 62 000 руб. в зависимости от срока проведения поиска, при том, что результатом оказания услуги является простой (без оценки и рекомендаций) список найденных обозначений, в том числе и не вполне релевантных.

Как показывает практика проведения платного предварительного поиска, из 600–800 «выявленных» поисковой системой товарных знаков и заявленных обозначений действительно сходными до степени смешения являются не более 10 обозначений, а оценка однородности товаров и услуг может значительно уменьшить эту цифру (до 2–3 обозначений). Это обусловлено, по нашему мнению, несовершенством поискового алгоритма, что напрямую увеличивает трудозатраты экспертов Роспатента, даже если для внутренних целей при проведении экспертизы используются иные поисковые алгоритмы.

По-видимому, именно отмеченное обстоятельство определяет ожидаемое Роспатентом снижение трудозатрат в связи с поступлением после публикации заявки оппозиций в количестве, значительно меньшем числа выявленных в результате поиска обозначений, подлежащих оценке на сходство. Однако несовершенство существующего алгоритма поискового аппарата и отсутствие свободного одновременного доступа к поисковым системам будет препятствовать реализации права на оппозицию, следствием чего станет низкое «качество» регистраций.

Следовательно, совершенствование используемых Роспатентом поисковых систем и тщательная проработка поисковых алгоритмов позволят существенно снизить трудозатраты экспертов при экспертизе заявленного обозначения по относительным основаниям и приведут к сокращению сроков экспертизы без потери «качества» осуществляемых регистраций. Причем сокращение сроков экспертизы как результат работы Роспатента в направлении оптимизации поисковых систем может быть достигнуто в ближайшем будущем, в отличие предположительного сокращения сроков при внедрении новой процедуры оппозиции, требующей серьезной предварительной работы и «обкатки».

6. Следует отметить, что размещенный на сайте Роспатента Проект процедуры не содержит опции, которая упомянута в письме от 14.07.2016 № 02/16–548/08, а именно, «ввести для заявителя услугу по проведению предварительного поиска по относительным основаниям (пункт 6 статьи 1483 Кодекса) в любое время после подачи заявки».

Какова цель данной опции и чем эта опция отличается от ныне существующего поиска, не ограниченного по времени проведения и об особенностях которого (стоимости и результатах его проведения) было сказано выше?

7. На наш взгляд, более простой и не требующий изменения законодательства путь сокращения сроков регистрации товарных знаков — это сокращение срока и совершенствование процедуры проверки перечня товаров, что может быть регламентировано внутренними документами Роспатента.

Правильность распределения товаров и услуг по классам МКТУ всегда находилась в компетенции патентных ведомств, в частности, по международным заявкам это действие осуществляет Международное бюро ВОИС. При этом ведомство должно не просто указать на недостатки осуществленной заявителем классификации, но и дать заявителю конкретные предложения, принятие которых заявителем сделает заявку приемлемой с точки зрения требований к перечню товаров и услуг.

Анализ делопроизводства по заявкам на товарные знаки показал, что срок экспертизы заявки на товарный знак в 2015 г. приближается к 12 месяцам, причем при затрате на проверку перечня 8–10 месяцев (при отсутствии какой-либо переписки с заявителем по данному вопросу) дальнейшая экспертиза по заявке проводится в течение 1,5 — 3 месяцев, и наоборот, при быстрой проверке перечня (1,5 — 3 месяца) решение о регистрации или уведомление об отказе направляется заявителю по истечении 7 — 9 месяцев.

Такая ситуация, по-нашему мнению, с одной стороны, является парадоксальной и требующей скорейшего урегулирования, а с другой, свидетельствует о потенциальной достаточности 3 — 6 месяцев на проведение проверки перечня и экспертизы по существу заявленного обозначения в полном объеме, т. е. по абсолютным и относительным основаниям. В то же время следует отметить наметившееся во второй половине 2015 года сокращение срока проверки перечня товаров в среднем до 3–4 месяцев против 8–10 месяцев в начале этого года, а также тенденцию в сокращении срока формальной экспертизы до 7–10 дней. Полагаем, что это свидетельствует о внутренних возможностях оптимизации процесса экспертизы заявок на товарный знак, что и должно быть реализовано Роспатентом в первую очередь.

8. Кроме того, одной из опций для снижения сроков проведения экспертизы ранее являлась возможность проведения на платной основе ускоренной экспертизы по просьбе заявителя, что не противоречило действующему законодательству. Эта процедура позволяла сократить делопроизводство по «ускоренным» заявкам до 7 — 8 месяцев с даты их подачи (включая получение свидетельства на товарный знак) при проведении по заявке полноценной экспертизы, в том числе, на наличие более ранних прав. На наш взгляд, желательно вернуться к использованию такой процедуры.

9. Принимая решение о переходе на процедуру оппозиции, целесообразно ориентироваться не только на опыт Европейского союза в регистрации «знака союза», но также проанализировать практику и сроки регистрации товарных знаков в зарубежных странах по национальным процедурам, предусматривающим в ряде случаев и процедуру оппозиции.
Так, судя по отчетам ВОИС, полная экспертиза проводится, в частности, патентным ведомством Бразилии, Индии, Канады, Китая, США, Финляндии, Южной Африки, Южной Кореи, Японии.

Экспертиза по абсолютным основаниям, например, в Швейцарии, Франции, Румынии проводится в течение 6 месяцев, в Германии — от 6 до 12 месяцев и при этом возможно ускоренное проведение экспертизы в течение 6 месяцев при уплате 200 евро.

На принятие решения о регистрации товарного знака при отсутствии оппозиций приблизительно уйдет: в Израиле — 15 месяцев, Мексике — от 12 до 18 месяцев, Польше — 12–14 месяцев, США — 9–12 месяцев, Испании — 12 месяцев (с оппозицией — 20), Тайване — 12 месяцев, Южной Африке — 18–24 месяцев, Южной Корее — 9 месяцев, в Японии — 18 месяцев до направления уведомления о результатах экспертизы по заявке.

Следует также отметить, что во многих странах предусмотренная на стадии рассмотрения заявки процедура оппозиции применяется параллельно с проведением государственной экспертизы в полном объеме, что на сегодняшний день регламентировано и российским законодательством в виде обращений третьих лиц (п.1 статьи 1493 ГК РФ).

Приведенные данные, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что сроки проведения Роспатентом полной экспертизы заявок на товарный знак (по абсолютным и относительным основаниям) с учетом качества этой экспертизы (очень малый процент отмененных решений от общего числа рассмотренных заявок — по информации из Годового отчета Роспатента за последние несколько лет) являются вполне приемлемыми и сопоставимы со сроками экспертизы в других странах.

10. В обсуждаемом проекте указано, что возражение (оппозицию) против регистрации заявленного обозначения может подать «любое заинтересованное лицо».

Отечественная практика рассмотрения споров в отношении средств индивидуализации (и административная, и судебная) различает понятия «любое» и «заинтересованное», и, как известно, недоказанность заинтересованности имеет негативные последствия для заявителя. После введения в ГК РФ понятия «заинтересованное лицо» в отношении его толкования первые разъяснения были даны Роспатентом в 2009 году и за прошедшие с тех пор семь лет наработана обширная практика в оценке заинтересованности, в том числе, с учетом рекомендаций суда (Постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 14503/10). В связи с этим полагаем некорректным использование в Проекте противоречащих друг другу по смыслу терминов в определении лица, имеющего право на подачу оппозиции.

11. Необходимо также учитывать участие России в Евразийском Экономическом Союзе. Полагаем, что введение процедуры оппозиции в отношении регистрации товарных знаков может привести к пересмотру договоренностей, уже достигнутых между государствами — членами Союза в отношении охраны товарного знака ЕАЭС.

Отмеченные нами обстоятельства указывают на плохую обоснованность выдвигаемого Роспатентом предложения о введении процедуры оппозиции с одновременным отказом проверки заявленного обозначения по относительным основаниям.

В заключение необходимо отметить, что представленный к обсуждению Проект процедуры оппозиции не дает четкого представления о предлагаемой процедуре, что в совокупности с изложенным выше затрудняет формирование позитивного отношения к данному Проекту.

1. http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/Proekt_oppozit
2. http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/Proekt_oppozit/Proekt_oppozit.pdf
3. Это письмо было направлено Роспатентом большому количеству организаций с предложением высказать свое мнение.

В рубрике НАШЕ МНЕНИЕ:

Предложение о введении института предварительных заявок и института лицензирования объектов патентных прав на стадии заявок – наше мнение