Топонимы в товарных знаках: источник проблем или маркетинговое решение

Проблемы регистрации топонимов в качестве товарных знаков
Описательное географическое наименование и его статус в товарном знаке
Фантазийное географическое наименование и его статус в товарном знаке
Сложный путь: приобретенная различительная способность
Стратегический выбор: чек-лист для бизнеса

В составе товарных знаков топонимы встречаются часто. Это неудивительно: названия городов, рек, гор или даже отдельных зданий обладают высокой маркетинговой привлекательностью для бизнеса. Мотоцикл Урал, автомобили HYUNDAI SANTA FE и ŠKODA KODIAQ, косметические средства FA серии Ритмы Островов: Бали Delight, Фиджи Dream, Гавайи Fun и, конечно же, шоколадные батончики BOUNTY — примеры превращения географических наименований в успешные бренды.

Проблемы регистрации топонимов в качестве товарных знаков

Основной причиной, из-за которой возникают проблемы при регистрации топонимов в качестве товарных знаков, является их способность указывать на место происхождения товаров и услуг и/или местонахождение компании — владельца товарного знака.

Из-за этой особенности практически всем топонимам, включенным в товарный знак, Роспатент отказывает в предоставлении правовой охраны по следующим основаниям:

• описательный характер топонима – очевидно, что если топоним воспринимается как указание на место производства товара, например, включает слово «Москва», то предоставление исключительных прав на такое обозначение невозможно — ведь это лишит всех остальных производителей, находящихся в Москве, возможности указывать место производства своих товаров;
• ложность топонима или его способность ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара – как только эксперт Роспатента видит в заявке на товарный знак географическое название, которое не совпадает с местом нахождения заявителя, у него появляется формальное основание для отказа в регистрации этого обозначения в качестве товарного знака.

Чтобы успешно преодолеть эти препятствия или совсем не сталкиваться с ними, бизнесу необходимо еще на стадии разработки товарного знака ответить на вопрос: с какой целью географическое наименование включается в товарный знак?

Описательное географическое наименование и его статус в товарном знаке

Описательные географические наименования могут включаться в товарные знаки в качестве неохраняемых элементов, если они отвечают следующим требованиям:

• указывают на место производства товара или оказания услуги и/или на местонахождение владельца товарного знака;
• не занимают доминирующего положения в товарном знаке;
• не являются ложными или способными ввести потребителей в заблуждение.

Включение географических наименований в товарные знаки с описательной целью является очень популярным решением у бизнеса.

С одной стороны, требования для включения таких географических наименований в товарные знаки просты и понятны. С другой стороны, несмотря на статус «неохраняемый элемент», описательные географические наименования могут выполнять в товарном знаке важные задачи и служить для потребителей маркером качества и репутации приобретаемых товаров, знаком следования традициям производства, указанием на использование определенной рецептуры и т.п.

Пример: в товарном знаке «КАРЕЛЬСКАЯ БАНЯ» (рег. 1110509) слово «КАРЕЛЬСКАЯ» исключено из правовой охраны, так как указывает на место нахождения владельца товарного знака. При этом словосочетание «КАРЕЛЬСКАЯ БАНЯ» также может вызывать у потребителей целый ряд дополнительных положительных ассоциаций, полезных для бизнеса, например, связанных с традициями производства карельских бань, с качеством карельского леса, из которого производитель изготавливает свои бани, со здоровым образом жизни, активным отдыхом в Карелии и т.п.

Фантазийное географическое наименование и его статус в товарном знаке

Фантазийные географические наименования могут быть зарегистрированы в качестве охраняемых товарных знаков или включаться в товарные знаки в качестве охраняемых элементов при соблюдении следующих условий:

• носят фантазийный характер;
• не воспринимаются как указания на место производства товара или оказания услуги и/или на местонахождение владельца товарного знака;
• или (в отдельных случаях) приобрели дополнительную различительную способность в результате их интенсивного и длительного использования на российском рынке.

Пример: в товарном знаке «КАРЕЛЬСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» (рег. 1147418) словосочетание «КАРЕЛЬСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» признано охраноспособным, так как вызывает фантазийные ассоциации, связанные с народным эпосом, карельским фольклором, сказочными персонажами, а не с географическим происхождением товаров.

Основной сложностью при регистрации топонимов в качестве охраняемых товарных знаков является субъективность восприятия наличия или отсутствия у них фантазийного характера. Поэтому при попытке зарегистрировать географическое наименование в качестве товарного знака, нужно быть готовым к получению отказа в регистрации со стороны Роспатента и активному отстаиванию своей позиции.

В получении топонимом правовой охраны могут помочь следующие обстоятельства и аргументы:

Неизвестность топонима. Если название топонима не известно рядовому потребителю, например, на регистрацию заявляется название небольшого населенного пункта, то такое название воспринимается как выдуманное слово.

Пример:  (рег. 1118305) — название небольшого города в Испании с населением около 3500 человек было зарегистрировано в качестве товарного знака, так как не известно массовому российскому потребителю.

Отсутствие известности топонима в качестве места производства заявленных товаров и/или оказания заявленных услуг. Даже известное географическое наименование может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, если оно не известно потребителям / не воспринимается ими как место производства конкретного товара или оказания конкретной услуги.

Пример: “КАДИС & К“ (заявка 2023791605) — название достаточно крупного города в Испании (население вместе с пригородами — 629000). Решение об отказе в регистрации было отменено Палатой по патентным спорам Роспатента, так как город Кадис не известен как центр оказания заявленных юридических и ритуальных услуг. Кроме того, российскому потребителю не придет в голову ехать в Испанию за получением юридических или ритуальных услуг.

Невозможность производить товары / оказывать услуги в рамках данного географического объекта. Если в рамках заявляемого географического объекта по объективным причинам не могут быть произведены заявляемые товары или оказаны заявляемые услуги, например, в силу удаленности, суровых климатических условий, отсутствия соответствующей производственной базы, и т.п., то таким топонимам может быть предоставлена правовая охрана.

Пример: «РУБСКАЯ» (рег. 772364). Действие регистрации было признано Роспатентом недействительным, так как Озеро Рубское — памятник природы в Ивановской области, а владелец регистрации находится во Владимирской области. Суд по интеллектуальным правам встал на сторону владельца регистрации, так как продовольственные товары, такие как мясные и молочные продукты, кондитерские изделия и т.п. не могут ассоциироваться с производством «в озере».

Многозначность. Если слово, помимо названия географического объекта, имеет другие значения.

Пример: «Судак» — это и город в Крыму, и вид рыбы. «Salto» — город в Уругвае и «прыжок» по-испански.

Распространенность. Очевидно, что, при наличии нескольких географических объектов с одинаковым названием, определить точное место производства товаров или оказания услуг только по названию, без каких-либо дополнительных сведений, невозможно.

Пример: По версии «Яндекса» в России 333 населенных пункта с названием «Александровка», 280 — с названием «Ивановка», 272 — с названием «Михайловка». Без дополнительной информации потребитель не сможет определить, в какой именно «Александровке» или «Ивановке» производится товар.

Сложный путь: приобретенная различительная способность

Закон предусматривает возможность регистрации описательного топонима в качестве товарного знака, если он длительное время использовался компанией на российском рынке и потребители стали воспринимать его не как указание на место производства товара, а как товарный знак конкретной компании-производителя.

Главные сложности

• Отсутствие четких критериев. Какого объема использования достаточно для того, чтобы обозначение приобрело различительную способность? Ответ зависит от многих факторов и специфики рынка конкретного товара/услуги. Например, для сложного дорогого оборудования может хватить продажи нескольких десятков единиц товара, а для товаров масс-маркета могут потребоваться продажи тысяч единиц продукции.
• Риск использования обозначения до регистрации. Интенсивное и длительное использование обозначения должно осуществляться до даты подачи заявки:
  • в этот период бренд не защищен, и его могут занять конкуренты;
  • производитель может нарушить права владельцев зарегистрированных товарных знаков и понести убытки, связанные с возмещением нанесенного ущерба или выплатой компенсации владельцам этих знаков.
• Дороговизна и сложность процедуры. Процесс доказывания наличия приобретенной различительной способности требует сбора и анализа большого количества документов, а в некоторых случаях и проведение дорогостоящего социологического опроса.

Успешный пример: Компания ООО «Мираторг-Курск» зарегистрировала товарный знак с названием города Сухиничи (Калужская область), хотя сама находится в Курской: «СУХИНИЧИ» (рег. 1142840). Палата по патентным спорам приняла доводы о наличии у обозначения приобретенной различительной способности, так как компания подтвердила продажи 51 тонны продукции за шесть лет. Правда, перечень товаров пришлось сократить до тех, для которых бренд действительно узнаваем — мясные закуски и чипсы.

Стратегический выбор: чек-лист для бизнеса

Выбор функции топонима в вашем товарном знаке — ключевое решение. Перед подачей заявки ответьте на следующие вопросы:

Цель: Мы создаем независимый охраняемый коммерческий бренд (фантазийное обозначение) или хотим подчеркнуть взаимосвязь бренда с местом производства товара / оказания услуги, местом нахождения производителя (описательное обозначение)?

Фактические обстоятельства (для описательного топонима): Действительно ли описательное географическое наименование, включенное в товарный знак, связано с местом производства товара / оказания услуги или с местом нахождения производителя? Можно ли будет, в случае необходимости, подтвердить наличие такой связи документально?

Фактические обстоятельства (для фантазийного топонима): Посмотрите на обозначение глазами потребителя — как оно воспринимается? Какие ассоциации (смысловые, исторические и т.п.) вызывает? Присутствует ли ваш товар, маркированный указанным обозначением, на рынке? Можно ли будет, в случае необходимости, представить доказательства использования обозначения в России?

Грамотный ответ на эти вопросы превращает географическое название из простого слова в мощный юридический и маркетинговый актив. Учитывая нюансы законодательства и экспертизы, при разработке стратегии защиты бренда с географическим элементом рекомендуется проводить его комплексный анализ с привлечением патентных поверенных.