Товарный знак как актив для бизнеса

Товарный знак в российском праве выступает не только средством индивидуализации товаров и услуг, но и самостоятельным нематериальным активом бизнеса. Его экономико-правовая ценность состоит в том, что он аккумулирует деловую репутацию, обеспечивает узнаваемость продукции на рынке и создает правовой механизм защиты от имитаций, контрафакта и недобросовестного использования сходных обозначений. Исключительное право на товарный знак носит абсолютный характер: правообладатель вправе запрещать третьим лицам использование соответствующего или сходного обозначения в отношении однородных товаров без своего согласия, а также распоряжаться своим правом, в том числе путем отчуждения и предоставления лицензий на использование.

Ключевая особенность правового режима товарного знака состоит в том, что правовая охрана в Российской Федерации возникает в силу государственной регистрации. Сам по себе факт использования обозначения, даже длительного и интенсивного, исключительного права не порождает. Право преждепользования в отношении товарных знаков не признается. Следовательно, для бизнеса регистрация товарного знака является необходимым условием превращения бренда в полноценный оборотоспособный актив. Отсутствие регистрации существенно снижает возможности по пресечению недобросовестной конкуренции и создает риск блокирования последующей регистрации более ранней заявкой конкурента.

Основными способами получения правовой охраны являются, во-первых, национальная регистрация путем подачи заявки в Роспатент и, во-вторых, международная регистрация в рамах мадридской системы, позволяющая испрашивать охрану одновременно в нескольких государствах, включая Российскую Федерацию, на основании одной заявки. При этом международная заявка допускается только при наличии базовой национальной заявки или регистрации в стране происхождения заявителя. Кроме того, в России обозначение может получить охрану посредством признания товарного знака общеизвестным, если вследствие интенсивного использования оно стало широко известным на определенную дату в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.; причем такой режим возможен не только для зарегистрированных товарных знаков, но и для обозначений, используемых в качестве товарных знаков без ранее оформленной регистрации.

Охраноспособность товарного знака устанавливается в рамках экспертизы заявки, включающей формальную экспертизу и экспертизу по существу. Последняя проводится по абсолютным и относительным основаниям для отказа. В части абсолютных оснований оценивается принципиальная способность обозначения выполнять индивидуализирующую функцию. К числу основных препятствий к регистрации относятся отсутствие различительной способности, описательный характер обозначения, а также ложность или способность ввести потребителя в заблуждение относительно товара, производителя либо его происхождения.

Не обладают различительной способностью, в частности, обозначения, состоящие из буквенных сочетаний, не имеющих словесного характера, а также простые линии, геометрические фигуры, числа и их комбинации, если они не формируют принципиально иного уровня восприятия. Не подлежат регистрации также обозначения, характеризующие товар, вошедшие во всеобщее употребление как указание определенного вида товара, а равно общепринятые термины и символы. Для объемных обозначений, в частности формы упаковки, существенное значение имеет критерий функциональности: если форма обусловлена необходимостью достижения технического результата, она не признается охраноспособной; если же она носит оригинальный, творческий и декоративный характер, правовая охрана возможна. Аналогичный подход применяется к цвету или сочетанию цветов: сами по себе они, как правило, не рассматриваются как обладающие достаточной различительной способностью, однако охрана допустима при приобретении такой способности вследствие интенсивного и длительного использования.

Как актив товарный знак существует в четко определенных правовых пределах: объем охраны определяется самим обозначением и перечнем товаров, указанных в свидетельстве. Охрана распространяется на товарный знак именно в том виде, в котором он зарегистрирован, и не охватывает автоматически его возможные варианты. Поэтому для сохранения и повышения стоимости такого актива бизнесу целесообразно регистрировать обозначение в форме фактического использования, а при необходимости — обеспечивать дополнительную охрану его ключевых элементов и вариантов. Именно такой подход позволяет превратить товарный знак в устойчивый объект правовой защиты и полноценный актив коммерческого оборота.

Для сохранения действия и стоимости такого актива принципиально важно его надлежащее использование. Неиспользование товарного знака в течение трех лет с даты регистрации может повлечь досрочное прекращение правовой охраны по заявлению заинтересованного лица. При этом бремя доказывания использования лежит на правообладателе. Следовательно, коммерческая эксплуатация знака должна сопровождаться доказательственной базой: договорами, счетами, рекламными материалами и иными документами, подтверждающими использование именно зарегистрированного обозначения либо его варианта с несущественными изменениями.

Наконец, товарный знак требует постоянного правового администрирования. Существенные изменения бренда в рамках ребрендинга могут выйти за пределы зарегистрированного обозначения и потребовать новой заявки. Иначе бизнес рискует утратить правовую охрану или столкнуться с трудностями при защите права.

Права на зарегистрированные товарные знаки можно эффективно коммерциализировать — то есть, извлекать экономические выгоды из владения и использования.

Наиболее широко распространенным способом коммерциализации таких прав является выдача лицензии. Это предполагает заключение лицензионного договора, по которому правообладатель (лицензиар) разрешает другому лицу (лицензиату) использовать товарный знак на определенных условиях. Среди таких условий могут быть установлены:

• вид лицензии: простая (то есть, дающая права лицензиару выдавать аналогичные лицензии и иным лицам) или исключительная (то есть предоставленная лишь одному лицензиату);
• способы использования товарного знака (на товарах и их упаковке, на сайте в сети «Интернет», в рекламе и предложении товаров и т.п.);
• территория, на которой могут продаваться товары, маркированные товарным знаком;
• размер вознаграждения за использование лицензированных прав, а также порядок его расчета и выплаты;
• правила контроля лицензиара за использованием товарного знака и многое другое.

Лицензия позволяет получать от использования товарного знака регулярный финансовый результат. Возможны, хотя и менее распространены иные модели монетизации товарного знака посредством лицензирования — например, когда за весь срок использования уплачивается единовременный, т.н. паушальный платеж.

Немного иной является модель монетизации посредством франчайзинга (коммерческой концессии). Здесь важно помнить, что в силу ст. 1027 ГК РФ товарный знак является обязательным элементом предоставляемого в рамках договора коммерческой концессии комплекса прав, однако, не единственным. Помимо него в комплекс передаваемых прав могут входить права на ноу-хау, различные объекты авторских прав, промышленные образцы и т.п. То есть, товарный знак в данном случае будет приносить доход правообладателю не сам по себе, а в комплексе с иными объектами интеллектуальной собственности.

Товарный знак может также служить предметом залога. Если ранее кредитные организации крайне неохотно брали в залог любые результаты интеллектуальной деятельности, то в последние годы эта тенденция изменилась — залог товарных знаков стал достаточно обычной вещью. Естественно, банк примет в залог не любой товарный знак, а только тот, который приобрел определенную узнаваемость на соответствующем рынке за счет длительного использования, обширных вложений в его рекламу и т.п. При этом существенно снижает ценность товарного знака как залогового актива его совпадение с фирменным наименованием правообладателя. Это обусловлено существованием т.н. концепции «принципа старшинства права» для объектов интеллектуальной собственности, согласно которой тот, кто раньше получил регистрацию (или даже подал заявку) на соответствующий объект, тот и имеет приоритетное право его использования. В случае обращения взыскания на предмет залога и перехода такого товарного знака сначала к залогодержателю, а потом, возможно и к третьему лицу, в использовании последними подобного товарного знака могут возникнуть сложности, поскольку возникнет смешение с фирменным наименованием прежнего правообладателя. Поэтому подобные знаки банки принимают в залог гораздо менее охотно и это стоит принимать во внимание.

Таким образом, товарный знак как актив для бизнеса — это зарегистрированное исключительное право, которое одновременно выполняет индивидуализирующую, защитную и рекламную функции. Его ценность заключается не только в узнаваемости бренда, но и в том, что он превращает репутацию и маркетинговые инвестиции в юридически защищаемый и экономически оборотоспособный актив.