Товарный знак зарегистрирован. Можно успокоиться?

Экспертиза заявленного Вами обозначения завершилась вынесением положительного решения о регистрации, Вы оплатили пошлину, получили свидетельство о регистрации товарного знака и на ближайшие 10 лет стали счастливым обладателем права на товарный знак. Что теперь? Можно успокоиться?

Каждый ответственный правообладатель должен помнить, что, в соответствии с действующим законодательством, зарегистрированный товарный знак должен использоваться в том виде, в котором он зарегистрирован: без существенных изменений и в отношении тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. Зарегистрированный товарный знак должен использоваться самим правообладателем или по зарегистрированной в Федеральном Институте Промышленной Собственности (ФИПС) лицензии, предоставленной правообладателем или третьим лицом под контролем самого правообладателя.

Понимание должного использования зарегистрированного товарного знака является крайне важным моментом, так как в соответствии с действующим законодательством через три года после даты регистрации товарного знака любое заинтересованное лицо имеет право подать в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его предполагаемым неиспользованием.

Если такое заявление будет подано в Суд по интеллектуальным правам, то правообладателю будет необходимо доказать должное использование своего товарного знака именно в том виде, в котором он был зарегистрирован, то есть без существенных изменений товарного знака и в отношении всех товаров и услуг, для которых подано подобное заявление.

Если в процессе использования зарегистрированного товарного знака правообладатель понимает, что существует необходимость его изменения/ребрендинга, которое влечет за собой добавление новых элементов или удаление элементов зарегистрированного знака, то такие изменения, если они не являются существенными, можно попытаться внести в уже зарегистрированный товарный знак путем подачи заявления о в несении соответствующих изменений в ФИПС.

В случае, если такие изменения являются существенными и меняют общее восприятие зарегистрированного товарного знака, его сущность, то необходимо рассмотреть вопрос подачи дополнительной заявки на новое обозначение в том виде, в котором оно используется или будет использоваться. Такие действия являются необходимыми для защиты Вашего товарного знака от возможной атаки третьих лиц, которые могут попытаться зарегистрировать сходные обозначения, для которых Ваш знак будет являться препятствием для регистрации их обозначений.

Кроме того, правообладателю необходимо знать — чем успешнее его товарный знак и чем больше его популярность, тем сильнее могут возрастать риски подачи на регистрацию сходных до степени смешения обозначений недобросовестными третьими лицами, которые, как правило, пытаются паразитировать на известности, узнаваемости и репутации чужих брендов в целях получения дополнительной выгоды путем введения потребителей в заблуждение в отношении реального производителя товаров путем сходства обозначений.

Что же необходимо сделать, чтобы попытаться предотвратить такую ситуацию?

Правообладатель должен знать, что, если в ФИПС была подана заявка на регистрацию сходного до степени смешения обозначения, и по ней осуществляется экспертиза, то до принятия по ней решения о государственной регистрации предусмотрена возможность подачи в ФИПС обращения в письменной форме, содержащего доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства и выражающего обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения, которое будет учтено в процессе проведения экспертизы.

Исходя из такой возможности, предоставленной законодательством, для правообладателя является важным осуществление мониторинга национального и международного реестра товарных знаков на предмет выявления подачи новых заявок, среди которых могут находиться заявки третьих лиц на обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком правообладателя.

В случае обнаружения такой заявки на сходное до степени смешения обозначение правообладателю рекомендуется подготовить и подать в ФИПС письменное обращение с аргументами о сходстве зарегистрированного товарного знака и поданного на регистрацию обозначения, а также однородности товаров зарегистрированного товарного знака и поданного на регистрацию обозначения.

Основной целью подачи Вашего обращения будет являться дополнительная гарантия того, что наличие Вашего товарного знака будет учтено при проведении экспертизы, и, следовательно, вынесение решения о регистрации в отношении сходного до степени смешения обозначения будет невозможным.

Следует также отметить, что при осуществлении всех вышеуказанных действий правообладателю может оказать профессиональную помощь квалифицированной патентный поверенный, который поможет правильно оценить вопросы, связанные с должным использованием зарегистрированного товарного знака и необходимостью подачи новых заявок, который также осуществит своевременный мониторинг реестров товарных знаков на предмет выявления подачи новых заявок, в отношении которых необходимо будет направить обращения от имени правообладателя.