Как известно, при регистрации товарных знаков в США обязательным является публикация сведений о принятом решении в Официальном бюллетене Патентного Ведомства США.
Такая публикация предоставляет возможность любому заинтересованному лицу в течение 3-х месяцев оспорить эту регистрацию, направив возражение в Патентное Ведомство.
Однако порядок рассмотрения таких возражений в Патентном Ведомстве предполагает соблюдение определённых процедурных моментов и, соответственно, сроки рассмотрения этих возражений, которые в некоторых случаях могут составлять до 2-х лет, что создаёт очевидные неудобства. При этом заявители, в условиях неопределённости в окончательном решении по возникшему спору, зачастую вынуждены приостанавливать или даже пересматривать планы вывода на рынок новых продуктов, что чревато для них финансовыми, а зачастую и репутационными потерями, если к выпуску товара уже были сделаны необходимые приготовления и проведены рекламные кампании.
Кроме того, и заявители и их оппоненты стоят перед лицом несения дополнительных финансовых трат на оплату услуг патентных поверенных и юристов, причём иногда довольно значительных, в случае, если делопроизводство приобретает затяжной характер и в него оказываются втянутыми судебные инстанции. Поэтому в правоприменительной практике США в последние годы всё большее распространение получила практика направления в Патентное Ведомство неформальных протестов против регистрации товарных знаков, которые получили название «письма-протесты» (Letters of Protest).
Использование таких «писемпротестов» и, самое главное, их легальное признание Патентным Ведомством в качестве аргументов для принятия решений по соответствующим делам означает, что данный неофициальный механизм оспаривания товарных знаков может стать эффективным инструментом для защиты заинтересованными лицами своих прав уже на стадии экспертизы заявки на товарный знак, поскольку следствием рассмотрения таких «писем-протестов» может стать не только решение о полном отказе в регистрации оспариваемого товарного знака, но и такие менее радикальные по своему характеру решения, как решение о дискламировании (исключении из правовой охраны) того или иного элемента товарного знака оппонента или решение об ограничении заявленного оппонентом перечня товаров.
Следует отметить, что подателем «писем-протестов» могут быть не только правообладатели ранее зарегистрированных товарных знаков или других объектов исключительных прав, но и иные лица. В этой связи хотелось бы привести пример из своей практики по регистрации товарного знака в США одним из клиентов фирмы «Городисский и Партнеры», когда соответствующее обращение (фактически аналог «письма-протеста») было подано ответственному лицу Патентного Ведомства со стороны другого сотрудника (!) Ведомства, а именно со стороны сотрудника Отдела регистраций и выдачи свидетельств на товарные знаки, в обязанности которого не входит функция экспертизы товарных знаков на соответствие условиям охраноспособности. Суть дела заключалась в том, что данный сотрудник посчитал, что поступившее к нему Решение о регистрации товарного знака предоставляет знаку неоправданно широкую правовую охрану в связи с наличием в знаке словесного элемента, который является по сути описательным, но запись о дискламировани которого не была сделана в уже вынесенном и утверждённом Решении о регистрации. Таким образом, по мнению данного сотрудника Ведомства, осуществление регистрации товарного знака в соответствии с поступившим к нему Решением, могло бы привести к нарушению прав других лиц, у которых также мог бы возникнуть интерес в использовании в будущем имеющегося спорного словесного элемента в своих товарных знаках.
По результатам рассмотрения обращения («письма-протеста») Патентным Ведомством было принято решение о возврате утверждённого Решения о регистрации товарного знака российского клиента на повторную экспертизу, которая отменила данное Решение и вынесла новое Решение с дискламированием оспариваемого словесного элемента.
Процедура Рассмотрения «писем-протестов В Патентном ведомстве США
К «письму-протесту» должны быть приложены материалы, подтверждающие позицию заявителя или, в крайнем случае, ссылки на соответствующие информационные источники. При этом «письмо-протест» (или, по крайней мере, информация о его содержании) может быть направлено заявителю (или его патентному поверенному), который имеет право представить в Патентное Ведомство соответствующий отзыв, после чего экспертизой будет принято окончательное решение по существу.
Процедура рассмотрения «писемпротестов» детально изложена в разделе 1715 Руководства по экспертизе товарных знаков Патентного Ведомства США.
«Письма-протесты» направляются в адрес уполномоченного лица в соответствующий департамент Патентного Ведомства. Данное лицо, ответственное за разработку политики по вопросам экспертизы товарных знаков, рассматривает представленное «письмопротест» в течение 2-х месячного срока и, в случае согласия с содержащимися в нем аргументами, передаёт его в Экспертный отдел Ведомства для повторного рассмотрения и принятия решения по существу дела.
Среди оснований для удовлетворения «писем-протестов» могут быть:
- подтверждение описательности или «общеприменимости» заявленного обозначения или каких-либо его элементов
- наличие сходства до степени смешения с уже зарегистрированными или поданными на регистрацию товарными знаками других лиц
- сведения о наличии рассматриваемого судебного спора между подателем «письма-протеста» и заявителем по поводу оспариваемого товарного знака, а также иные сведения о наличии правовой коллизии или спора между сторонами по данному знаку
- наличие оспариваемого товарного знака в качестве наименования товара или услуги в перечне товаров ранее зарегистрированного товарного знака.
Следует отметить, что в случае вынесения негативного решения по поступившему «письму-протесту», данное обстоятельство никак не отразится на рассмотрении в дальнейшем официального возражения против регистрации оспариваемого товарного знака, который может быть подан заинтересованным лицом в установленном порядке в Апелляционную инстанцию Патентного Ведомства после публикации Решения о регистрации.
В заключение хотелось бы заметить, что целесообразность введения в нашей стране упомянутой неформальной процедуры оспаривания товарных знаков других лиц была отмечена со стороны официальных представителей Роспатента на Ежегодной конференции Роспатента в октябре 2010 года.
В частности, в выступлении Заместителя руководителя Роспатента Л. Л. Кирий «Развитие законодательства по товарным знакам» было отмечено, что «…в Гражданском Кодексе РФ целесообразно закрепить практику публикации Роспатентом сведений о заявках на товарные знаки, а также обязанность экспертизы учитывать при принятии решений замечания 3-х лиц, содержащих доводы о несоответствии заявленных обозначений требованиям законодательства…». Надеемся, что такие изменения вскоре будут приняты.
