Что понимать под известностью эквивалентных признаков?

В журнале «Патентный поверенный» № 5/2015 опубликована статья Е. А. Устиновой¹, в которой автор (далее – оппонент), критикуя мои высказывания², предлагает, тем не менее, изменить редакцию действующей нормы ст. 1358 ГК РФ, а после публичного обсуждения и принятия единого определения «эквивалентный признак», которое оппонент, тем не менее, конкретно не излагает, закрепить его во всех комментариях в единой редакции. Прямо так и сказано: «должно быть закреплено во всех комментариях в единой редакции», что надо понимать в смысле «и никаких гвоздей»³. Ссылаясь на свои и зарубежные публикации, относящиеся к применению доктрины эквивалентов, оппонент пишет:

«Накопленная за полтора столетия практика прецедентов служила и служит в зарубежном патентном деле основой как для дальнейшего совершенствования принципов доктрины эквивалентов путем публичного обсуждения в статьях и на симпозиумах, так и примером для толкования определений.

В нашей стране ситуация обратная: в Патентном законе, а затем в ГК РФ предусмотрено условие эквивалентной замены при отсутствии собственной судебной практики, а cледовательно, сформулированных на ее основе принципов. Законодатель также не дает каких-либо рекомендаций или разъяснений по поводу применения доктрины эквивалентов».

Не могу согласиться со столь негативной оценкой деятельности законодателя и судебной практики по рассматриваемому вопросу, и бессмысленно упоминать Патентный закон РФ при обсуждении особенностей отечественного применения доктрины эквивалентов, не оговаривая год принятия его редакции (1992 или 2003), так как доктрина эквивалентов⁴ изложена совершенно различно в двух редакциях одного и того же закона.

Законодательство, касающееся эквивалентных признаков, создавалось в Российской Федерации не на пустом месте, и давайте начнем не с момента появления Патентного закона и ГК РФ, как это делает оппонент, а еще со времен СССР, законодательство и судебную практику которого в отношении эквивалентных признаков (эквивалентной замены) нельзя не учитывать при обсуждении нынешнего положения. Хотелось бы, чтобы и это, следуя словам оппонента, «было закреплено во всех комментариях» российского законодательства при упоминании определения «эквивалентный признак».

Наиболее подробно, с учетом зарубежной практики того времени, об эквивалентных признаках было сказано в Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, утвержденной Госкомизобретений СССР 15 января 1974 г., (далее – Инструкция 1974 г.), в четвертом абзаце п. 24 которой изложено следующее правило: «Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами). Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области».

Далее, в 1979 г. Госкомизобретений СССР издал обязательные для применения инструктивно-методические материалы: Порядок подготовки, заполнения и утверждения документов, оформляемых при выплате вознаграждения авторам за использованные изобретения и рационализаторские предложения и выплате премий за содействие изобретательству и рационализации, (далее – Порядок 1979 г.). В п. 4.13 Порядка 1979 г. приведен документ «Заключение об эквивалентности использованных в объекте технических решений признакам формулы изобретения», содержащий следующие условия применения доктрины эквивалентов:

«4.13.1. Заключение составляется только в тех случаях, когда при использовании изобретения имеет место замена одного или нескольких признаков, указанных в формуле изобретения, другими взаимозаменяющими элементами (эквивалентами).

4.13.2. Эквивалентная замена признаков, указанных в формуле изобретения, другими техническими решениями, элементами признается только при соблюдении следующих условий:

а) если замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения;

б) если при замене признаков изобретения другими элементами (эквивалентами) достигается тот же результат;

в) если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты);

г) если технические решения (элементы), которыми заменяются признаки изобретения, известны в данной области (Инструкция⁵, п. 24).

4.13.3. Неправомерным является эквивалентная замена единственного отличительного признака, указанного в формуле изобретения. Замена единственного отличительного признака, обусловившего признание заявленного технического решения существенно новым, другим техническим решением не является эквивалентной заменой, в связи с тем, что сводит объект техники по новизне на уровень прототипа изобретения.

4.13.4. Эквивалентная замена признаков, указанных в формуле изобретения на применение, не распространяется на основное изобретение, которое использовано автором изобретения на применение, как известное в другой области техники».

Напомним, что и до Инструкции 1974 г. в СССР уже существовали нормативные документы, в которых предусматривались правила установления использования изобретения с эквивалентными признаками, например, Разъяснения Комитета по делам изобретений и открытий при СМ СССР №3/26, 1967 г. (далее – Разъяснения 1967 г.), в п. 4 которых сказано: «Изобретение признается внедренным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков другими взаимозаменяющими элементами (эквивалентами)». В Разъяснениях 1967 г. ничего не говорилось именно об известности эквивалентных признаков, о которой заговорили только в Инструкции 1974 г., но как можно даже не упоминать отечественную практику, когда почти 50 лет назад эквивалентные признаки у нас уже упоминались в нормативных документах, определявших использование изобретений, я не понимаю. В советское время условия Инструкции 1974 г. подлежали неукоснительному соблюдению, а Порядок 1979 г. содержал разъяснения (условия) по применению той доктрины эквивалентов, которая была в ней раскрыта.

На пустом месте такие документы не рождаются, и их появление – всего лишь свидетельство участия государства в нормативном упорядочении разрешения споров, возникавших в связи с использованием изобретений. Обращения⁶ спорящих сторон в Госкомизобретений СССР за разъяснениями, как правило, приводили к разрешению спора без обращения в суд. К судебной процедуре стороны прибегали в крайних случаях, чем и объясняется относительно небольшое число именно судебных споров по эквивалентным признакам. Сегодня в прерогативу Роспатента подобные разъяснения не входят, и споры по использованию изобретений решаются только в судах.

В брошюре «Защита прав изобретателей и рационализаторов» в разделе «Установление факта использования изобретения при замене его признаков эквивалентными решениями» приводятся как примеры немногочисленные судебные споры по данному поводу, тем не менее, напоминающие нам о существовании проблемы с эквивалентными признаками и тогда⁷. В статьях Л.О.Сольц «Установление сферы действия патентов в судебной практике» (Вопросы изобретательства, № 2/1966, № 8/1967, № 3/1968, № 1–2, 10/1970) тоже можно прочитать много интересного из отечественной практики.

Оппонент пишет: «Предсказуемость формулы изобретения обеспечивается, в частности, тем, что ее толкование должно быть основано на знаниях и способностях среднего специалиста. Речь идет о ключевой фигуре патентного права – среднем или обычном специалисте в области техники, развернутая характеристика которого в настоящее время содержится в Инструкции по проведению экспертизы и Руководстве по экспертизе в ЕПВ».

Должен заметить, что Инструкция по проведению экспертизы и Руководство по экспертизе в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ) имеют непосредственное отношение к экспертизе изобретений, то есть к оценке их патентоспособности, и не имеют никакого отношения к доктрине эквивалентов, которая применяется судами только при рассмотрении споров о нарушении патентов, и в них не упоминается такое словосочетание как «эквивалентный признак» или «доктрина эквивалентов». Ссылки на документы и практику ЕПВ оппонент привел в теоретических рассуждениях для подкрепления своего мнения. Однако не будем забывать, что в случае судебного спора российские суды не примут доказательств, основанных не на российском, а на европейском законодательстве или практике, что в области оценки патентоспособности изобретения мы уже наблюдали.

Арбитражный суд г. Москвы в решении от 30 января 2009 г. по делу №А40-28534/08-51-272, в котором было заявлено требование о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Роспатента и которым патент РФ № 2294743 признан недействительным полностью, отметил в отношении заключения, представленного назначенным судом экспертом, следующее:

«Оценив заключение экспертизы в совокупности с другими имеющимися в деле доказательствами, суд пришел к выводу, что оно не может быть положено в основу решения по данному делу по следующим причинам. Так, при проведении экспертизы эксперт применила методику оценки изобретательского уровня изобретения, используемую в Европейском патентном ведомстве. Между тем, решение ППС основано на национальном патентном законодательстве, и проверка правомерности оспариваемого решения ППС осуществляется на основе российского патентного законодательства (статья АПК РФ). Европейская патентная конвенция представляет собой документ, не ратифицированный и не применяемый на территории Российской Федерации».

Таким образом, при ответе на поставленные судом вопросы эксперт руководствовалась нормами закона, не подлежащими применению на территории Российской Федерации, которые отражают принципиально иной, отличный от российского патентного законодательства подход при оценке патентоспособности изобретения. Что-либо добавить к сказанному судом вряд ли имеет смысл, но несложно догадаться, кто был судебным экспертом в приведенном судебном деле.

Для наглядности российские нормы, относящиеся к эквивалентам⁸, сведены в таблицу (табл.).

Читатели могут без труда самостоятельно сравнить содержание каждой нормы в отношении эквивалентных признаков и определить разницу между ними. vНапомним также, что второй абзац п. 1 ст. 22 недолго просуществовавшего закона СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 г. содержал следующую норму: «Продукт признается изготовленным с применением запатентованного изобретения, а способ, охраняемый патентом, примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему».

Критикуя мои высказывания 2006 г. относительно известности эквивалентного признака, оппонент не полностью процитировал мой текст и не привел те завершающие фразы, в которых, в продолжение толкования условия известности эквивалентного признака, прописанного в Патентном законе РФ 2003 г., отмечалось: «Речь, как я полагаю, не идет о том, чтобы в источнике информации обязательно присутствовало слово «эквивалентный». Достаточно представить сведения о конструкции, функциях, строении, свойствах и иных характеристиках найденного технического средства (признака), подтверждающих возможность использовать такой признак как эквивалентный в конкретном запатентованном объекте».

Представляется, что из сказанного выше однозначно следует, о какой известности эквивалентного признака и в какой ее ипостаси идет речь.

Оппонент акцентирует внимание на том, что «доктрина эквивалентов – это система воззрений, руководящих принципов и правил, которые выработала зарубежная судебная практика при рассмотрении дел о нарушении патентов в случае имеющей место замены признаков в формуле изобретения. Она создавалась в течение полутора столетий, изменялась и совершенствовалась. При этом определения понятия «эквивалентные признаки» формулировались в разных странах по-разному».

Определения понятия «эквивалентный признак» действительно формулировались в разных странах по-разному и до сих пор по-разному толкуются в судах, но нельзя умалчивать о том, что несмотря на длительное обсуждение в ВОИС, страны в 1991 г. так и не приняли в окончательном чтении удовлетворяющий всех проект договора, дополняющего Парижскую конвенцию, в ст. 21 которого предлагалось указать:

«Эквивалентный элемент» обычно считается элементом, являющимся эквивалентом элементу, выраженному в формулировке пункта формулы, если на момент любого предполагаемого нарушения соблюдено одно из следующих условий в отношении заявленного изобретения:

(i) эквивалентный элемент осуществляет в отношении изобретения, по существу, ту же функцию, по существу, тем же образом и приводит, по существу, к тому же результату, что и элемент, который выражен в пункте формулы, либо

(ii) специалисту в данной области ясно, что в связи с данным изобретением результат, достигаемый при помощи данного элемента, в том виде как он выражен в формуле, может быть достигнут при помощи эквивалентного элемента.

Любая договаривающаяся сторона свободна определять, является ли элемент эквивалентом другому элементу, выраженному в формулировке пункта формулы, путем ссылки только на условие, указанное в подпункте (i), либо только на условие, указанное в подпункте (ii), при условии, что при сдаче ратификационной грамоты или акта о присоединении к настоящему договору она уведомляет об этом генерального директора».

Об этом на коллегиальных чтениях, организованных в 2012 г. Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных, я рассказал в презентации на тему «Доктрина эквивалентов: теория и российская практика».

Оппонент отмечает: «При этом именно к признаку, согласно принципам доктрины эквивалентов, изначально предъявляются еще и другие требования. Одно из них уже было указано – это условие известности среднему специалисту в технике в качестве функционального заменителя признаку из формулы изобретения, то есть в первую очередь устанавливается техническая эквивалентность по известным среднему специалисту источникам информации. Только после этого допускается оценка эквивалентности признаков, а по существу эквивалентности воплощений в соответствии с принятыми определениями понятия «эквивалентный признак». Далее оппонент пишет: «Так, на форуме юрклуба, посвященном понятию «эквивалентный признак», который начался в 2009 г. и действовал до июля 2015 г., В.Ю.Джермакян неоднократно подчеркивал, что известность эквивалентных признаков прямо следует из законодательной нормы, так прописана норма закона, и читать ее по другому невозможно (http://forum.yurclub.ru/index.php? showtopic=217202)».

Действительно, я неоднократно подчеркивал, что известность эквивалентных признаков прямо следует из рассматриваемой редакции законодательной нормы, и продолжаю так считать, но давайте все-таки прочитаем изложенное в одном из моих ответов на том же форуме по теме «Понятие эквивалентных признаков» (пост № 318 от 26 декабря 2014 г.): «А «эквивалентных» признаков без соотнесения их к «эквивалентной замене», вы вообще не найдете, и не существует неких, заранее составленных перечней «эквивалентных » признаков, из которых (из перечней) можно всегда взять и вытянуть нужный. Есть эквивалентная замена или есть ли в используемом продукте эквивалентный признак, это всегда есть следствие конкретной оценки конкретного продукта с конкретными признаками, и то, что являлось «эквивалентом » в одном случае, может совершенно им не быть в другом». Что тут можно не понять?

Впоследствии оппонент отмечает: «Что касается основного критерия известности эквивалентности признаков, то здесь ситуация оказывается не совсем понятной» и приводит собственный анализ толкования содержания фразы «либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники», делая вывод, что сказанное им «свидетельствует скорее о том, что рассматриваемая норма изложена неудачно с точки зрения лексики и недостаточно продумана с патентно-правовой точки зрения, нежели о том, что в ней представлена новая «осознанная осознанная» концепция доктрины эквивалентов».

Каждый волен излагать свое мнение, но позвольте сослаться на судебное решение, в котором показательной является высказанная судом мотивация (спор о нарушении патента РФ №2110241), имеющая непосредственное отношение к нашим противоречивым с оппонентом мнениям.

Арбитражный суд Московской области решением от 7 марта 2006 г. удовлетворил исковые требования и обязал ответчика прекратить нарушение патента. Сравнив признаки независимого пункта формулы изобретения с соответствующими признаками производимых ответчиком устройств, суд сделал вывод, что имеются три отличия, которые являются эквивалентными признакам формулы изобретения, что, по его мнению, свидетельствует о неправомерном использовании ответчиком изобретения истца. Однако кассационная судебная инстанция пришла к выводу, что решение суда первой инстанции подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение по следующим причинам.

Кассационная инстанция отметила, что суд первой инстанции, установив эквивалентность признаков формулы изобретения, не определил, когда эти эквивалентные признаки стали известны в данной области техники и были ли они известны в данной области до совершения оспариваемых действий. Отменяя судебный акт суда первой инстанции как незаконный и необоснованный, кассационная инстанция подчеркнула, что установление данных обстоятельств в соответствии с нормой п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ является необходимым условием для признания факта использования в продукте или способе запатентованного изобретения, и в случае использования продукта, содержащего эквивалентные признаки, которые не были известны до совершения действий, указанных в п. 1 ст. 10 Патентного закона, такие действия не признаются использованием изобретения⁹.

Можно идеологически поддерживать то или иное определение понятия «эквивалентный признак», можно американское, можно немецкое или европейское, или все сразу, но соблюдать в Российской Федерации все равно придется российское, и в том виде, как установлено в действующей норме ст. 1358 ГК РФ.

В завершение оппонент предлагает заменить редакцию ст. 1358 ГК РФ следующей: «Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, который признается эквивалентным ему до даты приоритета изобретения ». И далее отмечает: «Кроме того, крайне необходимо разработать алгоритм оценки факта нарушения патента с применением доктрины эквивалентов, то есть набор инструкций, последовательность определенных действий, совокупность правил, которые известны в качестве принципов доктрины эквивалентов».

Следовательно, при каких условиях признак будет признаваться эквивалентным, что будет пониматься под известностью информации, позволяющей судить об эквивалентности, еще следует разработать, как и алгоритм оценки факта нарушения и т.д., но пока, как я понимаю, нужно закрыть глаза на все советское по эквивалентным признакам.

Так разрабатывайте, убеждайте российское патентное сообщество и законодателя в том, что надо все позаимствовать из опыта применения законодательства ЕПВ или из практики американских судов, допускающей широкое и субъективное толкование определения «эквивалентный признак», ограничивающееся в ряде случаев только совпадением функций сравниваемых признаков. Но пока действует ст. 1358 ГК РФ, нам остается ее неукоснительно соблюдать, даже если она нам не нравится, о чем напоминают приведенные выше судебные решения.

1. Устинова Е.А. Доктрина эквивалентов: толкование статьи 1358 ГК РФ // Патентный поверенный. 2015. № 5. С. 25.
2. Джермакян В.Ю. Какие признаки считать эквивалентными? // Патентный поверенный. 2006. № 4. С. 21.
3. Одна из ставших назидательными фраз из произведения В.В.Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
4. Упоминаемая здесь и далее по тексту доктрина эквивалентов всего лишь означает, что в российском и ранее в советском праве уже существовали условия (правила), при соблюдении которых изобретение признавалось использованным при осуществлении так называемой эквивалентной замены признаков, несмотря на формальное неиспользование всех признаков независимого пункта в том виде, в котором они изложены в формуле изобретения.
5. Инструкция 1974 г.
6. работе экспертного совета Госкомизобретений, оценивавшего эквивалентные признаки при даче разъяснений по обращениям авторов, см.: Гурьянов П.П., Сольц Л.О., Фурман Э.И. Теория эквивалентов и ее использование при толковании формулы изобретения. М.: ЦНИИПИ, 1971. С. 79–82.
7. Абельдяев Л.С., Лагутин А.Ф. Защита прав изобретателей и рационализаторов. М.: Юридическая литература, 1987.
8. Фразы, относящиеся к эквивалентам, выделены жирным шрифтом
9. Постановление ФАС Московского округа от 15 июня 2006 г. № КГ-А41/4225-06 по делу № А41-К1-22141/05.

Список литературы

1. Абельдяев Л.С., Лагутин А.Ф. Защита прав изобретателей и рационализаторов. М.: Юридическая литература, 1987.
2. Гурьянов П.П., Сольц Л.О., Фурман Э.И. Теория эквивалентов и ее использование при толковании формулы изобретения. М.: ЦНИИПИ, 1971.
3. Джермакян В.Ю. Какие признаки считать эквивалентными? // Патентный поверенный. 2006. № 4.
4. Устинова Е.А. Доктрина эквивалентов: толкование статьи 1358 ГК РФ // Патентный поверенный. 2015. № 5.