Международные юридические вопросы, связанные с лицензированием и франчайзингом

Как известно, франчайзинг является широко распространенным способом масштабирования бизнеса. Особенно актуален он в ситуации, когда франчайзер стремится выйти на иностранный рынок и предлагает международную франшизу для продажи товаров и (или) услуг. Также удобно и международное лицензирование. Оно используется в ситуациях, когда правообладатель не планирует организовывать в иной стране свое представительство или дочернюю компанию, но стремится к тому, чтобы его бренд и товары (услуги) были представлены на этом рынке с использованием его товарного знака. Однако у международного франчайзинга и лицензирования есть целый ряд особенностей, и их необходимо учитывать.

Одна из самых частых ошибок, которую допускают участники франчайзинговых и лицензионных отношений, – продажа франшизы или лицензирование прав партнеру из страны, где товарный знак правообладателя не зарегистрирован. Если иные наиболее частые объекты комплекса исключительных прав, предоставляемых в рамках франшизы (лицензии) – программы для ЭВМ, ноу-хау, объекты авторского права – при выполнении автором и/или правообладателем определенных условий в месте своего нахождения получают международную правовую охрану, то товарный знак охраняется только в тех государствах, где он зарегистрирован в установленном порядке. Конкретные последствия такого отсутствия государственной регистрации будут зависеть от национального правового режима соответствующего государства, но в любом случае они будут негативными для сторон и в первую очередь для франчайзера (лицензиара). Например, франчайзи (лицензиат) сможет не только без особого ущерба для себя расторгнуть франчайзинговый (лицензионный) договор, но в определенных обстоятельствах и отсудить уплаченные ранее роялти, поскольку правовой охраны ключевого для франшизы (лицензии) права на территории его страны не существовало, а значит и предоставление ему права пользования данным объектом не могло состояться.

Кстати, и у франчайзи или лицензиата также могут возникнуть существенные проблемы. Во многих иностранных государствах отсутствие регистрации товарного знака, право на который было предоставлено по франчайзинговому или лицензионному договору, не позволит отнести уплаченные за такое право роялти на расходы, учитываемые при налогообложении прибыли.

Помимо заключенного (подписанного сторонами) договора франчайзинга или лицензионного соглашения, учитывающего все существенные параметры (условия) договора, которые характерны для государства, где будет исполняться такой договор, необходимо пройти процедуру регистрации франшизы или лицензии, если такая регистрация является обязательной. В настоящий момент регистрация франшизы (лицензии) действует более чем в 20 странах, включая Бразилию, Китай, Малайзию, Румынию, Саудовскую Аравию, Южную Африку, Южную Корею, США (около половины Штатов) и Вьетнам. Если франшиза (лицензия) должна быть зарегистрирована, но этого не сделано, могут наступить такие последствия:

• договор будет считаться недействительным;
• договор будет считаться незаключенным;
• франшиза(лицензия) будет считаться несостоявшейся, в зависимости от применимого законодательства.

Кроме того, при отсутствии регистрации франчайзи (лицензиат) не будет считаться законным пользователем по соответствующему договору. Как правило, регистрация осуществляется на основании представленного сторонами оригинала заключенного договора; в некоторых странах вместо оригинала договора разрешается представить иной подтверждающий документ (выписку из договора или короткую форму договора).

Еще один важный аспект международных франчайзинговых и лицензионных отношений – место рассмотрения споров по ним и компетентный судебный орган. Их обязательно нужно определить в договоре, так как стороны находятся в разных государствах. Особую актуальность этот вопрос получил в последние годы на фоне масштабных санкционных войн, происходящих по всему миру. В этих условиях многие государства вводят в свои правовые режимы процессуальные нормы, направленные или на обязательное рассмотрение споров с участием субъектов, инкорпорированных на их территории, во внутренних судах такого государства, или на затруднение исполнения судебных решений, вынесенных в недружественных государствах (т.н. юрисдикционные иммунитеты). В этой связи решения компетентного судебного органа должны быть исполнимыми в обоих государствах местонахождения сторон: и правообладателя (франчайзера, лицензиара), и пользователя (франчайзи, лицензиата).

В российском процессуальном законодательстве закреплено применение в вопросах признания и приведения в исполнение решений иностранных судов принципа взаимности. Данный принцип, упрощенно, заключается в том, что Российская Федерация соглашается приводить в исполнение решения государственных судов тех иностранных государств, которые принимают и приводят в исполнения решения, вынесенные судами Российской Федерации. В то же время существует возможность признания и приведения в исполнение решения коммерческого арбитража на основании международной Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (заключена в Нью-Йорке в 1958 году). Российская Федерация, как и большинство развитых иностранных государств, является участником данной конвенции. Она обязывает подписавшие ее государства признавать и приводить в исполнение на своей территории решения, вынесенные коммерческими арбитражами. Это может быть как постоянно действующий арбитражный суд (например, в Российской Федерации таким является Московский коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ), так и временно собравшийся для рассмотрения конкретного спора (т.н. арбитраж ad hoс*).

Чтобы исключить риск непринятия коммерческим арбитражем спора из франчайзингового или лицензионного договора, нужно не только правильно указать в договоре соответствующее арбитражное учреждение. Целесообразно также предусмотреть в договоре рекомендуемую им арбитражную оговорку. Важно также помнить, что решение международного коммерческого арбитража не обжалуется в вышестоящих инстанциях.

* Согласно ст. 2 ФЗ «О арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора (ad hoc), является третейский суд, осуществляющий арбитраж при отсутствии администрирования со стороны постоянно действующего арбитражного учреждения (ПДАУ).