Некоторые аспекты регистрации товарного знака за рубежом

«…Экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная… Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, — как iPhone», — Алексей Кудрин в интервью РБК.

Какой производитель не мечтает создать такой товар, который вдруг захотят купить во всех странах! Если у Вас есть такие планы, думаем, эта информация будет для Вас полезной. Конечно, в первую очередь, такой товар нужно создать, но также немаловажно этот товар «правильно» назвать, чтобы зарубежный потребитель его позитивно воспринял, а патентное ведомство зарубежной страны предоставило ему правовую охрану.

Напомним, что правовая охрана товарного знака имеет территориальный характер, то есть монополия на него предоставляется ровно в пределах той страны, в которой он зарегистрирован. И как только Вы выходите за эту территорию без регистрации, Ваш товарный знак становится беззащитен. Более того, использование товарного знака без регистрации способно нарушить права третьих лиц на сходные обозначения.

Зачастую российские производители не придают этому аспекту должного внимания, что, в лучшем случае, усложняет, а иногда делает невозможным выход российского товара на международный рынок.

Итак, что нужно знать о правовой охране товарных знаков за рубежом.

Базовым документом, регулирующим вопросы промышленной собственности в самом широком смысле слова на территории более чем ста тридцати стран мира, является Парижская конвенция. В этом документе изложены, в том числе, требования к товарным знакам, несоответствие которым может привести к отказу в регистрации. Конечно, при экспертизе обозначений патентные ведомства опираются на национальные законодательства, но основополагающие условия изложены в Парижской конвенции.

Первое условие — регистрация знака не должна привести к нарушению прав, приобретенных ранее третьими лицами.

В своей практике нам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда производитель испрашивал правовую охрану обозначения, способного индивидуализировать свой товар в интересующей стране после того, как экспонировал такие товары на международной выставке или экспортировал их «пробную» партию, и к моменту подачи заявки оказывалось, что такой же или сходный до степени смешения товарный знак в «нужной» стране уже существовал. В подобном случае возникает угроза не только не зарегистрировать свой товарный знак в выбранной стране, но и получить претензию со стороны третьих лиц.

Единственный способ выявить наличие/отсутствие прав третьих лиц — провести поиск тождественных/сходных до степени смешения товарных знаков в реестре соответствующего патентного ведомства. И, конечно, в идеале такой поиск нужно проводить до появления Вашего товара на «чужой» территории.

Второе условие, о котором говорится в Парижской конвенции — знаку может быть отказано в регистрации, если он не имеет отличительных признаков, противоречит морали или общественному порядку, или он может ввести потребителя в заблуждение.

Разберем некоторые из указанных оснований подробнее.

Необходимо учитывать, что нормы оценки отличительных признаков, противоречия морали и общественному порядку и даже введения потребителя в заблуждение в разных странах отличаются, и на эту оценку значительно влияют обычаи, традиции и нравы выбранных стран.

Например, в Китае было отказано в регистрации товарному знаку «TSAR». Ведомство вынесло решение об отказе на том основании, что оно «может оказать нездоровое (вредное) влияние». Полагаем, что в стране, в которой руководящую роль играет Коммунистическая партия, такое решение ведомства, являющегося государственным органом, вполне объяснимо.

А в странах, в которых действует «сухой» закон (например, Иран, Судан и др.), любое обозначение, заявленное на регистрацию в отношении алкогольных напитков, получит отказ.

По-разному оценивается описательность обозначений (т.е. наличие/отсутствие достаточных отличительных признаков), и в некоторых зарубежных ведомствах экспертиза придерживается более строгого подхода к потенциально описательным обозначениям. Например, обозначение «Be active» (перевод — будь активным), заявленное в отношении продуктов питания, в Германии было признано не обладающим различительной способностью. Согласно пояснению поверенного из Германии, ведомство считает, что такое обозначение является описательным для еды и напитков (видимо, на том основании, что заявляемые товары способствуют активности человека) и не может быть монополизировано одним лицом.

В некоторых ведомствах обозначения, имеющие в своем составе слово «Русский/Russian», признаются вводящими потребителя в заблуждение, несмотря на то, что заявитель (производитель) имеет российское происхождение. Например, для того чтобы зарегистрировать в Венгрии и в Швейцарии обозначение со словом «Русский», российскому заявителю потребовалось внести в перечень уточнение: «все товары российского происхождения».

Не всегда беспрепятственно проходят экспертизу в иностранных ведомствах обозначения, выполненные в кириллице.

Во-первых, необходимо учитывать, что обозначения в кириллице могут по звучанию походить на слова, имеющие в языке выбранной страны «отрицательную» семантику. Например, русское слово «Жигули» в некоторых странах ассоциировалось со словом «jigolo», которое вызывает не самые положительные ассоциации, поэтому российские автомобили поставлялись под товарным знаком LADA.

Кроме того, в странах, где с кириллицей практически незнакомы, например, где иероглифическая система или арабское письмо, обозначение в кириллице, особенно если оно выполнено оригинальным шрифтом, может быть воспринято как графическое (картинка) и зарегистрировано в качестве изобразительного товарного знака. В ведомстве Китая, по словам поверенных, обозначения в кириллице, как правило, регистрируются как изобразительные, но могут рассматриваться и как словесные. При этом в реестр они вносятся сочетанием латинских букв, похожих на кириллические, например, «РОДНИК» — «POAHNK». То есть от «словесного» остается только сочетание букв, которое не всегда и произнести-то можно, а тем более определить его семантику.

Обозначению в кириллице может быть совсем отказано в регистрации, на том основании, что «обозначение выполнено на нераспространенном в стране языке и, следовательно, оно не обладает различительной способностью». На этом основании, например, товарный знак «Царица стола» получил отказ в регистрации во Вьетнаме и на Кубе. Полагаем, что ведомства этих стран признают обозначения в кириллице не обладающими различительной способностью, поскольку они воспринимаются только как набор неизвестных символов, которые не имеют никакого смысла, не вызывают никаких ассоциаций и не запоминаются.

С другой стороны, в странах, в которых с русским языком знакомы, и где кириллические буквы не воспринимаются как графика, словесное обозначение в кириллице может быть признано неохраноспособным уже с учетом семантики обозначения, при этом экспертиза не всегда учитывает многозначность слов, входящих в состав обозначения, и смысловое значение обозначения в целом. Например, какое значение для русского человека имеет словосочетание «Русская выдержка»? Конечно же, в первую очередь, это стойкий, выносливый характер, особенно в сочетании с прилагательным «русская». Об этом нам говорят словари Ожегова и Ушакова: «Выдержка — Самообладание, уменье не поддаваться минутным настроениям, упорство в выполнении чего-нибудь». С учетом этих доводов удалось зарегистрировать этот товарный знак в Российском патентном ведомстве в отношении алкогольных напитков. Однако доводы об особом свойстве русского характера, позволившие зарегистрировать обозначение в РФ, не были приняты патентным ведомством Эстонии и заявка на регистрацию товарного знака «Русская выдержка» получила отказ на том основании, что, кроме прочих, слово «Выдержка» имеет значение «Процесс вызревания или старения напитка».

Как видно из примеров, выбор обозначения в качестве средства индивидуализации экспортного товара требует самого тщательного анализа с учетом особенностей стран, в которых Вы хотите получить его правовую охрану.

Однако стоит отметить, что успешная регистрация товарного знака в выбранной Вами стране не всегда гарантирует коммерческий успех на ее территории.

Вспомним один очень показательный пример. В начале 90-х на прилавках наших магазинов появилось детское питание под названием «Blédina», и это обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака, в том числе, и в отношении России, однако продукты с таким не очень благозвучным для нас названием в России так и не прижились.

Таким образом, важна не только регистрация товарного знака в выбранной Вами стране, но и его положительное восприятие потребителями этой страны.

Определившись со странами и обозначением, которое Вы хотите не только использовать для индивидуализации своего товара, но и получить его правовую охрану, можно приступить к выбору процедуры регистрации.

На сегодняшний день существуют международная (Мадридская система), национальная и региональная процедуры регистрации товарных знаков. Каждая из них имеет свои плюсы и свои минусы.

Международная регистрация товарного знака по Мадридской системе

Обязательным условием для регистрации товарного знака по Мадридской системе является наличие уже зарегистрированного или заявленного на регистрацию в стране происхождения товарного знака, на базе которого и подается международная заявка.

Мадридская система особенно выгодна и удобна, если регистрация планируется в нескольких странах, являющихся членами Мадридского союза, который в настоящий момент объединяет более 100 стран. Для этого потребуется подача только одной заявки на одном языке и оплата одного набора пошлин.

После поступления в Международное Бюро Всемирной организации по интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) заявке присваивается единый для всех заявленных стран приоритет, и даже выдается свидетельство о регистрации, но по факту на этот момент товарный знак не зарегистрирован ни в одной стране, а только направляется на экспертизу в ведомства указанных заявителем стран, где и проводится, в соответствии с национальным законодательством, экспертиза по существу и принимается решение о предоставлении охраны или об отказе в предоставлении охраны товарного знака.

В рамках существующей международной регистрации имеется возможность территориального расширения ее действия, то есть добавления новых стран, что является несомненным преимуществом этой системы.

Международная регистрация товарного знака по национальной процедуре выбранной страны

Однако, если Вы планируете подать заявку в одной или двух странах, на наш взгляд, целесообразнее будет выбрать национальную процедуру. При регистрации товарного знака по этой процедуре заявление подается непосредственно в патентное ведомство страны, в которой Вы хотите получить исключительное право на Ваше обозначение. В отличие от Мадридской системы для подачи заявки по национальной процедуре не требуется наличие зарегистрированного в стране происхождения товарного знака. При этом все делопроизводство по регистрации товарного знака по национальной процедуре ведется через патентных поверенных соответствующей страны.

Международная регистрация товарного знака по региональной процедуре

Существуют также региональные процедуры регистрации товарных знаков, которые действуют в рамках определенного союза стран, например, Европейского союза. Существенным недостатком этой процедуры является, на наш взгляд, условие, при котором отказ в регистрации хотя бы в одной из стран, влечет за собой отказ во всех странах союза.

Не можем не упомянуть о Договоре о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, вступившем в силу в апреле этого года. Договором создается региональная система регистрации средств индивидуализации ЕАЭС, в рамках которой заявитель сможет получить правовую охрану товарного знака или НМПТ на основании одной заявки, поданной в любое из пяти национальных патентных ведомств. Но на сегодняшний день прием заявок пока не осуществляется, поскольку система проходит этап согласования с государствами — членами ЕАЭС.

Какая из процедур лучше и выгоднее однозначно сказать невозможно, поскольку на выбор влияют и заявляемые страны, и их количество, и наличие/отсутствие товарного знака в стране происхождения, само обозначение и т. д., и только с учетом всех этих данных можно определиться, какая процедура будет лучше для Вас.

Таким образом, для того чтобы Ваш товарный знак имел успешное «будущее» за рубежом, необходимо учитывать очень многие факторы, и в этой статье мы попытались осветить лишь часть из них. Если Вы оказались в ситуации, когда вопросов больше, чем ответов, лучше обратиться к специалистам, имеющим многолетний опыт работы в этой области, которые помогут разобраться и подскажут, какие действия нужно предпринять в том или ином случае.