"Нетрадиционные" товарные знаки. Сложности получения и охраны

Что же придумать и как выделить себя среди сотен конкурирующих производителей одинаковой продукции? Как привлечь наибольшее число потребителей?

Часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), регулирующая правовые аспекты охраны объектов интеллектуальной собственности, определяет товарный знак как обозначение, служащее для индивидуализации товаров, и предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и иные обозначения или их сочетания.

К иным или так называемым нетрадиционным обозначениям, относятся звуковые, световые, изменяющиеся, голографические, осязательные, позиционные, обонятельные, вкусовые, обозначения, состоящие исключительно из одного или нескольких цветов. Словесные, изобразительные, объемные обозначения или их сочетания – это так называемые традиционные обозначения, которых большинство.

В законе прямо не прописана возможность регистрации нетрадиционных обозначений, перечисленных выше, но это не означает, что таким обозначениям не может быть предоставлена правовая охрана. Как раз наоборот, отсутствие в законе исчерпывающего перечня «иных обозначений» даёт предпринимателям свободу в выборе путей придания оригинальности, запоминаемости своему знаку как средству индивидуализации.

Необходимость создания и появления новых нетрадиционных обозначений для индивидуализации собственной продукции как раз и обусловлена желанием производителей придумать что-то новое, запоминающиеся и оригинальное с целью выделить свой товар среди других конкурирующих товаров и придать ему отличительные черты, которые будут легко запоминаться потребителем.

Вместе с тем, несмотря на оригинальность и возможный потенциал нетрадиционных товарных знаков, их регистрация не является частым явлением.

С чем же это может быть связано?

Нетрадиционные обозначения проходят ту же процедуру экспертизы в Роспатенте, что и другие традиционные обозначения. Такая Экспертиза предусматривает возможность отказа в регистрации как по относительным, так и по абсолютным основаниям, которые указаны в статье 1483 ГК РФ.

К абсолютным основаниям для отказа в регистрации относятся такие основания, которые обусловлены особенностями самого обозначения, например, наличием или отсутствием у обозначения различительной способности, то есть способности самого обозначения отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей, то есть выполнять им свою основную функцию.

К относительным основаниям для отказа в регистрации относится возможное наличие прав третьих лиц на сходные знаки, зарегистрированные или заявленные на регистрацию для однородных товаров и имеющие более ранний приоритет.

Одним из основных вопросов при проведении экспертизы нетрадиционных обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, является вопрос установления наличия у такого обозначения различительной способности.

Например, вопросы в отношении возможного отсутствия различительной способности вызывают у экспертов Ведомства поданные на регистрацию обозначения, которые состоят из одного цвета или сочетания нескольких цветов.

К сожалению, изначально эксперты Ведомства исходят из того, что у цвета, самого по себе, отсутствует различительная способность, так как цвет всего лишь является характеристикой товара, и, следовательно, заявитель цветного знака должен доказать его различительную способность. При этом, при подаче заявки на цветовое обозначение должно быть ясно, что заявляемое обозначение является именно цветом или комбинацией цветов, а не изобразительным обозначением, например, изображением квадрата определенного цвета.

В случае, если отсутствие различительной способности было выдвинуто Экспертизой в качестве мотива для отказа цветовому обозначению, то заявителю необходимо доказать, что это не просто цвет сам по себе, а обозначение, которое ассоциируется с определенным товаром и его производителем.

Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдачи свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов установлен открытый перечень документов, которые могут служить доказательством приобретения обозначением различительной способности, включающий, например:

• контракты и договоры, доказывающие значительные объемы производства и продажи товаров/услуг, территориальный охват реализации товаров/услуг, а также показывающие длительность использования заявленного обозначения для маркировки заявленных товаров/услуг;
• материалы рекламных кампаний (публикации в СМИ, реклама на телевидении, а также упоминание в литературе, кино и т.д.);
• социологические опросы, в которых делается акцент на приобретении различительной способности заявленного обозначения (цвета) в отношении конкретного перечня товаров/услуг, производимых заявителем, т.е. вопрос формулируется таким образом, чтобы доказать стойкую ассоциативную связь цветового знака с конкретным перечнем товаров/услуг определенного производителя.

Цветовым обозначениям правовая охрана предоставляется, как правило, в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их интенсивного и длительного использования до даты подачи заявки на такое обозначение.

Например, заявителю (российскому индивидуальному предпринимателю) было отказано в регистрации товарного знака розового цвета для товаров 03 класса МКТУ «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вода ароматическая; дезодоранты для человека; духи; изделия парфюмерные; кремы косметические; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла кусковые туалетные; наборы косметические; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для удаления лаков; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; шампуни» и товаров 21 класса МКТУ «гребни для волос; расчески; флаконы; футляры для расчесок; щетки туалетные». Роспатент, в том числе, мотивировал это тем, что заявленное обозначение представляет собой изображение розового цвета и не имеет характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров. Заявитель оспорил решение об отказе в Палате по патентным спорам, однако, его аргументы и документы об использование обозначения до даты подачи заявки, представленные заявителем в защиту охраноспособности заявленного обозначения, не были квалифицированы как доказательство приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его интенсивного использования на дату приоритета, так как представленные материалы, в том числе, иллюстрировали одновременное использование с цветом словесного обозначения, позволяющего индивидуализировать продукцию заявителя. Кроме того, Коллегия Палаты по патентным спорам отметила, что, по сведениям сети Интернет, упаковка розового цвета является характерной в отношении заявленных товаров, а именно: детской косметики для девочек, и используется различными лицами для маркировки однородных товаров.

В другом случае на имя известного мобильного оператора в качестве товарного знака было зарегистрировано обозначение для услуг 38 класса МКТУ «подвижная радиотелефонная связь, телематические услуги связи», представляющее собой «красный цвет». Указанный товарный знак был зарегистрирован после предоставления документов, которые Экспертиза сочла достаточными для доказательства приобретенной различительной способности:

• использование заявленного цвета компанией (фотографии оформления салонов, упаковки продукции, формы одежды сотрудников);
• интенсивность использования в рекламе (рекламные материалы компании, публикации в СМИ, объем расходов на рекламу, спонсорские издержки – Олимпийские Игры 2008);
• были представлены результаты социологического опроса, подтверждающие приобретенную различительную способность обозначения для конкретных услуг и производителя (исследование цветового обозначения (красный цвет) для регистрации нового товарного знака, результаты исследования по итогам всероссийского социологического опроса пользователей мобильной связи).

Из изложенного выше следует, что проблемы регистрации цветовых обозначений и, по аналогии, других нетрадиционных обозначений сопряжены, в первую очередь, со сложностью доказывания различительной способности таких обозначений и их возможности однозначной индивидуализации товаров конкретного производителя.

Поэтому, несмотря на возможный потенциал нетрадиционных обозначений с точки зрения привлечения потенциальных потребителей, заявителям на регистрацию нетрадиционных знаков необходимо быть готовыми к возможным отказам в их регистрации Ведомством и работе по преодолению таких отказов.

Следует также отметить, что при выборе нетрадиционного обозначения заявителю может оказать профессиональную помощь квалифицированной патентный поверенный, который поможет оценить шансы на регистрацию выбранного Вами обозначения, при необходимости внести в него дополнительные элементы, усилив его различительную способность, или оказать помощь при сборе и подготовке документов, связанных с доказыванием различительной способности.