О новом подходе к правилу об эквивалентных признаках

В журнале «Патентный поверенный» № 3/2016 г. опубликована статья В.Н.Дементьева, В.М.Рыбакова и А.А.Христофорова «Новый (?) подход к правилу об эквивалентных признаках»¹, в которой рассмотрены различные аспекты применения правил об эквивалентных признаках, со многими из которых автор настоящей статьи полностью согласен, в частности, с невозможностью распространения правил эквивалентов на селективные изобретения, изобретения на применение и изобретения, направленные на расширение ассортимента. Однако поговорим о других предложениях, высказанных в статье и не столь однозначно воспринимаемых в контексте эквивалентной замены признаков, не затрагивая вопросы, относящиеся к правилу эстоппель и процедуре применения предлагаемой методики, с которыми нет расхождения во взглядах.

Выработанный рабочей группой концептуальный подход, как отмечают авторы рассматриваемой статьи, заключается в следующем: «Сущность изобретения изменяется в двух прямо противоположных ситуациях. Первая, сразу оговоримся, более редкая, та, когда замена признака (признаков) делает изобретение непатентоспособным, известным из уровня техники решением. Вторая ситуация прямо противоположная: замена признака рождает иное, патентоспособное изобретение».

В обоснование целесообразности разработки нового концептуального подхода авторы пишут: «...ни закон, ни действующие подзаконные нормативные правовые акты не содержат определения понятия «эквивалентный признак», которое могло бы использоваться при разрешении судами указанных дел». Казалось, что в статье авторы предложат свой проект определения понятия «эквивалентный признак», но они этого не сделали, видимо, понимая, что важно дать не очередное определение понятия «эквивалентный признак»² как некоего философского камня, а показать конкретные условия применения института эквивалентной замены признаков в патентном праве.

Отсутствие в законе и подзаконных нормативных правовых актах определения понятия «эквивалентный признак», на мой взгляд, не ведет к каким-либо усугубляющим последствиям. Точно так же в действующем законе и подзаконных актах не дается определение понятия «изобретение», а приводятся только условия признания его патентоспособным, и ничто в этой связи не препятствует Роспатенту ежегодно проводить множество патентных экспертиз и выдавать десятки тысяч патентов. Ситуация с отсутствием в законе определения понятия «эквивалентный признак» аналогична, и главное - установить единообразно применяемые или, по крайней мере, единообразно понимаемые правила применения уже существующих в законе условий эквивалентной замены (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Насколько такие правила, вырабатываемые сообществом патентных поверенных, будут обязательны для них же и будут ли они всегда восприниматься судами только так, а не иначе, не предмет сегодняшних обсуждений, но «вода камень точит».

Авторы пишут: «Какой же методический инструментарий, естественно, не противоречащий современному российскому праву (выделено мною. - В.Д.), может быть использован из указанной нормы советского права?».

Для анализа этого вопроса воспроизведем данную норму полностью: «Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами). Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области». И далее отмечают: «Как следует из приведенной нормы, эквивалентность признаков определялась тремя (выделено мною. - В.Д.) условиями: неизменностью сущности изобретения, достижением того же результата и равноценностью, взаимозаменяемостью элементов».

Я иначе считаю число условий, которые предусмотрены в норме закона, а именно:
условие 1 - неизменность сущности изобретения;
условие 2 - достижение того же результата;
условие 3 - равноценность (взаимозаменяемость) элементов;
условие 4 - известность заменяемых элементов в данной области.

Авторы назвали три первых условия, не включив в них условие 4. Ошибка или в этом кроется какой-то смысл? Я этого не понял, но скорее, ошибка, так как в другом месте статьи авторы упоминают условие 4 как обязательное. Далее, говоря о предлагаемой концепции, авторы, ссылаясь на мою публикацию, пишут: «Возможность такого подхода теоретически уже в литературе высказывалась. Так, сравнительно недавно В.Ю.Джермакян писал: «Доктрина эквивалентов не может применяться, если одно изобретение заменяется на другое»³.

В моей публикации было сказано несколько подробней, и лучше привести текст полностью, чтобы было понятно, о чем шла речь: «Не может и не должно казуистическое расширенное толкование объема исключительных патентных прав при применении доктрины эквивалентов предоставлять патентообладателю возможность злоупотреблять патентным правом в попытках распространить его действие на те объекты техники, в сравнении с которыми запатентованное изобретение не отвечало изначально условиям патентоспособности.

Это как получить патент на конкретное «полимерное» покрытие для велосипедных спиц, а потом, притягивая доктрину эквивалентов, пытаться запретить выпуск известных многие десятилетия велосипедных «хромированных» спиц, размахивая в суде заключением «честнейшего из честнейших» эксперта, клятвенно заверяющего, что полимерное и хромированное покрытия являются эквивалентными признаками, и закрывая глаза на то, что доктрина эквивалентов имеет свои ограничения, прекрасно отраженные еще в советских нормативно- методических документах.

Доктрина эквивалентов может применяться при оценке замены в конкретном изобретении одного или нескольких признаков из патентной формулы и не может применяться, если одно изобретение заменяется на другое, несмотря на то, что и такая замена изобретений между собой также возможна как обеспечивающая техническую эквивалентность между заменяемыми объектами техники.

Одного факта признания лишь технической эквивалентности признаков недостаточно для того, чтобы признать факт эквивалентной замены признаков как свершившегося правоустанавливающего действия в отношении признаков патентной формулы».

Характеризуя предлагаемый подход к оценке эквивалентной замены, авторы пишут: «Основываясь на базовых положениях методики оценки соответствия технического решения условию патентоспособности «изобретательский уровень», закрепленному в соответствующем административном регламенте, приходим к выводу, что замену признака следует считать эквивалентной, если:
заменяющий признак известен из уровня техники на дату приоритета охраняемого патентом изобретения;
заменяющий признак известен в связи с реализацией той же функции, что и функция заменяемого признака (закон требует, чтобы заменяющий признак был известен в том же качестве, что и заменяемый);
из уровня техники известно также влияние заменяющего признака на обеспечиваемый им результат.

И напротив, замена признака не может считаться эквивалентной из-за создания нового патентоспособного решения в двух ситуациях:
когда заменяющий признак является новым, неизвестным из уровня техники;
когда этот признак известен, и известен в том же качестве, что и заменяемый признак, но обеспечивает достижение иного результата, и при этом из уровня техники не известно влияние заменяющего признака на этот новый результат».

Здесь авторы приходят к выводу, что заменяющий признак должен быть известен в том же качестве, как того требует закон. Это действительно так и было пояснено в другой публикации⁴, служащей ответом на одну из критических статей по данному поводу. Отметим, что возможность реализации рассматриваемого подхода была не только теоретически высказана, но ранее практически осуществлена судом, который привел аналогичные обоснования в отношении толкования эквивалентной замены, о чем было сказано в одной из моих публикаций следующим образом: «Девятый арбитражный апелляционный суд, постановление от 10.11.2010 г. № 09АП-20814/2009-ГК. 09АП-21282/2009-ГК, 09АП- 22536/2009-ГК по делу № А40-6987/08-5-70. в котором оценивались эквивалентные признаки, относящиеся к количественным признакам из формулы изобретения. Спор касался правонарушения по патенту Российской Федерации на изобретение № 2262490, относящееся к суперпластификаторам для бетона.

Суд первой инстанции назначил судебную патентно-техническую экспертизу, из заключения которой следует, что один из признаков независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом № 2262490, не использован в продукте, а именно: массовое соотношение (1:0,33-3) блок-сополимер полимети-леннафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов. Однако суд первой инстанции, удовлетворяя иск, указал, что в продукте ответчика использованы все признаки независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом № 2262490, сделав ссылку на заключение других экспертов, что не соответствует материалам дела.

Из повторной судебной экспертизы в составе двух экспертов, назначенной апелляционным судом, следует, что не все признаки независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом № 2262490, использованы в продукте, а именно массовое соотношение (1:0,33-3) блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов. При этом по заключению одного из экспертов следовало, что все признаки независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом № 2262490, использованы в продукте «Супранафт», а массовое соотношение (1:0,33-3) блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов в продукте «Супранафт» является эквивалентным признакам по патенту.

Суд апелляционной инстанции на основании заключения судебной экспертизы, пояснений экспертов, представленных сторонами пояснений по заключению судебной экспертизы, патента ответчика № 2342341, иных материалов дела приходит к выводу об отсутствии использования всех признаков независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом № 2262490, в продукте «Супранафт», а именно признака, представляющего собой массовое соотношение (1:0,33-3) блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов.

Из технического регламента на производство продукта «Супранафт» следует, что массовое соотношение блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов должно составлять 1:0,29, то есть ниже показателей по патенту № 2262490.

В результате экспериментальных исследований эксперта К. И. Е. установлено, что данное соотношение фактически составило в продукте -1:0,28, что также ниже показателей по патенту № 2262490.

Данная разница в показателях признака признана судом апелляционной инстанции существенной и не отнесена к эквивалентам на том основании, что ответчиком зарегистрировано изобретение, охраняемое по патенту № 2342341, в котором в качестве признака независимого пункта формулы изобретения указано массовое соотношение блок-сополимер по- лиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов в пределах 1:0,28-0,32, что является показателями ниже, чем диапазон данного соотношения по патенту истца. Апелляционный суд принял во внимание также то, что имеются иные изобретения в области добавок к бетонам, в частности патент № 2377208, в котором массовое соотношение блок- сополимер полиметилен-нафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов указано в пределах 1:0,10-0,30.

Апелляционный суд не принял заключение эксперта о наличии эквивалентов в отношении признака, характеризующего массовое соотношение, поскольку Роспатентом были зарегистрированы несколько изобретений, различающихся именно данным признаком»⁵.

Можно надеяться, что рабочая группа, сформированная Палатой патентных поверенных, дорабатывая правила об эквивалентных признаках, воспользуется приведенным судебным решением.

Далее, рассматривая зависимые изобретения, авторы пишут: «Однако некоторые изменения ГК РФ законом № 35-Ф3 побуждают к дополнительным рассуждениям. Речь идет о новой ст. 1358.1 ГК РФ «Зависимое изобретение, зависимая полезная модель, зависимый промышленный образец» и ситуации, когда на объект с измененным назначением получен патент. Согласно указанной статье изобретение, охраняемое этим патентом, является зависимым от ранее выданного патента на такой же объект, но иного назначения. Парадоксально, но это так».

И отмечают: «Логична зависимость обладателя патента на применение какого-либо средства от обладателя патента на само средство, когда формула изобретения не содержит указания на значения. Но никакой логики нет в установлении зависимости, условно говоря, одного применения от другого применения.

Но как ни парадоксальна анализируемая норма, пока она действует, мы не можем ее игнорировать и, возвращаясь к нашей ситуации, дадим следующую рекомендацию. Итак, если кто-то использует или намерен вводить в гражданский оборот продукт, в котором использованы все признаки, кроме назначения, и это назначение принципиально иное, патентоспособное, то, не имея патента на это (по существу на применение), он будет с большой вероятностью (при применении изложенной выше концепции оценки эквивалентности) свободен от притязаний обладателя патента. Но если он приобретет патент на такой продукт, он окажется в зависимости от обладателя более раннего патента».

Действительно, содержание ст. 1358.1 ГК РФ может парадоксально применяться, и наши взгляды совпадают, что следует из цитаты: «Обратным примером, когда изобретения отличаются между собой только назначением, но никак не являются зависимыми, является следующий:
патент № 1 на изобретение «Состав для полировки лакокрасочных покрытий, представляющий собой композицию компонентов А + Б + С»;
патент № 2 (с поздним приоритетом) на изобретение «Состав для уничтожения тараканов, представляющий собой композицию компонентов А + Б + С».

Отдельного патента на вещество - композицию с компонентами А + Б + С нет.

Несмотря на идентичность использованных в обоих изобретениях композиций, никакой правовой зависимости между двумя изобретениями нет, и нельзя толковать данную норму как позволяющую обладателю патента № 1 предъявить претензии к обладателю патента № 2.

Установление формальной зависимости между изобретениями, как это предусмотрено ст. 1358.1, автоматически ведет к необходимости разрешать спор на основании ст. 1362. Таким образом, обладатель «старшего» патента практически лишается права запретить использование своего изобретения тому, кто получил патент, в котором «зависимость» между изобретениями обусловлена содержанием признаков в патентной формуле.

Например, первое изобретение в патентной формуле содержит совокупность признаков (А + Б + С), а второе (зависимое) изобретение - совокупность признаков (А + Б + С) + (Д + Е). В таком случае невозможно использовать второе изобретение, не используя первое, и оба изобретения будут считаться использованными на основании ст. 1358, в п. 3 которой отмечено, что если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, другое изобретение или другая полезная модель также признаются использованными.

Нормы новой ст. 1358.1 не должны использоваться так, чтобы стимулировать лиц, составляющих патентные формулы своих изобретений таким образом, чтобы можно было «прихватить» в совокупности признаков и чужое изобретение, а затем вынудить его владельца предоставить принудительную лицензию. Не выдавать патенты с такими патентными формулами невозможно, так как патентная формула, если описанный в ней объект соответствует условиям патентоспособности, не может быть волюнтаристским образом изменена экспертизой»⁶.

Тем не менее, если вникнуть в суть нормы третьего абзаца п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ: «Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа», то напрашивается следующий вывод. В этой фразе речь идет не об отличиях сравниваемых формул по двум назначениям, а о том, что одна формула отличается от другой только назначением. Словосочетание «назначением продукта», говорит об одном (единственное число) продукте, что возможно только тогда, когда в одной формуле есть назначение, а в другой его вообще нет, что, как известно, в отношении ряда веществ допускается. В этом случае, действительно, более позднее изобретение, в формуле которого указано назначение, является зависимым по отношению к изобретению, в формуле которого назначение не указано. Поэтому опасения «дикого» толкования рассматриваемой нормы скорее всего напрасны.

Но, поживем - увидим.

В контексте эквивалентных авторы рассматривают также и количественные признаки, отмечая: «В доктрине и на практике нет единого мнения и единого подхода к применению правила об эквивалентах к такого рода признакам».

В этой связи приведенное выше дело по патенту № 2262490 может служить неким ориентиром судебного толкования, так как в нем оценивался как эквивалентный именно количественный признак, и суд при обосновании своих выводов об отсутствии эквивалентной замены анализировал количественный признак и с позиции его новизны как такового в данной области, и с позиции получаемого технического результата.

Далее авторы предлагают правила эквивалентов распространить и на так называемые «внешние» и «динамические» признаки. Полагаю, что в условиях действующей нормы, предусматривающей оценку эквивалентности именно при замене признаков, нет принципиальной возможности распространить рассматриваемую концепцию правил эквивалентов на ситуации, в которых не происходит оговоренная в законе замена какого-либо признака. Рассматриваемые внешние или динамические признаки не заменяются, они могут учитываться или не учитываться⁷ при установлении использования изобретения, но об их замене речь никогда не идет.

Приведенный авторами пример с резцами и системой резцодержателей, ранее подробно описанный⁸, по сути не относится к замене одного признака, приведенного в патентной формуле, на какой-либо иной признак в реализуемом продукте. В рассматриваемой публикации, относящейся к судебному спору по патенту РФ № 2002050 на изобретение «Исполнительный орган горной машины», отмечалось: «При установлении факта использования изобретения суд принял во внимание наличие совокупности определенных обстоятельств и рассмотрел под продуктом не только единое конструктивное целое, но и комплект составляющих продукт (устройство) узлов, хотя и поставляемых из-за рубежа в Россию раздельно, но предназначенных только для совместного применения».

В приведенной ситуации нарушение было признано не в связи с эквивалентной заменой признака из патентной формулы, а в связи с признанием использования изобретения и в такой форме его реализации. Однако следует отметить, что такой подход почти 90 лет назад действительно рассматривался в контексте правил института эквивалентов. о чем писал проф. И.Я.Хейфец: «Сфера исключительных прав принадлежит патентодержателю; всякое нападение на эту сферу, всякое вторжение в нее составляет объективный состав патентной контрафакции, поскольку предмет подделки совпадает с охраняемым патентом изобретением. На практике, в подавляющем большинстве случаев, контрафакто-ры не воспроизводят с механической точностью изобретение, охраняемое патентной формулой; они изменяют, иногда упрощают, а иногда даже улучшают его.

Граница существенных изменений, подпадающая под охрану патента, определяется теорией эквивалентов, выше нами рассмотренной. Наука уголовного права различает в каждом деликте несколько стадий его выполнения: подготовительную деятельность - приготовление и покушение, и выполнение деликта - его окончание. В общей системе преступных деяний контрафакция относится к второстепенным деликтам, при которых вся подготовительная деятельность - не только приготовление, но и покушение - является ненаказуемой.

Лишь оконченный деликт контрафакции выявляет вовне нравственное состояние деятеля, требующее воздействия на него со стороны правопорядка мерами исправительного характера. Поэтому нас интересует в данном случае лишь вопрос о том. когда контрафактное действие является оконченным; другими словами, нам нужно установить грань между окончанием деликта и соприкасающейся с ним стадией подготовительных действий - покушением. Как общее правило, преступление считается оконченным, когда весь законный состав его осуществлен деятелем.

Контрафакция, как мы выше показали, есть вторжение в сферу исключительных прав держателя патента; поэтому деликт является оконченным, когда вторжение в эту сферу осуществлено деятелем, то есть когда налицо преступное изготовление, распространение, продажа или употребление патентованного предмета в промышленных целях. Достаточно, чтобы был изготовлен хоть один экземпляр охраняемого предмета, чтобы выпуск предмета в оборот произошел хотя бы один раз, чтобы оферта была предложена, хотя и не сопровождаема акцептом, чтобы патентная контрафакция считалась бы законченной.

При изготовлении патентованного предмета достаточно окончания преступления, чтобы все охраняемые части были настолько изготовлены, что достаточно их собрать для пуска в ход; нет надобности, чтобы они фактически оказались собранными или даже чтобы прибор или приспособление были уже пущены в ход (выделено мною. -В.Д.)»⁹.

Читая последний абзац, видим, что Арбитражный суд г. Москвы в деле № А-40-31254/03-83-281 (решение от 29 октября 2003 г.) при установлении противоправного использования патента № 2002050 на «Исполнительный орган горной машины» поступил так, как это прописано в последнем (выделенном) абзаце процитированного текста, хотя и не указал, что рассматриваемая им ситуация относится к эквивалентной замене признаков.

По моему мнению, чтобы подобная ситуация рассматривалась в контексте эквивалентной замены, в первую очередь требуется внести изменения в норму п. 3 ст. 1358 ГК РФ, которая сегодня ограничивает ситуации только с заменой признаков, указанных в патентной формуле. Разрешение такой ситуации невозможно только принятием предложенных авторами новых правил вне изменения закона, а целесообразность подобных изменений закона, расширяющих толкование ситуаций, рассматриваемых в качестве эквивалентной замены признаков, далеко неоднозначна и выходит за рамки компетенции содружества патентных поверенных.

1. Дементьев В.Н., Рыбаков В.М., Христофоров А.А. Новый (?) подход к правилу об эквивалентных признаках // Патентный поверенный. 2016. № 3. С. 20.
2. В технике: эквивалентным - равнозначный, равносильный, всецело заменяющий что-нибудь в каком-нибудь отношении. Подробно и с пояснением зарубежной практики об этом рассказано в издании: Джермакян В.Ю. Толкование объема прав по патентной формуле и доктрина эквивалентов в современном российском патентном праве. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2014.
3. Джермакян В.Ю. Но отсутствие слова не означает отсутствия явления // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. Декабрь.
4. Джермакян В.Ю. Что понимать под известностью эквивалентных признаков?//Патентный поверенный. 2016. № 2.
5. Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации. М.: ОАО ИНИЦ «Патент». 2014. С. 214-216.
6. Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации. 3-е изд. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2014. С. 267.
7. Джермакян В.Ю. Не каждый признак, записанный в формуле изобретения, относится к признакам запатентованного изобретения // Патентный поверенный. 2016. № 1.
8. Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации. 3-е изд. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2014. С. 170-172.
9. Хейфец И.Я. Основы патентного права. П., 1925. С. 278-279.

Список литературы

1. Дементьев В.Н., Рыбаков В.М., Христофоров А.А. Новый (?) подход к правилу об эквивалентных признаках // Патентный поверенный. 2016. № 3.
2. Джермакян В.Ю. Не каждый признак, записанный в формуле изобретения, относится к признакам запатентованного изобретения // Патентный поверенный. 2016. № 1.
3. Джермакян В.Ю. Но отсутствие слова не означает отсутствия явления // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. Декабрь.
4. Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации. 3-е изд. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2014.
5. Джермакян В.Ю. Толкование объема прав по патентной формуле и доктрина эквивалентов в современном российском патентном праве. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2014.
6. Джермакян В.Ю. Что понимать под известностью эквивалентных признаков? // Патентный поверенный. 2016. № 2.
7. Хейфец И.Я. Основы патентного права. П., 1925.