Платежи по лицензионным договорам и договорам коммерческой концессии

1. Основные модели выплаты вознаграждения
2. Как разрешается ситуация, когда размер вознаграждения в договоре не определен
3. Регистрация и платежи
4. Налогообложение

В большинстве случаев договоры, на основании которых происходит предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности, являются возмездными договорами и заключаются с целью получения прибыли. В данной статье мы обращаем внимание на важные моменты, связанные с начислением и выплатой вознаграждения правообладателям исключительных прав по лицензионным договорам и договорам коммерческой концессии.

1. Основные модели выплаты вознаграждения

Традиционно признаются и широко используются три основные модели выплаты вознаграждения:

• платеж в твердой сумме;
• периодические процентные отчисления от дохода/выручки;
• смешанная форма.

Выплата вознаграждения в виде фиксированного платежа в твердой сумме чаще всего используется в тех случаях, когда затруднительно спрогнозировать планируемый объем использования (производства/продаж), но при этом стороны договора согласились определить некую взаимовыгодную величину платежа. Такой платеж может быть разовым, например, при заключении договора, или же производится с определенной периодичностью. Другими словами, особенность этой модели выплаты заключается в том, что его размер не обусловлен объемами и самим фактом использования объекта интеллектуальной собственности по договору.

Модель выплаты вознаграждения в виде периодических процентных отчислений от дохода/выручки лицензиата (пользователя), как правило, используется, для того, чтобы в равной мере простимулировать обе стороны договора эффективно использовать (коммерциализировать) товарный знак, изобретение и другие объекты и масштабировать бизнес по модели франчайзинга. Чем больше и эффективнее используется интеллектуальная собственность, тем выше выручка пользователя и соответственно размер лицензионного платежа, получаемого правообладателем. Договором могут быть предусмотрены различные способы калькуляции вознаграждения, например, в зависимости от наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем пользователю для перепродажи.

Стороны могут согласовать и комбинированную форму выплаты вознаграждения, при которой лицензиат или пользователь обязуется уплатить фиксированный платеж в качестве платы за вступление в договор, а также выплачивать лицензионные платежи в виде процента от выручки или объемов производства (продаж). Также стороны могут установить минимальный платеж, выплачиваемый регулярно вне зависимости от результатов деятельности лицензиата – даже если продаж не было и получен убыток. Это своеобразная страховка правообладателя от пассивности партнеров.

Интересно, что в судебной практике выработано правило: неиспользование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности по договору не является основанием для освобождения от обязанности выплаты лицензионного вознаграждения, даже если такое вознаграждение выплачивается по модели периодических процентных отчислений от дохода/выручки лицензиата (пользователя). Верховный Суд РФ разъяснил, что в этом случае правообладатель вправе требовать от лицензиата возмещения убытков, а также расторжения договора в одностороннем порядке. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

2. Как разрешается ситуация, когда размер вознаграждения в договоре не определен

На практике периодически возникают случаи, когда в лицензионном договоре не указан размер вознаграждения или порядок его определения, при этом договор не содержит условия о том, что он является безвозмездным. Например, в договоре указано, что стороны согласуют размер и порядок выплаты вознаграждения в дополнительном соглашении, но впоследствии такого соглашения не заключают. Закон и устойчиво сформировавшаяся судебная практика по данному вопросу разъясняют, что в такой ситуации договор считается незаключенным, поскольку в силу специфики объектов интеллектуальных прав общие правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.

При этом, разрешая споры подобного рода, суды рекомендуют проверить, были ли сторонами договора совершены конклюдентные действия, которые могут свидетельствовать о том, что фактически стороны договорились о размере и порядке выплаты лицензионного вознаграждения. В частности, сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по такому лицензионному договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности.

3. Регистрация и платежи

Если объект интеллектуальной собственности подлежит государственной регистрации (например, товарный знак), то предоставление прав на него по лицензии или в рамках договора коммерческой концессии также требует государственной регистрации (ст. 1028, 1232, 1490 ГК РФ). На практике многие лицензиаты (франчайзи) начинают пользоваться предоставленными им объектами еще до такой регистрации. И если во взаимоотношениях с лицензиаром (франчайзером) это не становится значимой проблемой, то со стороны налоговых органов такой пользователь интеллектуальных прав может получить претензии.

Вопросы правомерности принятия лицензиатом к вычету по налогу на прибыль организаций расходов на выплату вознаграждения по лицензионному договору (роялти) начали возникать фактически с самого начала вступления в силу в составе гл. 25 НК РФ нормы пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ, согласно которой к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся периодические (текущие) платежи налогоплательщика за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.

В соответствии со ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. В связи с этим российские налоговые органы внимательно относятся к вопросам документального оформления соответствующих заявленных к вычету расходов, в частности, к вопросам действительности, заключенности, а также сроков действия договоров, по которым осуществляются выплаты, исключаемые из налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Многочисленные споры между налогоплательщиками и налоговыми органами по этим вопросам преимущественно заканчивались в пользу налогоплательщиков. Судебную практику по данному вопросу можно считать в целом сформированной после принятия Определения ВАС РФ от 01.09.09. № ВАС-11175/09, в котором высший суд указал на необходимость учета в первую очередь фактов использования соответствующих объектов, за пользование правами, на которые выплачиваются роялти, в приносящей доходы деятельности налогоплательщика. Разумеется, судами в рамках такой позиции предполагается, что лицензионный договор в конечном итоге все же был впоследствии (после начала выплат роялти) зарегистрирован. Однако до сих пор налоговые органы периодически продолжают предъявлять претензии при обнаружении у лицензиата выплат роялти за периоды до государственной регистрации лицензионного договора.

4. Налогообложение

Налогообложение выплат по лицензионному договору и договору коммерческой концессии зависит от состава объектов, права на которые предоставляются. Основная разница касается НДС. По данному налогу установлены различные льготы, дифференцированные в зависимости от вида объекта интеллектуальной собственности, права на который предоставляются по лицензии или в рамках договора коммерческой концессии. Так, например, предоставление лицензии на изобретение, полезную модель, промышленный образец, ноу-хау освобождено от НДС, а на товарные знаки и объекты авторского права – нет. Предоставление прав на программы и базы данных освобождается от НДС при условии, если такие программы или базы данных включены в Единый реестр российских программ и баз данных.

Дополнительная специфика договоров коммерческой концессии заключается в том, что они содержат комплекс предоставляемых прав. Такой комплекс в обязательном порядке включает в себя права на товарный знак. Также он может включать права на ноу-хау, программы или базы данных, объекты авторского права и т.д. Как мы уже говорили выше, предоставление прав на все эти виды объектов интеллектуальной собственности облагается налогами по-разному. Кроме того, помимо роялти по договору коммерческой концессии, они могут включать в себя плату за различные услуги, которые франчайзер оказывает франчайзи (например, обучение персонала). Такие услуги не освобождены от обложения НДС. При этом воспользоваться налоговыми льготами (освобождением от НДС) можно только при условии ведения франчайзи раздельного учета. А для корректной организации такого учета необходимо, чтобы уже в цене договора платежи за различные объекты были разделены.

Следует также помнить, что, согласно пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ, уплаченные лицензиатом роялти уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль организаций. Важно только, чтобы полученные по лицензии права использовались налогоплательщиком для ведения приносящей доход деятельности либо в управленческих целях.