Последствия признания части патента недействительной

Обратимся к ст. 1398 ГК РФ «Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец», согласно которой:

«1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 — 3 пункта 1 настоящей статьи, путем подачи возражения в Палату по патентным спорам.

Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи.

3. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

5. Признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393)» .

Некоторых специалистов смущает содержание следующих правил из ст. 1398 ГК РФ:

в случае признания патента недействительным частично выдается новый патент;

признание патента недействительным означает отмену решения о выдаче патента и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Они считают, что выдача нового патента и отмена решения о выдаче старого патента предполагают предание забвению всего объема исключительного права, который был предоставлен старым патентом, и исключительные права на оставшуюся действительной часть по новому патенту начинают действовать с момента внесения в государственный реестр сведений именно о нем или с момента, когда принято решение о выдаче нового патента. Такая позиция преследует одну цель — попытаться доказать возможность автоматического прекращения действия всех лицензионных договоров, заключенных по старому патенту, как только он будет исключен из государственного реестра.

По их мнению, лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, конечно, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента, так как об этом прямо сказано в ст. 1398 ГК РФ. Но как только патент будет признан недействительным, эти лицензионные договоры перестанут действовать независимо от того, хотят этого стороны лицензионного договора или нет. Из такой посылки следует, якобы, и вывод, что лицензионные договоры, относящиеся к части патента, оставшейся действующей, подлежат новой регистрации в Роспатенте.

Так ли это, и имеет ли изложенная выше позиция хотя бы гипотетически право на существование? Для начала определимся: установил ли законодатель некое условие, определяющее отсчет срока действия исключительного права, и как его понимать? Установил, и таким условием согласно п. 1 ст. 1363 ГК РФ «Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец» является день подачи (дата подачи) первоначальной заявки. Подчеркнем: именно первоначальной заявки, а не какой-либо иной.

Приведем п. 1 ст. 1363 ГК РФ полностью:

«1. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, составляет:

двадцать лет — для изобретений;

десять лет — для полезных моделей;

пятнадцать лет — для промышленных образцов.

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393)» .

Что понимается под первоначальной заявкой, когда речь идет об исчислении срока действия исключительного права по патенту? Ответ на поставленный вопрос уже был дан в ранее действовавшем Патентном законе РФ (в редакции 2003 г.), в п. 3 ст. 3 которого указано следующее:

«При исчислении указанных в настоящем пункте сроков действия патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, выданных по выделенным заявкам, датой подачи заявки считается дата подачи первоначальной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности» .

Как же обозначена первоначальная заявка в нормах права четвертой части ГК РФ? В п. 4 ст. 1381 ГК РФ «Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца» первоначальная заявка обозначена следующим образом:

«Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке — по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента» .

Данное выше определение первоначальной заявки не допускает никаких иных произвольных толкований, кроме содержащегося в процитированной норме. По какой же заявке выданный патент признается недействительным частично, и по какой заявке выдается в этом случае новый патент? Ответ очевиден, так как новый патент выдается по той же заявке, по которой ранее был выдан старый патент. Соответственно на основании ст. 1363 ГК РФ датой отсчета действия исключительного права по новому патенту является дата подачи заявки, по которой выданы оба патента.

Данная заявка является первоначальной, и дата ее подачи определяет срок действия исключительного права. Упоминая в ст. 1368 ГК РФ об исчислении срока действия исключительного права от дня (даты) подачи первоначальной заявки, законодатель тем самым подчеркнул, что в любой ситуации, а не только когда речь идет о сроках действия патента по выделенной заявке, именно первоначальная заявка¹ определяет условия отсчета срока действия любого патента. Когда патент прекращает действие в части, а по другой, оставшейся действующей части выдается новый патент, последний выдается по той же заявке, по которой был выдан старый патент, и такая заявка всегда является первоначальной для обоих патентов.

Проиллюстрируем сказанное реальным примером.

Патент № 81551 был выдан по заявке № 2008111644 с датой подачи 27 марта 2008 г. По решению Роспатента (Палаты по патентным спорам) патент был признан частично недействительным, о чем 10 июля 2010 г. было сделано официальное извещение в бюллетене Роспатента. В этот же день был зарегистрирован новый патент № 95786 на оставшуюся действительной часть старого патента, и в официально опубликованном извещении указана дата начала действия исключительного права по новому патенту — 27 марта 2008 г., то есть дата подачи одной и той же первоначальной для обоих патентов заявке.

Из сказанного следует вывод, что срок действия исключительного права по новому патенту исчисляется в соответствии с п. 1 ст.1363 Кодекса со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента. При этом никакого прерывания во времени действия исключительного права в связи с аннулированием одного патента и выдачей другого не происходит по причине одновременной (в один и тот же день) публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений об аннулировании старого и регистрации в государственном реестре нового патента.

В п. 54 постановления пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»² разъяснено следующее:

«Решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена.

Также судам надлежит исходить из того, что после признания недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку» .

Что можно понимать под использованным в разъяснении словосочетании «соответствующего исключительного права»? Чему должно соответствовать³ соответствующее исключительное право, которое прекращает действие? Ответ, по моему убеждению, не только очевиден, но и однозначен. Аннулирование патента ведет к аннулированию того соответствующего исключительного права, в отношении которого патент признан недействительным. Если патент признан недействительным полностью, то соответственно аннулируется и исключительное право.

При частичном признании патента недействительным аннулировано может быть только то исключительное право, которое непосредственно относится к аннулированной части патента, а исключительное право, которое осталось нетронутым в результате аннулирования части патента, продолжает жить и здравствовать с момента своего возникновения, то есть с даты подачи той самой первоначальной заявки, о которой говорилось выше.

Одним из возможных случаев признания патента частично или полностью недействительным является выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Такие случаи известны из судебной практики, но нижеприведенное извлечение из судебного решения, принятого еще до вступления в силу четвертой части ГК РФ, актуально тем, что в нем подчеркнуто отсутствие влияния признания патента частично недействительным на ранее предоставленный по патенту объем исключительного права (постановление кассационной инстанции ФАС Поволжского округа от 25 мая 2007 г., дело № А65-14121/06-СГ2-3): «Таким образом, признание патента № 2141128 недействительным в части и исключение Серазетдинова Ф.Ш. из числа авторов регулятора давления непрямого действия не может повлиять ни на приоритет изобретения, ни на объем предоставленных ГП «Авиагаз-Союз+" как патентообладателю прав. Аналогичная правовая позиция изложена и в письме ФГУ „Федеральный институт промышленной собственности Роспатента Российской Федерации“ от 28 марта 2007 г. № 18/5» .

О чем говорит зарубежный опыт? Обратимся к п. 2 ст. 69 Европейской патентной конвенции (ЕПК): «На период вплоть до выдачи европейского патента объем охраны заявки на европейский патент определяется последней представленной формулой изобретения, которая содержится в публикации в соответствии со ст. 93. Однако европейский патент определяет в своей выданной или измененной в производстве по возражению редакции объем охраны в порядке обратного действия, если этот объем охраны не расширен» . Иными словами, если в результате рассмотрения возражения против выданного патента объем его охраны не был расширен, то данный патент, несмотря на внесенные в него изменения, действует не с момента выдачи измененного патента, а в порядке обратного действия, то есть с момента его изначального действия.

Не имеет значения, какова форма нового патента. Можно сохранить номер старого патента и добавить к нему буквенный индекс (так делается в ЕПВ и ЕАПВ) и считать такой патент новым, можно новому патенту присвоить новый порядковый номер (так делается в Роспатенте). Такие формальные манипуляции не могут оказать влияния на исчисление начала срока действия исключительного права на сохраненную неизменной часть патента. Соответственно, такие манипуляции с формами патентов (старый/новый) не могут оказать влияние на действительность ранее заключенных лицензионных договоров, которые основаны только на оставшейся в неизменном виде действительной части патента.

В завершение позволю себе процитировать известного специалиста по лицензионной торговле Г. Штумпфа: «Если патент объявляется недействительным, такое решение имеет правообразующее действие, то есть оно действует в отношении любых третьих лиц и имеет обратную силу. Патент считается недействительным с самого начала или при частичной недействительности как действующий с самого начала в его сохранившей силу части или в уточненной редакции»⁴.

Как говорится, комментарии излишни.

Список литературы

1. Джермакян В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации: постатейный комментарий, практика применения, размышления. М.: Патент, 2009.
2. Штумпф Г. Лицензионный договор. М: Прогресс, 1998

1. За исключением отозванных и признанными отозванными заявок.
2. Патенты и лицензии. 2009. № 6. С. 27.
3. Соответствие — соответствия, ср.: соотношение между чем-н., выражающее согласованность, равенство в чем-н. или чему-н. в каком-н. отношении, гармонию.
4. Штумпф Г. Лицензионный договор. М: Прогресс, 1998.