Признаки изобретения в формуле изобретения или признаки в формуле изобретения

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения (выделено автором,- В.Д.), приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Именно так закон в п. 3 ст. 1358 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ), формулирует одно из обязательных условий признания изобретения использованным в продукте или способе.

Как понимать и толковать словосочетание - «каждый признак изобретения», и какие еще, кроме признаков самого изобретения (признаков его объекта), могут быть другие признаки в независимом пункте формулы изобретения?

Вопрос, поднятый в статье, явился откликом на обсуждение, состоявшееся на научно-практической конференции, организованной Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных и Российской Национальной Библиотекой («Петербургские Коллегиальные Чтения – 2015»). Результаты данного обсуждения изложены ниже.

В статьях И.М. Треножкиной «Определение нарушения патента на устройство при наличии в формуле внешних признаков»¹ и Д.А. Боровского «Санкт- Петербург: делимся опытом, решаем проблемы»² рассмотрены проблемы оценки использования изобретения на устройство с так называемыми «внешними»³ признаками в формуле изобретения по патенту. В частности, во второй статье представлены извлечения из докладов Т.В. Петровой и В.М. Станковского, освещены проблемы судебной экспертизы патентов на устройства с внешними признаками, которые обозначены Т.В. Петровой как динамические признаки следующего вида:

• прямо указывающие на наличие действий над материальными объектами, то есть характерные для способа;
• указывающие на возможность подвижности конструктивного элемента;
• указывающие на возможность реализации конструктивным элементом определенной функции;
• описывающие процессы в устройстве при его функционировании и обеспечивающие реализацию назначения этого устройства.

В своей обстоятельной и подробной статье по данной проблеме И.М. Треножкина предлагает дополнить п. 3 ст. 1358 ГКРФ в соответствующей части так: «Использование изобретения или полезной модели в продукте (изделии) устанавливается в том состоянии этого изделия, в котором оно указано в формуле, когда в соответствии с назначением осуществляется его функционирование, то есть в рабочем состоянии и во взаимодействии с другими объектами».

Т.В. Петрова предлагает дополнение к данному пункту изложить иначе: «Использование изобретения-устройства или полезной модели в продукте (изделии) устанавливается в таком состоянии, в котором осуществляется его функционирование (эксплуатация) или использование в соответствии с назначением, то есть в рабочем состоянии. При этом рабочее состояние изделия предполагает, что оно при необходимости должным образом собрано, заправлено указанными в формуле и/или в описании необходимыми для работы расходными материалами и подключено к необходимым ресурсам».

Обе формулировки близки по сути, но их содержание изложено так, что предлагаемые дополнения представляют собой обязательное условие для использования во всех случаях, что имеет место, когда в формуле действительно присутствуют названные указанными авторами внешние/динамические признаки⁴.

В Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения (2009), п. 2.3.1., и Руководстве по проведению экспертизы( 2011)часть 3, п. 2.3.1, в интересующей нас части отмечено следующее:

«Заявитель может использовать в формуле изобретения признаки, обнаружение которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые “внешними” по отношению к объекту, на который испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе».

Виды «внешних/динамических» признаков в формуле изобретения на устройство можно условно подразделить на следующие:

• характеризуемые показателями (признаками) продукта, для получения которого предназначено устройство;
• характеризуемые показателями (признаками) другого устройства или рабочего тела (топлива), с которым взаимодействует или на котором работает запатентованное устройство при эксплуатации;
• характеризуемые действиями над элементами устройства;
• характеризующие возможность определенной конструктивной подвижности элементов устройства;
• характеризующие (описывающие) заданную функцию, выполняемую элементом устройства;
• характеризующие (описывающие) свойства или процессы, проявляющиеся в устройстве при его функционировании (работе).

Примерами изобретений, формула которых содержит эти признаки, могут служить далее приводимые формулы изобретений по патентам РФ № 2023067, 2563302, 2564266, 2434181⁵, 2564272.

Формула изобретения по патенту № 2023067

«1. Способ утонения волокнистого продукта, заключающийся в проведении продукта через зажимы питающей и выпускной пар с распределенными нагрузками и вытягивания его в свободной зоне между питающей и выпускной парами путем перевода волокон продукта со скорости питающей пары на скорость выпускной пары, отличающийся тем, что с целью повышения качества утоненного продукта перевод его волокон со скорости питающей пары на скорость выпускной пары осуществляют при проведении волокон средней частью через свободную зону между питающей и выпускной парами путем создания в питающей и выпускной парах зеркальных относительно зоны вытягивания распределенных нагрузок и выбора длины зоны вытягивания, меньшей наименьшей длины прядомых волокон продукта.

2. Вытяжной прибор для утонения волокнистого продукта, содержащий установленные на расстоянии одна от другой с образованием свободной зоны для вытягивания продукта питающую и выпускную пары, имеющие приводной цилиндр и прижатый к нему на дуге окружности одной ветвью бесконечный ремешок, отличающийся тем, что с целью повышения качества утоненного продукта, питающая и выпускная пары выполнены с образованием в их зажиме между приводным цилиндром и ветвью бесконечного ремешка зеркальных относительно свободной зоны между парами распределенных нагрузок, при этом длина свободной зоны между питающей и выпускной парами меньше наименьшей длины прядомых волокон».

К анализируемым в статье «внешним» признакам устройства - вытяжной прибор для утонения волокнистого продукта, относится признак из независимого п. 2, выраженный так: «длина свободной зоны между питающей и выпускной парами меньше наименьшей длины прядомых волокон».

Очевидно, что наименьшая длина прядомых волокон относится как характеристика к самим волокнам, а вытяжной прибор настраивается под работу с такими волокнами, но в состоянии «на складе», в самом вытяжном приборе данный признак не установить.

Иллюстрации патента РФ № 2023067: на фиг. 1 изображена схема движения волокон при утонении волокнистого продукта; на фиг. 2 - общая схема однозонного вытяжного прибора; на фиг. 3 - общая схема двухзонного вытяжного прибора.

Формула изобретения по патенту 2563302 (независимый первый пункт):

«1. Хвостовой блок управляемого реактивного снаряда, запускаемого из трубчатой направляющей, содержащий сопловой блок, обтекатель, складывающиеся лопасти и узел проворота, включающий тела качения и кольцевые опоры, отличающийся тем, что внутренняя кольцевая опора выполнена единой, жестко закреплена на корпусе соплового блока в виде консоли, причем длину консольной части выбирают не более 1,2 расстояния между плоскостями, проходящими через центры масс крайних тел качения, кроме того, корпус соплового блока снабжен кольцевым упором, а расстояние между ним и плоскостью, проходящей через центры масс ближних тел качения выбирают не менее 0,05 длины консольной части внутренней опоры, при этом наружные опоры выполнены с возможностью балансировки посредством съемных балансиров».

К анализируемым в статье «внешним» признакам устройства – хвостовой блок управляемого реактивного снаряда, относится признак, обозначенный как запускаемый из трубчатой направляющей.

Управляемый реактивный снаряд вместе со своей хвостовой частью только запускается из трубчатой направляющей, которая заряжается таким снарядом для выстрела, а после выстрела трубчатая направляющая остается на месте и не является частью самой улетевшей ракеты и ее хвостовой части.

                    Фото 1⁶             фото 2⁷

Иллюстрации патента РФ № 2563302: на фиг. 1 изображен общий вид устройства.

Формула изобретения по патенту РФ № 2564266

«Колесо транспортного средства, состоящее из ступицы, имеющей единственную бортовую спицу, несущую ведущее колесо, отличающееся тем, что ведущее колесо смонтировано на спице с возможностью углового поворота во внешнюю от спицы сторону, выполнено по схеме шарикоподшипника и имеет полусферический колпак, вращаемый заодно с ободом ведущего колеса, симметрично по отношению к спице на оси ступицы смонтированы бортовые опорные колеса».

К анализируемым в статье «внешним» признакам устройства – колесу транспортного средства относятся признаки, выраженные так: «ведущее колесо смонтировано на спице с возможностью углового поворота во внешнюю от спицы сторону» и «полусферический колпак, вращаемый заодно с ободом ведущего колеса».

Возможность углового поворота ведущего колеса в определенную сторону и совместное вращение колпака с ободом, как признаки, могут быть установлены при исследовании колеса в динамическом режиме, а не созерцая неподвижно стоящее колесо. Эти же признаки могут быть установлены при анализе соответствующих рабочих чертежей и пояснительной записки к ним, выполненных в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД⁸.

Иллюстрации из патента № 2564266: фиг. 1 (общий вид правого колеса) и фиг. 2 (ведущее колесо справа повернуто на 90° по сравнению с фиг. 1, опорные колеса не показаны).

Формула изобретения по патенту РФ № 2434181 (первый независимый пункт)

«1. Устройство с эффектом имитации пламени, включающее в себя:
подложку с отверстиями; источник света, создающий эффект пламени;
контейнер, содержащий жидкость, причем в данном контейнере имеется пространство над уровнем жидкости, включающее канал выхода пара; ультразвуковой преобразователь, преобразующая поверхность которого находится в контакте с жидкостью, и который образует пар в указанном пространстве над уровнем жидкости; средства образования потока воздуха по траектории, входящей в пространство над уровнем жидкости и проходящей через канал выхода пара, при этом канал выхода расположен таким образом, что воздух выходит из контейнера под подложку с отверстиями; и средства образования восходящего потока воздуха от подложки с отверстиями».

К анализируемым в статье «внешним» признакам устройства – устройству с имитацией внешнего эффекта пламени, относится признак, выраженный так: «контейнер, содержащий жидкость».

Очевидно, что жидкость (вода, вода ароматизированная и т.п.) заправляется в устройство перед началом его работы, но сама по себе отсутствует в устройстве при его складировании или перевозке, и необходима только для демонстрации назначения устройства при работе и выполнения своей функции – имитировать при подсветке эффект пламени в поднимающихся снизу парах жидкости.

Иллюстрации патента №2434181: на фиг. 1 показан схематический вид разобранного устройства в соответствии с одним из вариантов изобретения; на фиг. 8 показан еще один вариант исполнения генератора водяного пара в соответствии с настоящим изобретением.

Формула изобретения по патенту РФ № 2564272

«Траверса, содержащая несущую балку, на которой закреплена каретка, имеющая ролики и крюковую подвеску, механизм перемещения каретки, грузозахватные органы, отличающаяся тем, что нижние ролики приводятся в движение шестернями от вала редуктора и двигателем, которым управляет устройство обработки данных, поступающих с датчиков, определяющее положение каретки автоматически, а электромагнит жестко фиксирует каретку к балке, который в момент передвижения каретки приподнимается на незначительное расстояние с помощью рычага и торсионной пружины».

К анализируемым в статье «внешним» признакам устройства – траверсе, относится признак, выраженный так: «электромагнит жестко фиксирует каретку к балке, который в момент передвижения каретки приподнимается на незначительное расстояние».

Ясно, что отследить этот признак в неподвижном состоянии траверсы не представляется возможным, т.к. подъем на незначительное расстояние проявляется в момент передвижения каретки, а не нахождения ее в статически неподвижном состоянии.

Иллюстрации патента № 2564272: фиг. 1- передний вид траверсы; фиг. 4- ее общий вид.

Обратим внимание на то, что согласно п.2 ст. 1358 ГК РФ, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, наряду с другими действиями, и изготовление продукта, во время которого может не предусматриваться осуществление функционирования продукта по предписанному ему назначению⁹, т.е. его фактическое применение (например, изготовление мин, снарядов и т.п.). В этом случае предложенные авторами дополнения, предусматривающие констатацию изготовления устройства во время его работы, в редакции: «использование изобретения-устройства или полезной модели в продукте (изделии) устанавливается в таком состоянии, в котором осуществляется его функционирование (эксплуатация) или использование в соответствии с назначением, то есть в рабочем состоянии», не могут быть реализованы. Однако данное упущение легко поправимо, если дополнения рассматривать как частный случай (один из возможных, но не единственный) установления использования, и тогда начало предложенных авторами формулировок может иметь следующий вид: «Использование изобретения или полезной модели в продукте (изделии) устанавливается, в том числе, в том состоянии этого изделия…» (далее- как указали авторы).

Обратимся к пункту 2.3.3. части первой Руководства по проведению формальной экспертизы заявок на изобретение: «Если заявленное изобретение относится к устройству (как объекту изобретения), следует проверить, использованы ли для его характеристики признаки, указанные в подп. (2) п. 10.7.4.3 Регламента ИЗ. При этом необходимо иметь в виду, что Регламентом ИЗ допускается при характеристике конструктивного выполнения устройства указывать на его подвижность (опорный элемент установлен с возможностью возвратно- поступательного перемещения), на возможность реализации определенной функции (пластина установлена с возможностью частичного перекрытия перфорации в стенке корпуса)».

Признаки, указывающие на различную подвижность элементов устройства, обусловленную заданной конструкцией, характеризуют именно конструктивное выполнение устройства, определяющее его функционирование. Эти признаки присущи всегда самому устройству, хотя и определяются в разных условиях его существования (в статике или динамике). Существование любого устройства иначе невозможно, и потому в описании устройства по всем инструкциям и правилам Роспатента требуется приводить его как в статике, так и в динамике, то есть в работе (использовании). Заявление о том, что такие динамические признаки, проявляющиеся всегда при функционировании самого устройства, не присущи ему как таковому, - технически некорректно.

Часто бытует мнение, что если в формуле изобретения такие динамические признаки устройства присутствуют, то изготовитель или поставщик таких устройств не нарушает патент, так как якобы не использует все признаки изобретения, указанные в независимом пункте формулы. И в лучшем случае можно говорить об угрозе нарушения патента теми, у кого такое устройство будет функционировать (работать).

Во-первых то, что такие признаки всегда имманентно присущи самому устройству, а в какой момент времени они проявляются, не влияет на их принадлежность самому устройству.

Во-вторых, в рассматриваемой ситуации имеет место прямое нарушение патента, а не угроза его нарушения, так как угрозу нарушения можно предотвратить, например, запретив предложения к продаже конкретно описываемого устройства, а предотвратить функционирование устройства так, как это заложено в его конструкции, невозможно.

Угроза нарушения патента, это, – во-первых, определенные действия со стороны нарушителя; во-вторых, эти действия направлены на практическое осуществление изобретения, но они, в-третьих, не завершены по не зависящим от нарушителя обстоятельствам.

Например, продажа комплекта для сборки автомата Калашникова в разобранном виде и порознь в ящиках, когда формально при продаже мы имеем дело с комплектом разобранных узлов, но соберет автомат в целом виде не нарушитель-поставщик, осуществивший продажу комплекта, а лицо, которое его купило. Собрать автомат можно только по одной схеме, предусмотренной не только инструкцией, но, что самое главное, особенностями конструктивно-функционального единства собираемых узлов. По другой схеме такой автомат просто не собрать.

Тогда продавец такого комплекта, возможно создает при продаже как минимум¹⁰ угрозу нарушения патента, если патентная формула составлена так, что некоторые ее признаки можно констатировать только в собранном виде, например, конкретно указанное взаимное расположение разбираемых узлов, которое можно «увидеть» только в собранном виде.

Авторы ранее приведенных поправок предлагают решить проблему установления использования совершенствованием законодательства, здесь описывается попытка показать возможность решения поднятой проблемы в некоторых ее случаях и при использовании действующих норм патентного права.

Правильны или нет последующие рассуждения, покажет судебная практика, но поделиться видением разрешения проблемы, пока в нормы закона не внесены дополнения, полагаю разумным.

Обратимся вновь к пункту 3 ст. 1358 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ) и сделаем акценты на выделенных словах: «Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения».

Из слов «каждый признак изобретения» следует, что речь идет о каждом признаке, относящимся именно к изобретению. Но это не исключает присутствие в формуле изобретения иных признаков, к самому изобретению не относящихся, но, безусловно, используемых при функционировании изобретения.

Например, в качестве такого признака может рассматриваться указание на наличие бензина, используемого при работе автомобиля и приведенного в формуле изобретения на автомобиль следующим образом: «Автомобиль, содержащий… и бак с бензином, соединенный с топливоподающей системой». Очевидно, что наличие или отсутствие периодически заливаемого в бак по мере его расхода бензина не влияет на конструкцию автомобиля, и потому к признакам, характеризующим конструкцию изобретения, не относится.

Более, корректно была бы формулировка: «бензиновый бак» или «бак для бензина», но и в этом случае признак «бензин», присутствующий в формуле изобретения, не становится признаком самого изобретения – «автомобиля».

И все же возможность наличия в формуле такого признака, который сам не относится к запатентованному изобретению (полезной модели), строго говоря, никогда не отрицалась.

Из всего вышеизложенного следует, что, несмотря на присутствие такого признака в формуле изобретения, он (признак «бензин»), не относится к признакам, которые определены в норме закона как «каждый признак изобретения».

Другое дело, если бы норма статьи закона была прописана так: «Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак [исключаем слово «изобретения»], приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения».

Подобная формулировка действительно существовала много лет в Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения (утверждено Госкомизобретений СССР 15 января 1974 г.): «24. Изобретение считается использованным, если при изготовлении устройства, вещества или осуществлении способа использованы все признаки, перечисленные в обеих частях формулы изобретения, состоящей из одного пункта».

В такой редакции речь действительно пойдет уже о каждом признаке, который приведен в независимом пункте формулы изобретения, независимо от того, относится ли этот признак к изобретению или нет. И тогда действительно нужно доказывать использование каждого признака (например, «бензина») из независимого пункта, а не только каждого признака изобретения.

Но такого изложения нормы в законе нет, поэтому придется определяться с тем, что считать признаками изобретения, а какие признаки, присутствующие в формуле изобретения, не относить к таковым.

Но признаки изобретения определены для каждого объекта в правилах Административного регламента по изобретениям, а в отношении объекта изобретения – устройство они приведены в п. 10.7.4.3 (2):

«Признаки, используемые для характеристики устройств.

Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

• наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);
• наличие связи между элементами;
• взаимное расположение элементов;
• форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
• форма выполнения связи между элементами;
• параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;
• материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом;
• среда, выполняющая функцию элемента.

Не следует использовать для характеристики устройства признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения».

Использование выражения «в частности» в предложении «Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки» говорит о том, что перечень характеристик самого устройства не закрыт. Однако из выражения «в частности» вовсе не следует, что характеристиками самого устройства могут считаться и иные признаки, упомянутые совместно с устройством, но к нему как к конструкции не относящиеся.

Например, можно¹¹ написать формулу изобретения - «Устройство для разогрева продуктов, продаваемое по себестоимости, ниже рыночной, содержащее электронагреваемые блины, установленные под крышкой из огне- и ударопрочного стекла и т.д.», но в такой формуле признак - «продаваемое по себестоимости, ниже рыночной», к признакам изобретения, характеризующим устройство, относиться не будет, т.к. не относится к конструктивным признакам объекта изобретения - устройство.

Точно так же признак, характеризующий наличие бензина в автомобильном баке, не относится ни к одному из перечисленных видов конструктивных признаков (элементов) устройства¹², но его присутствие в формуле изобретения на устройство возможно. Это, тем не менее, не должно безапелляционно рассматриваться как основание для сужения предоставленного объема исключительного права на запатентованное изобретение, так как данный признак, хотя и присутствует в формуле изобретения, к признакам самого изобретения как устройства, характеризуемого конструктивными признаками, отношения не имеет.

Напомним, что дифференциация признаков, не относящихся к заявленному изобретению и не относящиеся к нему, но приведенные в формуле изобретения, предусмотрена при проверке новизны. Данные правила оговорены во втором абзаце п. 24.5.2(1) Административного регламента по изобретениям: «Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению» (выделено автором, – В.Д.).

Как видим, при оценке новизны признаки, не относящиеся к заявленному изобретению, но указанные заявителем в формуле изобретения, не учитываются при оценке новизны. Следовательно, их наличие не помешает эксперту отказать в выдаче патента, а заинтересованному лицу – оспорить выданный патент. Тогда возникает вопрос: почему именно эти же признаки, изначально при экспертизе не отнесенные к заявленному изобретению, но оставшиеся в формуле запатентованного изобретения, при установлении использования этого же изобретения вдруг стали к нему относиться только лишь потому, что они приведены в формуле изобретения?

Из требований пункта 2(3) ст. 1375 ГК РФ следует, что заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ), но из этого не следует, что наряду с выражением сущности изобретения, выражаемой совокупностью существенных признаков, формула не может содержать иных признаков, не противоречащих технической сущности данного изобретения.

Подчеркнем еще раз, что их желательно не указывать в формуле изобретения, чтобы не провоцировать лишние вопросы, но, если они указаны, последствия не должны быть фатальными для патентообладателя.

Важно понимать, что изложенный подход к дифференциальной оценке признаков изобретения не может быть применен к признакам, которые указаны в независимом пункте формулы изобретения, являются конструктивными признаками изобретения – устройство, но квалифицируются как несущественные признаки.

В этой ситуации использование изобретения должно признаваться при установлении в продукте действительно каждого признака изобретения, указанного в независимом пункте, несмотря на несущественность какого-либо из них. Так требует закон.

Поэтому целесообразно изначально составлять формулу изобретения так, чтобы она исключала возможное негативное для патентообладателя толкование признаков, внесенных в ее пункты. Но при установлении использования изобретения (полезной модели) нормативно предусмотрено толкование объема исключительных прав, что позволяет отделять признаки, характеризующие само изобретение, от иных признаков, внесенных в формулу изобретения.

Согласно норме третьего абзаца п. 3 ст. 1358 (в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ), при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ, согласно которому охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели, и для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи соответствующего объекта.

Ничто не препятствует использованию в практической деятельности предусмотренных законом возможностей толкования объема исключительных прав, пока законодатель не посчитает нужным (если посчитает) внести в закон предлагаемые коллегами дополнения. Но, вероятнее всего, все решится в процессе судебной практики, концентрируемой теперь в Суде по интеллектуальным правам, и, возможно, завершится изданием очередной справки, обобщающей практику работы суда, или Верховный Суд Российской Федерации отразит указанные моменты в будущем обзоре практики работы судов.

В спорах по использованию изобретений с «внешними/динамическими» признаками в ряде случаев решающую роль по установлению нарушения патента может играть «инструкция по эксплуатации устройства», прикладываемая при продаже таких устройств (изделий, товаров), например, инструкция по эксплуатации электрического утюга с водяным парообразованием во время работы.

Если «внешние/динамические» признаки приведены в прилагаемой при продаже (поставке) товара инструкции по эксплуатации устройства, то устройство с такими признаками должно признаваться использованным вне зависимости от того, функционирует ли оно в момент установления нарушения, демонстрируя «внешние/динамические» признаки, или, как говорится, «лежит на складе», и этих признаков в момент осмотра устройства обнаружить невозможно.

1. Патентный поверенный. 2015. № 4. С. 31.
2. Там же. С. 5.
3. К внешним признакам условно относят такие признаки из формулы изобретения и полезной модели, характеризующей устройство, установление которых возможно не во всех сферах использования изобретения или полезной модели, а также признаки, проявляющиеся только при работе (функционировании) устройства, и потому неидентифицируемые тогда, когда устройство, как говорят, «лежит на складе».
4. См. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели. Т.Ф. Владимирова, В.К. Казакова, Л.Л.п Кирий и др. М., ИНИЦ Роспатента, 2004. С. 8-10.
5. Отметим, что нарушения данного патента (несанкционированное использование) в отношении идентичных устройств, рассматривались в нескольких арбитражных судах в отношении разных ответчиков, и суды приняли противоположные решения относительно признания изобретения использованным (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, Пост. 11 декабря 2015 года. Дело №А56-69922/2013 и Суд по интеллектуальным правам, Пост. 15 октября 2014 г. Дело № А45-23995/2013).
6. Фотография с сайта https://yandex.ru/search/?lr=213&text=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE
7. Тот же источник.
8. ЕСКД - Единая Система Конструкторской Документации: комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, разработке, изготовлении, контроле, приёмке, эксплуатации, ремонте, утилизации).
9. Назначение является одним из признаков запатентованного изобретения.
10. Есть судебные решения, устанавливающие в подобной ситуации не угрозу нарушения, а непосредственно нарушение права.
11. Запрета так поступать в отношении формулы изобретения не существует.
12. Очевидно, что бензин, на котором работает двигатель автомобиля, не относится к такому признаку устройства как «среда, выполняющая функцию элемента». К среде, выполняющей функцию элемента, относится признак, например, гидравлическая жидкость, заполняющая полость автомобильного амортизатора, и всегда присущая амортизатору, пока он не будет разбит и жидкость не вытечет из его рабочего цилиндра.