Признаки как характеристики самой композиции в формуле изобретения на объект «Композиция»

В № 6/2017 журнала «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» опубликована статья сотрудников ФИПС «Совершенствование практики рассмотрения изобретений в области фармацевтики»¹, в которой авторы полагают необходимым для установления единой правоприменительной практики на территории Российской Федерации по изобретениям в области фармацевтики гармонизировать российское законодательство с учетом евразийского. Гармонизацию авторы усматривают в целесообразности имплементации в российское законодательство правила п. 2.5.4.4 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве² (далее – Правила ЕАПВ), что, по их мнению, позволит избежать возможности получения многих из так называемых вечнозеленых патентов.

Тема, бесспорно, актуальна, но вечнозеленые патенты весьма многообразны в своих формах, основная из которых – их воплощение именно в фармацевтических композициях, формула изобретения на которые начинает обрастать различными характеристиками, не имеющими отношения непосредственно к самой композиции, что, по мнению авторов статьи, является следствием различий в требованиях к формулам российских и евразийских изобретений на композиции. В качестве некоторых условных примеров на вечнозеленые патенты авторы статьи приводят гипотетические формулы изобретения на гель для обнаружения зубного налета, композицию для обработки ран, фармацевтическую композицию, офтальмологическую композицию для лечения аллергического конъюнктивита.

Действительно, Правила ЕАПВ в рассматриваемой части составлены яснее, нежели аналогичные российские, о чем свидетельствует содержание их п. 2.5.4.4, и включают прямые ограничения, препятствующие обрастанию композиций в формуле изобретения различными иными признаками, не относящимися непосредственно к объекту «композиция».

Приведем содержание п. 2.5.4.4 Правил ЕАПВ:

«2.5.4.4. Признаки, используемые для характеристики композиции

Для характеристики композиции могут быть использованы, в частности, следующие признаки:

• качественный состав (ингредиенты);
• количественный состав (содержание ингредиентов);
• структурные характеристики.

Для характеристики композиции неправомерно³ в качестве ее признаков использовать сведения, непосредственно к композиции не относящиеся (например, условия и режимы использования этой композиции в каком-либо процессе, способе); количественный (измеряемый или рассчитываемый) параметр, характеризующий одно или более свойств композиции, в случаях, когда этот параметр используется в качестве единственного признака для характеристики композиции в независимом пункте формулы (например, параметры прочности ламинирования, сопротивления растрескиванию при напряжении, фармакокинетического профиля и т.п.); технический результат, достигаемый при реализации, использовании композиции. При характеристике фармацевтической композиции не допускается использование признаков, относящихся к способу лечения или профилактики заболевания (например, указание доз, условий или режимов применения композиции или лекарственных средств, полученных на ее основе)».

В российских правилах (требованиях) нет аналогичных условий, по сути запрещающих использование в формуле изобретения на композицию различных характеристик (признаков), не относящихся непосредственно к самой композиции.

Как мы понимаем, авторы статьи предлагают в той или иной форме имплементировать содержание второго абзаца п. 2.5.4.4 Правил ЕАПВ в российские нормативные документы, которыми руководствуется Роспатент. Как полагают авторы статьи, указанный подход к исключению при оценке условий патентоспособности признаков, непосредственно к композиции не относящихся, позволяет избежать двойного патентования уже известных композиций.

Нельзя не согласиться с позицией авторов и в этой связи нельзя не задаться вопросом: что предрасполагает экспертов ФИПС при оценке условий патентоспособности композиции относить к ее признакам те, которые к признакам самой композиции не относятся? Как ни прискорбно, этому способствуют изначальные формулировки правил (как российских, так и евразийских), которые стали толковаться настолько искаженно по сути, что в Правила ЕАПВ со временем были внесены отмеченные нами дополнения, которые дважды редактировались и менялись, а российские правила в этой части остались неизмененными.

Так, в 2011 г. в п. 2.5.4.4 Правил ЕАПВ были внесены следующие уточнения: «Для характеристики композиции неправомерно в качестве ее признаков использовать сведения, непосредственно к композиции не относящиеся, например, условия и рекомендации по ее применению и использованию (масса, объем, дозировка и т.п.). При характеристике фармацевтических композиций не допускается, в частности, указание препаративных форм (таблетка, пилюля, порошок), дозировок, условий или режимов применения лекарственных средств, полученных с использованием этой композиции».

В 2012 г. содержание уточнений в последнем абзаце п. 2.5.4.4 было уже изложено в иной, действующей и поныне редакции, которая приведена выше.

Напомним изначальные российскую и евразийскую формулировки, представленные в нормативных документах.

Российская формулировка (п. 39 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 25 мая 2016 г. № 316):

«Для характеристики композиций используются, в частности, следующие признаки:

• качественный состав (ингредиенты);
• количественный состав (содержание ингредиентов);
• структура композиции;
• структура ингредиентов».

Евразийская формулировка (п. 2.5.4.4 Правил ЕАПВ):

«Для характеристики композиции могут быть использованы, в частности, следующие признаки:

• качественный состав (ингредиенты);
• количественный состав (содержание ингредиентов);
• структурные характеристики».

По сути обе изначальные редакции требований одинаковы, но при таких формулировках уточнение «в частности» позволяет использовать в формуле изобретения признаки не только перечисленные далее и непосредственно относящиеся к характеристикам композиций, но и любые иные, не относящиеся непосредственно к самим композициям. Этим, собственно, и воспользовались многие заявители, включая в формулу изобретения на композицию всевозможные признаки (характеристики), не относящиеся к самой композиции.

Обе формулировки действуют и поныне, но Правила ЕАПВ при сохранении вышеприведенного условия были, в отличие от российских, дважды дополнены соответствующими ограничениями. Однако представляется, прежде нужно было исправить изначальное условие и изложить его следующим образом: «Для характеристики композиций используются, в частности, следующие признаки композиций».

Обратим также внимание на то, что ограничения, представленные в 2012 г., содержат также исправления в части исключения из правил ранее указанных в 2011 г. запретов, относящихся к указанию различных препаративных форм применения лекарственных средств: «При характеристике фармацевтической композиции не допускается использование признаков, относящихся к способу лечения или профилактики заболевания (например, указание доз, условий или режимов применения композиции или лекарственных средств, полученных на ее основе)».

Добавление всего лишь одного слова «композиции» в конце предложения вносит конкретизацию признака именно в том, что характеристиками композиций могут быть только признаки самих композиций, а не признаки любых иных объектов, к самим композициям не имеющих отношения, при этом объект «композиция», не должен рассматриваться как равнозначный объекту «лекарственное средство».

1. Гаврилова Е.Б., Семенов В.И., Лысков Н.Б. Совершенствование практики рассмотрения изобретений в области фармацевтики//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 6. С. 15.
2. Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, утвержденные приказом ЕАПВ от 15 февраля 2008 г. № 4 (вступили в силу 1 марта 2008 г.) с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом ЕАПВ от 19 декабря 2011 г. № 63, приказом ЕАПВ от 14 июня 2012 г. № 31, приказом ЕАПВ от 27 декабря 2013 г. № 60.
3. Полужирным шрифтом выделены важные условия, на которые следует обратить внимание.