Выплата вознаграждения за использование изобретения по досрочно прекратившему действие патенту

В статье председателя Суда по интеллектуальным правам, заведующей кафедрой интеллектуальных прав МГЮА им. О.Е.Кутафина Л.А.Новоселовой справедливо отмечено, что в судебной практике споры о выплате вознаграждения авторам за использование служебного изобретения¹ носят распространенный характер, что в немалой степени вызвано недоработанностью правовых конструкций, обеспечивающих взаимодействие работодателя и автора по использованию результатов интеллектуальной деятельности².

В Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном президиумом Верховного Суда Российской Федерации (далее - ВС РФ) 23 сентября 2015 г., в п. 26 и 27, казалось бы, даны все разъяснения по обозначенному в заголовке статьи вопросу. Однако в обзоре не отражена важная практическая ситуация, когда работодатель по своей инициативе досрочно прекращает действие патента, но фактически продолжает использование изобретения.

Позиция президиума ВС РФ в отношении выплаты за использование патента, досрочно прекратившему действие, представлена следующими тезисами.

П. 26. Для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Досрочное прекращение действия патента означает прекращение правовой охраны технического или художественно-конструкторского решения и его переход в общественное достояние в период до окончания установленного законом срока действия патента.

С момента досрочного прекращения действия патента прекращается и обязанность работодателя по выплате вознаграждения авторам служебного изобретения за его использование.

П. 27. Досрочное прекращение действия патента влечет прекращение обязанности организации по выплате вознаграждения авторам изобретения за его использование. Соглашаясь с содержанием двух первых абзацев п. 26, в последующем обсуждении будем рассматривать содержание третьего абзаца данного пункта совместно с содержанием п. 27 как взаимосвязанных условий, при которых авторы изобретения, казалось бы, уже не имеют права на получение вознаграждения за использование изобретения. Так ли это?

В обзоре президиума ВС РФ приведены судебные дела³, в которых описаны ситуации, когда одновременно с досрочным прекращением действия патента организация (работодатель) прекратила⁴ также фактическое использование изобретения (выделено мною. - В.Д.) по конкретному патенту, что, как представляется, явилось определяющим фактором при принятии решения о прекращении выплаты авторского вознаграждения за использование изобретения. Конечно, если использование изобретения прекратилось, то выплаты вознаграждения именно за использование быть не может, но ситуация не ограничивается только вышеприведенной.

Суть поднятого в статье вопроса можно отразить следующим примером⁵. Авторы обратились в суд с иском к одному из обществ о выплате вознаграждения за использование изобретения, пени за несвоевременную его выплату и возмещении расходов на оплату государственной пошлины, указав, что совместно с другими авторами разработали способ получения химического вещества. Обществу выдан патент на изобретение, оно внедрено на производстве и, по мнению истцов, продолжает использоваться (выделено мною. - В.Д.), однако авторское вознаграждение за использование изобретения своевременно не выплачено.

Решением суда, оставленным без изменения определением суда второй инстанции, иск удовлетворен. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, отменяя решение нижестоящих судов, отметила следующее. Приведенные нормы закона не были приняты во внимание судебными инстанциями, поскольку, установив, что действие патента, выданного организации, было досрочно прекращено, суды возложили на ответчика обязанность по выплате вознаграждения всем авторам изобретения за его использование в течение всего периода, в том числе включающего время после прекращения действия патента⁶.

Нет сомнений в справедливости сказанного судебной коллегией, так как в судебном разбирательстве по конкретному делу было установлено, что после досрочного прекращения действия патента изобретение (техническое решение), которое применялось работодателем, не было признано использованным (выделено мною. - В.Д.) ответчиком, как этого требует закон⁷ при установлении использования изобретения.

Обратим внимание на основания для выплаты авторского вознаграждения по п. 4 ст. 1370 ГК РФ, которые не ограничиваются вознаграждением только за использование изобретения. К основаниям для выплаты вознаграждения за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, на которые получен патент работодателем, при соблюдении указанных в данной статье условий относятся:

• получение работодателем патента;
• принятие работодателем решения о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщение об этом работнику;
• передача работодателем права на получение патента другому лицу;
• неполучение работодателем патента по поданной им заявке по зависящим от него причинам⁸.

Во всех этих случаях работник имеет право на вознаграждение, размер которого, условия и порядок его выплаты определяются договором между работодателем и работником, а в случае спора - судом. Очевидно, что если договором оговорено, что вознаграждение выплачивается именно за использование изобретения в утилитарном понимании использования как материализации изобретения в продукте и превращения его в товар, то если такого использования нет или оно прекращено по каким-то причинам, соответственно, исчезают основания для выплаты только данного вида вознаграждения (за использование).

Но из этого вовсе не следует, что работник должен потерять право на получение авторского вознаграждения по другим основаниям, не связанным с фактическим использованием изобретения. Конечно, желательно все такие условия заранее оговаривать в договоре между работодателем и работником, чтобы минимизировать последующие судебные споры. Однако отсутствие договора не должно рассматриваться как безусловное основание для прекращения выплаты авторского вознаграждения.

Акцент нашей статьи направлен на ситуацию, когда патент досрочно прекратил свое действие по инициативе работодателя-патентообладателя, а он продолжает использовать изобретение, например, изготавливая и продавая на рынке продукт, в котором изобретение воплощено в полном объеме признаков независимого пункта формулы изобретения. При этом работодатель отказывается платить авторское вознаграждение на том основании, что патент досрочно прекратил свое действие.

Представляется, что такие действия работодателя в рассматриваемой ситуации незаконны и не должны быть поддержаны высоким судом. Действительно, судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ не рассматривала в обзоре вышеобозначенную ситуацию, хотя речь шла о последствиях досрочного прекращения действия патента, но если вдруг такая ситуация возникнет и будет поддержана судом только лишь потому, что патент досрочно прекратил свое действие, то авторов ждет плохая перспектива относительно получения авторского вознаграждения. Мы получим ситуацию, когда можно досрочно прекращать действие патента, дабы беззастенчиво не платить авторам вознаграждение за использование изобретения, которое тем не менее будет активно использоваться в производстве и приносить выгоду работодателю, переставшему опасаться конкурентов, которых ранее сдерживал действовавший патент, но которому теперь важно не платить авторам-работникам. Такие ситуации возникают сплошь и рядом, особенно при смене руководства организации, которое, придя к управлению производством, пытается в первую очередь сократить выплаты авторам изобретений, полагая, что им и так хватит.

В названной статье Л.Новоселовой отмечено, что факт прекращения действия патента по основаниям, зависящим от работодателя, может быть учтен как одно из обстоятельств, влияющих на размер вознаграждения, но не должен быть однозначным основанием для отказа в выплате вознаграждения (выделено мною. - В.Д.).

Полностью соглашаясь со сказанным, напомню, что известно дело, когда суд посчитал обязанностью работодателя платить авторам вознаграждение в случае досрочного прекращения действия патента, но продолжения при этом фактического использования изобретения (определение Ленинградского областного суда от 3 февраля 2011 г. № 33-630/2010). Данное решение вступило в законную силу.

В другом деле (определение Свердловского областного суда от 22 февраля 2011 г. по делу № 33-2191/2011) судебная коллегия кассационной инстанции, поддержавшая также вступившее в законную силу решение нижестоящего суда об обязании ответчика выплатить вознаграждение авторам за использование полезной модели, отметила:

«В момент получения патента у работодателя возникла обязанность по выплате вознаграждения авторам служебной полезной модели в течение срока действия патента. Досрочное прекращение действия патента в случае неуплаты патентообладателем в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение в силе по существу является санкцией к патентообладателю за невыполнение им обязанности по уплате пошлины за поддержание патента в силе.

Такое прекращение действия патента свидетельствует лишь о прекращении у патентообладателя исключительных прав на изобретение, права на разрешение использования изобретения».

Из сказанного судом следует, что досрочное прекращение исключительного права в рассмотренной ситуации не является безусловным основанием для отказа в выплате за использование патента, обусловленное договором между авторами и патентообладателем⁹.

За работником остается право на авторское вознаграждение даже в случае, когда работодатель не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам (п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Но разве в случае досрочного прекращения действия уже выданного патента, продолжая использовать изобретение, работодатель такими своими действиями по неуплате очередной пошлины не создает ситуацию подобной той, когда патент по зависящим от него причинам перестает действовать, т.е. изобретение остается, а патент как правоустанавливающий документ перестает быть таковым?

Будут ли суды в рассматриваемой нами ситуации считать достаточным основанием для невыплаты вознаграждения один лишь тезис, что «с момента досрочного прекращения действия патента прекращается и обязанность работодателя по выплате вознаграждения авторам служебного изобретения за его использование, и досрочное прекращение действия патента влечет прекращение обязанности организации по выплате вознаграждения авторам изобретения за его использование», без какой-либо связи с установлением фактического продолжения использования изобретения именно в том виде, как оно было запатентовано в независимом пункте формулы изобретения, покажет время.

И хотя мы полагаем, что отсутствие договора не должно рассматриваться как безусловное основание для прекращения выплаты любого авторского вознаграждения, настоятельно рекомендуем работодателю и работникам изначально заключать трудовой или гражданско-правовой договор, в котором будут отражены не только ситуации с выплатой вознаграждения, перечисленные в ст. 1370 ГК РФ, но и другие случаи.

1. То же самое касается патентов на полезные модели и промышленные образцы.
2. Новоселова Л. Право на вознаграждение за использование служебного изобретения // Хозяйство и право. 2014. № 7.
3. Определения ВС РФ от 15 февраля 2011 г. № 46-В10-31, от 17 мая 2011 г. № 46-В11-8.
4. Было установлено судом.
5. Заимствован из названного обзора и касается одного патента, но в отношении другого патента мотивация о фактическом неиспользовании изобретения та же.
6. Определения судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 17 мая 2011 г. №46-В11-8, от 15 февраля 2011 г. № 46-В10-31.
7. «Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения» (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).
8. В указанной статье Л.Новоселовой допущена опечатка в абзаце: «При получении работодателем патента на изобретение, либо принятии решения о сохранении информации об изобретении в тайне, либо передаче права на получение патента другому лицу, либо неполучении патента по поданной им заявке по НЕ зависящим от работодателя причинам ГК РФ указывает на наличие у работника прав на вознаграждение, размер которого определяется договором работника с работодателем, а в случае спора - судом». Выделенная нами в тексте отрицательная частица «не» является лишней и искажает суть нормы. В последующих абзацах, относящихся к данной норме, отмеченная опечатка не повторяется.
9. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса Российской Федерации. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2014. С. 360.

Список литературы

1. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса Российской Федерации. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2014.
2. Новоселова Л. Право на вознаграждение за использование служебного изобретения // Хозяйство и право. 2014. № 7.