Ежеквартальный обзор новостей законодательства, практики Pоспатента и судебной практики в сфере интеллектуальной собственности (январь – март 2020)

Оглавление

Законы и законопроекты

Акты правительства и ведомственные акты

Международные договоры Российской Федерации

Судебная практика

• Патенты
• Продление патентов
• Товарные знаки
• Секрет производства (НОУ-ХАУ)
• Фирменные наименования
• Лицензионные договоры

Практика ЕАПВ

Практика Роспатента

• Патенты
• Товарные знаки
• Общеизвестные товарные знаки
• Наименования мест происхождения товаров (НМПТ)

Законы и законопроекты

В феврале сенаторы внесли на рассмотрение Государственной Думы законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных»» (№ 910300–7).

Законопроект предполагает закрепление прав, обязанностей и ответственности организаций, оказывающих услуги патентных поверенных, а также наделение патентного поверенного правами и гарантиями, необходимыми для обеспечения прав патентных поверенных и доверителей.

Законопроектом также вводится определение «организации патентных поверенных» и определяются её обязанности по отношению к клиенту-доверителю.

Законопроект предусматривает возможность учреждать кабинет патентного поверенного, вводит институт тайны патентного поверенного, приравнивает статус патентного поверенного в судебном процессе к статусу адвоката, предусматривает обязанность органов власти и иных организаций предоставлять ответ на запрос патентного поверенного.

Акты правительства и ведомственные акты

Приказ Роспатента от 17.09.2019 № 147 об особенностях регистрации товарных знаков UEFA, признания товарных знаков UEFA общеизвестными в Российской Федерации, регистрации предоставления права использования символики чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (вступил в силу 7 марта 2020 г.).

Установлены сокращённые сроки рассмотрения заявлений UEFA на период подготовки чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и на период его проведения. Установлено, в частности, что первое заседание по рассмотрению заявления UEFA о признании знаков UEFA общеизвестным в Российской Федерации проводится не позднее чем через два месяца со дня принятия к рассмотрению соответствующего заявления UEFA.

Регистрация лицензий в отношении символики UEFA Евро 2020 должна осуществляться в течение месяца со дня подачи соответствующего заявления.

Приказами ФИПС утверждены и опубликованы руководства по экспертизе заявок на промышленные образцы (приказ ФИПС от 20.01.2020 № 11) и заявок на товарные знаки (Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12).

Ранее эти же Руководства были утверждены приказами Роспатента от 24 июля 2018 №№ 127 и 128, которые 18 декабря 2019 года были отменены распоряжением Правительства № 3081‑р.

Руководства адресованы, прежде всего, экспертам Роспатента и ФИПС, которые проводят экспертизу заявок на промышленные образцы и товарные знаки. Кроме того, Руководства могут быть использованы заявителями, их представителями при взаимодействии с Роспатентом. Положения Руководства носят рекомендательный характер.

Международные договоры Российской Федерации

3 февраля 2020 г. в Москве подписан Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.

Договор предусматривает получение охраны товарного знака на территории всех государств Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России) на основе одной регистрации — регистрации товарного знака Союза.

Регистрация товарных знаков ЕАЭС будет осуществляться в ходе совместного рассмотрения патентными ведомствами государств Союза поданных заявок на регистрацию.

Создание единого межгосударственного ведомства по товарным знакам Договором не предусмотрено.

Договор также предусматривает региональную систему охраны наименований мест происхождения товаров (далее — НМПТ) на территории государств — членов ЕАЭС.

Договор вступит в силу с даты получения Евразийской экономической комиссией последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами необходимых внутригосударственных процедур.

Приём заявок на товарный знак ЕАЭС и заявок на наименование места происхождения товара ЕАЭС начнётся после получения Евразийской экономической комиссией последнего письменного уведомления государства — члена ЕАЭС об установлении размеров пошлин.

Судебная практика

1. Патенты

Оспаривание патента на изобретение, за использование которого правообладатель в отдельном судебном процессе требует взыскания компенсации, само по себе соответствует обычной хозяйственной практике, не свидетельствует о злоупотреблении правом в целом и о наличии оснований для применения принципа эстоппель (как частного случая злоупотребления правом) в частности (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2020 № С01–430/2019 по делу № СИП‑359/2018)

Роспатент удовлетворил возражение против патента № 2604577 на группу изобретений, выданного на имя двух патентообладателей, и признал спорный патент недействительным полностью в виду несоответствия изобретений условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Не согласившись с указанным решением Роспатента, один из патентообладателей — обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) с требованием о признании решения Роспатента незаконным.

СИП, рассмотрев дело в качестве суда первой инстанции, признал выводы Роспатента обоснованными.

В кассационной жалобе, поданной в Президиум СИП, патентообладатель указал, что, помимо того, что он не согласен с выводами суда о непатентоспособности изобретений, он также считает, что действия лица, подавшего возражение, являются недобросовестными и представляют собой злоупотребление правом, поскольку направлены на причинение вреда патентообладателю. Истец утверждал, что единственной его целью было не платить истцу вознаграждение по лицензионному договору за использование изобретений по спорному патенту.

Президиум СИП, оставляя решение суда первой инстанции в силе, отметил, что при оценке действий какого-либо лица на предмет злоупотребления правом суд должен установить, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу, а злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер. Суд первой инстанции, однако, установил наличие у ответчика и третьего лица добросовестных целей — нормальное осуществление хозяйственной деятельности, реализации которых препятствовало действие спорного патента.

При этом суд обратил внимание на то, что второй патентообладатель приобрёл исключительные права по спорному патенту в результате судебного решения по делу № СИП‑818/2014. Суд отметил, что указанное лицо не участвовало в подготовке материалов заявки в Роспатент на выдачу спорного патента и могло изначально не иметь сведений о том, что спорные технические решения не соответствуют критерию патентоспособности «изобретательский уровень».

Требование истца об опровержении «презумпции злонамеренности» (на чем настаивал истец) справедливо только в том, что при наличии доказательств и убедительных аргументов, свидетельствующих о злоупотреблении правом, на них переходит бремя доказывания добросовестности своего поведения.

По общему правилу, разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Президиум СИП отметил, что в случае подачи искового заявления по делу о нарушении исключительного права на изобретение (или о выплате вознаграждения) возможны два самостоятельных варианта защиты:
1) в том же судебном споре доказывать отсутствие факта использования изобретения истца;
2) в рамках отдельного внесудебного (административного) порядка разрешения спора оспаривать выдачу патента на изобретение.

Из традиционности второго способа защиты исходит и Верховный Суд Российской Федерации, который в пункте 142 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление № 10) указал следующее:

«При рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патента… суд вправе приостановить производство по делу о нарушении прав.

В случае если после рассмотрения дела о нарушении исключительного права на патент… патент будет аннулирован…, судебный акт по делу о нарушении исключительного права может быть пересмотрен по новым обстоятельствам (пункт 1 части 4 статьи 392 ГПК РФ, пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ).».

Таким образом, президиум СИП отметил, что оспаривание патента на изобретение, за использование которого правообладатель в отдельном судебном процессе требует взыскания компенсации, само по себе соответствует обычной хозяйственной практике, не свидетельствует о злоупотреблении правом в целом и о наличии оснований для применения принципа эстоппель (как частного случая злоупотребления правом) в частности.

Аналогичный подход отражён в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу № СИП‑781/2018.

Такой же подход может применяться и в иных случаях подачи возражения лицом, к которому в ином деле были предъявлены какиелибо требования, основанные на выданном патенте.

Приостановление производства по делу о защите исключительного права на полезную модель до окончания рассмотрения спора о действительности соответствующего патента отвечает целям эффективного правосудия (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2020 № С01–657/2019 по делу № А40–255365/2016)

Общество (Истец) обратилось с исковым заявлением в суд с иском о нарушении принадлежащего ему исключительного права на полезную модель по патенту № 122342.

При рассмотрении дела судом первой и апелляционной инстанций, производство было приостановлено до вступления в законную силу решения СИП по делу № СИП‑730/2019, в котором рассматривается заявление Истца о признании незаконным решения Роспатента об аннулировании патента № 122343.

Ответчик обратился в СИП с кассационной жалобой, в которой он указал, что решение о приостановлении противоречит условиям применения статьи 143 АПК РФ, поскольку отсутствуют пересечения по предмету спора, по составу лиц, участвующих в деле, по доказательствам, по фактическим обстоятельствам.

Ответчик полагал, что наличие в производстве Суда по интеллектуальным правам дела № СИП‑730/2019, в котором оспаривается решение Роспатента о признании патента РФ № 122342 на полезную модель недействительным полностью, не влечёт невозможность рассмотрения настоящего дела о нарушении исключительного права истца на указанный патент.

Кроме того, ответчик указал в кассационной жалобе, что судами не был рассмотрен его довод о том, что истцу следует отказать в удовлетворении иска, так как он — после признания патента недействительным — является ненадлежащим истцом «по причине отсутствия активной легитимации».

СИП отметил, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК суд обязан приостановить производство по делу в том случае, когда решение по другому делу будет иметь материальные либо процессуальные последствия для разбирательства по рассматриваемому делу.

Решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия и влечёт аннулирование патента и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому был выдан патент, действия иных лиц по использованию полезной модели, патент на которую признан впоследствии недействительным.

Суды первой и апелляционной инстанции правильно установили, что решение СИП по делу № СИП‑730/2019 может повлиять на результат рассмотрения настоящего дела, поскольку будет определяющим для установления наличия или отсутствия соответствующего исключительного права на спорную полезную модель у истца и факта их нарушения ответчиком.

Что касается довода ответчика о нерассмотрении судом апелляционной инстанции указания на то, что истец является ненадлежащим (что является самостоятельным основанием для отказа в иске), СИП отметил, что суд апелляционной инстанции указал, что тот факт, что у суда, по мнению ответчика, есть и другие основания для отказа в удовлетворении иска, не меняет того факта, что в целях полного и правильного рассмотрения спора суд должен ответить на вопрос о наличии у истца исключительных права на патент на полезную модель.

Исходя из этого, приостановление производства по делу о защите исключительных имущественных прав на изобретение до окончания рассмотрения дела, где исследуется вопрос о наличии (отсутствии) такого исключительного права, соответствует целям эффективного правосудия.

Изменение формулы с перенесением в независимый пункт признаков из зависимых пунктов могло быть предложено только в том случае, если содержащиеся в зависимых пунктах формулы признаки влияют на технический результат (Президиум Суда по интеллектуальным правам, Постановление от 6 марта 2020 г. по делу № СИП‑500/2019)

Общество обратилось в СИП с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента РФ № 173945 на полезную модель. Патент был ранее признан недействительным полностью в связи с несоответствием полезной модели условию патентоспособности «новизна».

СИП, рассмотрев заявление Общества о признании решения Роспатента недействительным, отказал в его удовлетворении.

Рассмотрев довод кассационной жалобы Общества о том, что на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента Роспатент не предоставил патентообладателю возможность внести изменения в формулу полезной модели, что привело к нарушению его прав, Президиум СИП отметил, что обязанность Роспатента предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения, полезной модели возникает только в том случае, если административным органом будут установлены обстоятельства, при которых такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности или об отнесении заявленного объекта к перечню непатентоспособных объектов.

В том случае, если Роспатент не установит указанные обстоятельства, обязанность по предложению заинтересованному лицу внести изменения в формулу полезной модели не возникает.

Изменение формулы с перенесением в независимый пункт формулы признаков из зависимых пунктов 2 и 6 (а равно из иных зависимых) могло быть предложено в настоящем деле только в том случае, если содержащиеся в зависимых пунктах формулы признаки влияют на технический результат.

Исходя из подпункта 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее её сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 35 и 38 «Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель», утвержденных приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 № 701 (Требования № 701) именно в описании полезной модели должно содержаться раскрытие влияния признаков полезной модели на достигаемый технический результат.

При отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными, даже если после выдачи патента доказано, что они действительно оказывают влияние на технический результат.

В кассационной жалобе в президиум СИП Общество не оспаривало тот факт, что в описании не раскрыто влияние признаков, содержащихся в зависимых пунктах 2 и 6 (а равно в иных зависимых), на технический результат, достигаемый полезной моделью.

В ответ на утверждение Общества об очевидности такого влияния для специалиста президиум СИП отметил, что никаких данных в подтверждение своего довода об очевидности такого влияния Общество не приводило ни в Роспатенте, ни в суде первой инстанции. С учётом этого соответствующий довод был отклонён как немотивированный.

Таким образом, и Роспатент, и суд первой инстанции правомерно исходили из отсутствия необходимости в предложении изменения формулы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

2. Продление патентов

Роспатент правомерно продлил срок действия нового патента, сохранив правовую охрану изобретения, существовавшую на дату подачи заявления о продлении (Суд по интеллектуальным правам, Решение от 25 февраля 2020 г. по делу № СИП‑905/2019)

Патент № 2174977 (начало отсчёта срока действия с 29.03.1996) был выдан со сроком действия до 29.03.2016. В 2007 году по заявлению патентообладателя срок действия патента был продлён до 25.03.2021 в отношении независимых пунктов 1 и 7. При этом в качестве первого разрешения на применение изобретения было представлено регистрационное удостоверение № ЛС‑001443 от 24.03.2006.

В 2018 году (т.е. по окончании основного 20‑летнего срока, но в период продлённого срока действия патента) в Роспатент Истцом было подано возражение против патента, мотивированное несоответствием изобретения, охарактеризованного в пункте 1 формулы, одному из условий патентоспособности.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 12 сентября 2018 года о признании патента недействительным частично и о выдаче нового патента с уточнённой формулой изобретения. При этом формула изобретения в части независимого пункта 1 была скорректирована путём исключения альтернативных признаков, а независимый пункт 7 без изменения был преобразован в независимый пункт 2.

Новый патент № 2694252 с изменённой формулой изобретения был выдан 10 июля 2019 года. Датой начала отсчёта срока действия патента было указано 29.03.1996, то есть дата подачи заявки, по которой был выдан первоначальный патент № 2174977.

На основании заявления патентообладателей от 16 июля 2019 года и в соответствии с пунктом 2 статьи 1363 ГК РФ (в редакции с изменениями, внесёнными федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ) срок действия этого нового патента был продлён и был выдан дополнительный патент № 2694252 с той же формулой изобретения.

При этом в качестве первого разрешения на применение изобретения по новому патенту № 2694252 в заявлении о продлении срока действия патента было указано то же регистрационное удостоверение № ЛС‑001443 от 24.03.2006.

Срок действия дополнительного патента № 2694252 был обозначен периодом с 12.09.2018 (т.е. с даты признании недействительным патента № 2174977) до 25.03.2021 (то есть до той же даты, до которой ранее был продлён срок действия патента № 2174977).

Полагая, что действия Роспатента по продлению срока действия нового патента № 2694252 с выдачей дополнительного патента не соответствуют закону и нарушают его права, Истец обратился в Суд по интеллектуальным правам (СИП).

В обоснование своих требований Истец указал на то, что срок действия нового патента № 2694252, по его мнению, истёк 29.03.2016 (дата окончания 20‑летнего срока, отсчитываемого с даты подачи заявки, по которой был выдан первоначальный патент № 2174977), в то время как заявление о продлении срока его действия было подано в 2019 году, то есть за пределами срока, установленного в пункте 2 статьи 1363 ГК РФ.

Отказывая в удовлетворении иска, суд учёл, что новый патент № 2694252 был выдан вместо патента № 2174977, действие которого в отношении независимых пунктов 1 и 7 формулы изобретения было продлено до 25.03.2021.

Именно в продлённый период действия первоначального патента РФ № 2174977 в Роспатент было подано возражение Истца, по результатам рассмотрения которого Роспатентом было принято решение о признании его недействительным частично и о выдаче нового патента.

При этом в новом патенте № 2694252 правовая охрана была сохранена полностью по одному из пунктов, в отношении которого было продлено действие патента № 2174977, а по другому пункту, в отношении которого действие патента № 2174977 было продлено, объем охраны был скорректирован путём исключения альтернативных признаков.

При указанных обстоятельствах, а также принимая во внимание, что продление срока действия нового патента, выданного вместо аннулированного старого патента, после вступления в силу закона № 35-ФЗ должно осуществляться путём выдачи дополнительного патента, СИП решил, что Роспатент правомерно продлил срок действия нового патента, сохранив правовую охрану изобретения, существовавшую на дату подачи заявления о продлении. (На момент написания данного обзора против решения СИП подана кассационная жалоба, рассмотрение которой было назначено на 6 июля 2020 г.)

После получения решения об отказе в продлении срока действия патента патентообладатель имел возможность обратиться в Роспатент с новым аналогичным заявлением, сузив объём правовой охраны по дополнительному патенту до пункта 2 уточнённой формулы изобретения, однако такой возможностью не воспользовался, посчитав целесообразным настаивать на предоставлении правовой охраны в отношении заявленной группы изобретений, что само по себе свидетельствует о наличии у него воли на получение именно такого объёма правовой охраны (Суд по интеллектуальным правам, Решение 4 февраля 2020 года Дело № СИП‑417/2019)

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел заявление Компании о признании недействительным отказа Роспатента в продлении срока действия патента № 2326127.

Патент № 2326127 был выдан на группу изобретений «Варианты иммуноглобулинов и их применение».

Компания обратилась в Роспатент с заявлением о продлении срока его действия и выдаче дополнительного патента с предложенной Компанией формулой изобретения. Заявление было мотивировано тем, что изобретение относится к лекарственному средству, на которое получено первое разрешение на применение согласно регистрационному удостоверению № ЛП‑004503.

Сравнив предложенную Компанией формулу и характеристики лекарственного средства, на применение которого получено разрешение, Роспатент установил, что в пункте 1 предложенной формулы изобретения отсутствуют аминокислотные последовательности константной области антитела или указание изотипа антитела, характеризующего константную область. В связи с этим Роспатент пришёл к выводу, что представленная Компанией формула для дополнительного патента не характеризует продукт, на применение которого получено разрешение РУ № ЛП‑004503.

Компании был направлен запрос, в котором предлагалось представить скорректированную формулу изобретения и сведения, подтверждающие идентичность активного начала лекарственного средства, на применение которого получено разрешение, объекту, заявленному в формуле.

В ответ Компания представила уточнённую формулу изобретения для дополнительного патента. Но поскольку уточнённая формула по-прежнему не характеризовала продукт, на применение которого получено разрешение РУ № ЛП‑004503, Роспатент отказал в продлении срока действия патента.

Компания обжаловала данный отказ в Суд по интеллектуальным правам (СИП).

СИП не нашёл оснований для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным.

Проанализировав содержание запроса Роспатента и решения об отказе в продлении срока действия патента, СИП сделал вывод, что Роспатент действовал в строгом соответствии с положениями пункта 8 «Порядкf выдачи и действия дополнительного патента на изобретение, продления срока действия патента на изобретение», утверждённого приказом Минэкономразвития от 03.11.2015 № 809 (Порядок № 809), устанавливая те обстоятельства, которые предписаны названным пунктом:

• характеризует ли формула изобретения лекарственное средство, на применение которого получено разрешение;
• охарактеризован ли продукт в формуле изобретения в виде соединения или группы соединений, описываемых общей структурной формулой;
• следует ли из описания изобретения возможность его использования в качестве активного ингредиента лекарственного средства, на применение которого получено разрешение;
• идентична ли совокупность признаков, определяющих объём правовой охраны продукта, активному ингредиенту лекарственного средства, на применение которого получено разрешение; содержит ли описание изобретения информацию о том, что соединение или группа соединений, описываемых общей структурной формулой, обладает такой активностью, которая позволяет его (её) использовать в таком лекарственном средстве;
• идентична ли совокупность признаков, определяющих объём правовой охраны продукта, характеризующих композицию, указанную в формуле изобретения, характеристике композиции лекарственного средства, указанной в разрешении.

Поступившие в СИП письма (ответы) ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» и Института биоорганической химии, а также консультации, данные привлечёнными судом специалистами в судебных заседаниях, подтвердили обоснованность позиции Роспатента.

Специалистами также не подтверждён довод компании о наличии в патенте (формуле и описании) информации о том, что группа соединений, описанных в пункте 1 уточнённой формулы изобретения, обладает такой активностью, которая позволяет использовать её в лекарственном средстве, на применение которого получено разрешение.

С учётом изложенного СИП пришёл к выводу об обоснованности содержащейся в оспариваемом решении позиции Роспатента о том, что пункт 1 уточнённой формулы изобретения сформулирован шире, нежели действующее вещество лекарственного средства, что свидетельствует об их неидентичности, а следовательно, о правильном применении Роспатентом пункта 8 Порядка № 809.

В судебном заседании компания также указывала на то, что Роспатент, не выразив каких-либо замечаний к независимому пункту 2 уточнённой формулы изобретения, должен был выдать дополнительный патент в отношении этого пункта формулы.

Относительно данного довода СИП отметил, что Компанией в ответе на запрос Роспатента не заявлялось о согласии на выдачу дополнительного патента не на группу изобретений (по независимым пунктам 1, 2 и 5), а только в отношении независимого пункта 2 формулы в случае, если изобретения по независимым пунктам 1 и 5 формулы не будут признаны характеризующими лекарственное средство, на которое выдано разрешение. Таким образом, Компания в ответе на запрос Роспатента выразила свою волю на получение того объёма правовой охраны, который закреплён в уточнённой формуле.

Вопреки соответствующему доводу компании, пункт 9 Порядка № 809 не предусматривает обязанности Роспатента направлять повторный запрос заявителю в ситуации, когда его волеизъявление чётко и однозначно выражено в представленном ответе на запрос. Иное возлагало бы на Роспатент не обусловленную его полномочиями обязанность предопределять объём испрашиваемой правовой охраны изобретения.

При этом СИП указал, что после получения решения об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение Компания имела возможность подать в Роспатент новое заявление о продлении срока действия исключительного права на изобретение и выдаче дополнительного патента, сузив объём правовой охраны до пункта 2 уточнённой формулы изобретения. Однако такой возможностью патентообладатель не воспользовался, посчитав целесообразным настаивать на предоставлении правовой охраны в отношении заявленной группы изобретений, что само по себе также свидетельствует о наличии у него воли на получение именно такого объёма правовой охраны.

При таких обстоятельствах СИП поддержал вывод Роспатента об отсутствии необходимых правовых оснований для продления срока действия патента. (На момент написания обзора против решения СИП подана кассационная жалоба, рассмотрение которой было назначено на 6 июля 2020 г.)

3. Товарные знаки

Толкование пункта 25 Административного регламента как предписывающего предоставлять в таможню вместе с заявлением дополнительные сведения об уже свершившихся фактах нарушения прав правообладателя является неверным, поскольку не соответствует цели мер, предусмотренных главой 57 Закона № 289-ФЗ (Верховный Суд Российской Федерации, Определение от 22 января 2020 г. № 305-ЭС19–17108).

Суды трёх инстанций поддержали позицию таможенных органов о том, что непредставление доказательств нарушения права на товарный знак к заявлению о включении информации об объектах интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) является основанием для отказа во включении товарного знака в ТРOИС.

Верховный суд не согласился с такой позицией и указал, что возможность обращения к таможенным органам за защитой прав на ИС является мерой, предусмотренной законодательством, которой могут воспользоваться правообладатели для получения защиты соответствующих прав.

Такая возможность предусмотрена федеральным закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (глава 57 «Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными органами»).

В свою очередь, ФТС России наделена правом на ведение ТРОИС, что позволяет таможенным органам при осуществлении таможенного контроля пресекать деятельность, направленную на нарушение прав и причинение ущерба правообладателям, в том числе и путём приостановления выпуска товаров.

Особенности ведения ТРОИС были установлены «Административным регламентом Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности», утверждённым приказом ФТС от 13.08.2009 № 1488, (Административный регламент), пунктом 25 которого действительно предусмотрено, что заявление, не содержащее сведения о товарах, обладающих признаками контрафактных, рассмотрению не подлежит.

К сведениям о товарах, обладающих признаками контрафактных, относятся сведения, представляющие собой подробную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их выявления таможенными органами (описание внешнего вида товаров (их упаковки, этикетки и т.д.), указание уполномоченных импортёров, имеющих согласие правообладателя на введение товаров в гражданский оборот, экспортёров, производителей и др.), включая коды товаров не менее чем на уровне первых четырёх знаков в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (далее — ТН ВЭД России), а также о предполагаемых местах ввоза на таможенную территорию Российской Федерации (вывоза с таможенной территории Российской Федерации) и импортёрах (экспортёрах) товаров в случае, если имеется такая информация.

Таким образом, Административный регламент устанавливает для правообладателей заявительный характер процедуры, урегулированной в законодательстве в целях оперативного пресечения фактов ввоза на территорию Российской Федерации товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности, например, маркированных чужим товарным знаком.

В связи с этим толкование пункта 25 Административного регламента как предписывающего предоставлять сведения об уже свершившихся фактах нарушения прав правообладателя является неверным, поскольку не соответствует цели мер, предусмотренных главой 57 Закона о таможенном регулировании.

В противном случае действия таможенных органов по ведению ТРОИС будут связаны лишь с фактами уже свершившихся правонарушений, что, в свою очередь, противоречит указанному выше нормативному регулированию и лишает смысла ведение ТРОИС как средства, способствующего выявлению и оперативному пресечению правонарушений и защиты прав правообладателей.

Принимая во внимание изложенное, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации полностью отменила принятые судебные акты и направила дело на новое рассмотрение.

Регистрация изображения Никиты-бесогона, побивающего беса, в качестве товарного знака возможна, поскольку отсутствуют сведения о том, что заявленное на регистрацию обозначение является предметом почитания верующих, и, что его использование в качестве товарного знака может вызвать оскорбительные ассоциации

Соглашаясь с мнением экспертизы, Роспатент принял решение об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке № 2016721310 в виду его несоответствия требованиям подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Принимая такое решение, Роспатент исходил из следующих выводов:

• заявленное обозначение представляет собой графическое изображение христианского образа великомученика Никиты-бесогона, который известен и почитаем верующими православной церкви (является для них святыней), и предоставление исключительного права на использование заявленного обозначения отдельной организации в целях извлечения прибыли и коммерциализации может быть расценено как оскорбляющее религиозные чувства верующих;
• регистрация спорного знака, имеющего религиозную семантику, при отсутствии рекомендаций Русской Православной Церкви противоречит общественным интересам. 

  ООО «БЕСОГОН» (далее — Общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным данного решения Роспатента.

  По мнению Общества, Роспатент сделал неправильные выводы, поскольку Никита-бесогон не является святым великомучеником, почитаемым Русской Православной Церковью, так как представляет собой мифологический исторический персонаж, малоизвестный среднему российскому потребителю, а спорное обозначение само по себе не несёт негативного, циничного отношения к какой-либо конкретной религии и не затрагивает чувства верующих.
  
  Чтобы выяснить профессиональное мнение по существу спора Суд по интеллектуальным правам направил запросы в адрес учёных, в том числе из духовных учебных заведений, со следующими вопросами:
  1) Является ли Никита-бесогон святым великомучеником?;
  2) Причислен ли Никита-бесогон Русской Православной Церковью к лику святых, если да, с какой даты?;
  3) Является ли Никита-бесогон святыней для православных верующих?

  Отрицательные ответы учёных на данные вопросы совпали и позволили суду признать выводы Роспатента в отношении спорного обозначения необоснованными.

  Наряду с этим, Суд по интеллектуальным правам исследовал также вопрос о возможности вызвать оскорбительные ассоциативные представления в отношении предмета почитания верующих при использовании спорного обозначения в качестве товарного знака и пришёл к заключению, что у суда отсутствуют сведения о том, что спорное обозначение в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию, является предметом почитания верующих, как отсутствуют и сведения о том, что его использование в качестве заявленного товарного знака может вызвать оскорбительные ассоциации.

  Таким образом, Суд по интеллектуальным правам признал оспариваемое решение недействительным и обязал Роспатент зарегистрировать спорное обозначение в качестве товарного знака.

  Сокращение слов в наименовании услуги не привело к допустимому сокращению перечня услуг знака обслуживания (Суд по интеллектуальным правам, Решение от 7 февраля 2020 г. по делу № СИП‑797/2019)

  
  

  Правообладатель знака обслуживания по свидетельству № 667880 обратился в Роспатент с заявлением о внесении изменения в перечень услуг 35‑го класса МКТУ, для которых этот знак был зарегистрирован. Он хотел услугу «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], включая услуги магазинов розничной и оптовой продажи» сократить до услуги «услуги магазинов розничной и оптовой продажи».

  Но Роспатент отказал во внесении таких изменений, поскольку пришёл к выводу о том, что исключение из формулировки услуги 35‑го класса МКТУ слов «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» приведёт к расширению объёма правовой охраны этого знака обслуживания, так как если допустить указанное исключение, то «услуги магазинов розничной и оптовой продажи» будут предполагать их оказание всем видам потребителей, а не только предпринимателям.

  Наряду с этим отмечалось, что такая услуга 35‑го класса МКТУ, как «услуги магазинов розничной и оптовой продажи» отсутствует как самостоятельная рубрика в перечне услуг указанного знака обслуживания.

  Суд по интеллектуальным правам согласился с таким выводом и решил, что Роспатентом правомерно установлено, что внесение испрашиваемых изменений не соответствует положениям пункта 1 статьи 1505 ГК РФ, поскольку это приводит к расширению перечня услуг, а не к его сокращению, предусмотренному этой нормой ГК РФ.

  Регистрация товарного знака «ЙОШКИН КОТ» противоречит общественным интересам (Суд по интеллектуальным правам, Решение от 11 февраля 2020 г. по делу № СИП‑793/2019)

  Роспатент отказал зарегистрировать обозначение «ЙОШКИН КОТ», потому что регистрация этого обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам, поскольку предоставление исключительного права на обозначение, тождественное названию скульптурной композиции, подаренной городу Йошкар-Ола и являющейся его символом, на имя одного лица может затронуть интересы общества и создать препятствия для деятельности неограниченного круга хозяйствующих субъектов, в том числе осуществляющих свою деятельность в городе Йошкар-Ола, что не соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ (cм.: Обозначение «Йошкин кот» является названием скульптурной композиции, установленной у входа в Марийский государственный университет (Решение Роспатента (ППС) от 30.07.2019) // 18 марта 2020).

  Суд по интеллектуальным правам поддержал решение Роспатента.

  Довод заявителя о соответствии регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака общественным интересам со ссылкой на представленное в материалы дела по заявке заключение Лаборатории социологической экспертизы по результатам социологического опроса N89–2019 от 27.03.2019 был признан судом необоснованным ввиду следующего.

  Судебная коллегия пришла к выводу о том, что данное заключение подтверждает факт широкого употребления и известности в обществе спорного обозначения и не опровергает выводов Роспатента о том, что предоставление исключительного права на заявленное обозначение только одному лицу противоречит общественным интересам.

  Наряду с этим судом было отмечено, что оценка соответствия регистрации обозначения в качестве товарного знака требованиям законодательства относится к компетенции Роспатента и суда. Решение вопроса о соответствии регистрации обозначения в качестве товарного знака требованиям законодательства на основании мнений и заключений третьих лиц, не являющихся участниками судебного разбирательства, законом не предусмотрено.

  НМПТ «ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО» препятствует регистрации товарного знака «ВОЛОГОДСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (Суд по интеллектуальным правам, Решение от 14 февраля 2020 года по делу № СИП‑839/2019)

  Роспатент на основании пункта 7 статьи 1483 ГК РФ отказал в регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «Вологодская кружевница», заявленного для конфет и ряда кондитерских изделий, в виду его сходства до степени смешения с наименованием места происхождения товара (НМПТ) «ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО» (рег. № 3).
  
  Делая вывод о смысловом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ на основе подобия заложенных в обозначениях понятий и идей, Роспатент исходил из сведений, закреплённых в словарно-справочных источниках, согласно которым кружево — текстильное изделие (ручной или машинной работы) без тканой основы, в котором ажурный рисунок образуется в результате переплетения нитей (Большая энциклопедия в 62 томах, том 24, Москва «ТЕРРА», 2006), а кружевница — ж. мастерица, изготовляющая кружева (Толковый словарь русског языка, С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова).
  
  Судебная коллегия согласилась с выводом Роспатента, поскольку заявленное обозначение «Вологодская кружевница» фактически означает «мастерица, изготовляющая вологодское кружево», что позволяет признать спорное обозначение сходным до степени смешения с НМПТ «ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО», поскольку оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на некоторые отличия.

  Довод заявителя о том, что смысловое сходство сравниваемых обозначений отсутствует, поскольку существительное «КРУЖЕВО» является неодушевленным, а существительное «КРУЖЕВНИЦА» — одушевленным, ранее заявлявшийся в возражении, Роспатент обоснованно признал неубедительным, поскольку смысловое значение слова «КРУЖЕВНИЦА» неразрывно связано со словом «КРУЖЕВО», следовательно, вызывает сходный ассоциативный ряд.

  Наряду с этим отклоняется довод заявителя о неоднородности товаров, в отношении которых зарегистрировано противопоставленное НМПТ, товарам, для которых испрашивается правовая охрана спорного обозначения, поскольку регистрация в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с НМПТ, запрещена в отношении любых товаров. И неважно, что прекращена деятельность правообладателя НМПТ, поскольку правовая охрана НМПТ сохраняет силу.

  Материалы данного дела наглядно иллюстрирует уже давно сложившуюся практику Роспатента по применению положений пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, в том числе и в отношении более ранней попытки вплести обозначение «Вологодская кружевница» в товарный знак. (См. например: Решение Роспатента (ППС) от 05.08.2011, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации комбинированного товарного знака со словесными элементами «Vologodskaya Kruzhevnitsa Вологодская Кружевница» по заявке № 2010711380 в отношении товаров 24, 25, 26 и 27 классов МКТУ.)

  4. Секрет производства (НОУ-ХАУ)

  отношении секретов производства (ноу-хау) не предусмотрена охрана интересов их авторов, таким образом, оспариваемое предписание нарушает права и законные интересы общества, так как возлагает на него не предусмотренную законом обязанность (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2020 № С01–1146/2019 по делу № А40–274664/2018)

  Об этом деле мы уже писали в нашем обзоре на 3 квартал 2019 года (Информационный бюллетень №137 (1) 2020 г. ). На тот момент суды согласились с Роспатентом и отказали в удовлетворении иска. В настоящем обзоре мы представляем позицию СИП, отменившего решения нижестоящих судов и признавшего требование Роспатента не соответствующим закону.

  Общество, являющееся исполнителем по государственному контракту, подало кассационную жалобу на решения судов первой и апелляционной инстанции, подтвердивших законность требования Роспатента к Обществу о выплате поощрительного вознаграждения авторам секретов производства, полученных в ходе выполнения государственного контракта.

  По мнению Общества, ни Гражданский кодекс, ни закон «О коммерческой тайне» не предусматривают права авторства на секреты производства (ноу-хау), что не было принято во внимание судами первой и апелляционной инстанций.

  Рассмотрев кассационную жалобу Общества, Суд по интеллектуальным правам пришёл к следующим выводам.

  Предъявляя требование о выплате вознаграждения авторам секрета производства, Роспатент исходил из того, что секрет производства (ноу-хау) отнесён к результатам интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1225 ГК РФ), создаётся работниками в рамках выполнения своих трудовых обязанностей, и у этого объекта интеллектуальной собственности не может не быть авторов, которые обладают правом на соответствующее вознаграждение.

  С точки же зрения Общества, нормы главы 75 ГК РФ не предусматривают права авторства на секрет производства (ноу-хау), и поскольку секрет производства (ноу-хау) представляет собой только сведения о результатах интеллектуальной деятельности, то и творческий вклад при его создании отсутствует, а значит и авторов у секрета производства (ноу-хау) быть не может.

  Суды первой и апелляционной инстанций в обжалуемых судебных актах согласились с позицией Роспатента о возможности признания авторства на секреты производства (ноу-хау).

  С целью подтверждения (опровержения) правильности применения судами первой и апелляционной инстанций норм права при рассмотрении настоящего дела и принятии обжалуемых судебных актов Судом по интеллектуальным правам были направлены запросы в адрес Исследовательского центра частного права (ИЦЧП) и Института законодательства и сравнительного правоведения (ИЗСП) с просьбой изложить профессиональное мнение специалистов в сфере интеллектуальной собственности относительно признания права авторства на секреты производства (ноу-хау).

  Согласно поступившему в СИП ответу ИЦЧП, хотя глава 75 ГК РФ, посвящённая секретам производства (ноу-хау), не предусматривает охрану прав авторов таких объектов, и, следовательно, авторство на секреты производства не существует, это не является основанием для отказа работникам, создавшим служебные произведения или патентоспособные результаты интеллектуальной деятельности (которые могут получить патентую охрану в качестве служебных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов) в возможности получения вознаграждения, предусмотренного статьями 1295 и 1370 ГК РФ.

  ИЗСП ответ на судебный запрос не представил.

  СИП согласился с толкованием применимых норм права, данным в заключении ИЦЧП, и пришёл к выводу, что в отношении секретов производства (ноу-хау) не предусмотрена охрана интересов их создателей, что следует из содержания норм главы 75 ГК РФ. Целью правового регулирования в этом случае является охрана интересов обладателей исключительного права на секреты производства (ноу-хау), то есть охрана правообладателей, осуществляющих хозяйственную деятельность с использованием секретов производства (ноу-хау).

  В этой ситуации право авторства возникает только на результаты интеллектуальной деятельности, относящиеся к служебным произведениям, изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, программам для ЭВМ, топологиям интегральных микросхем, но не на сведениях любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о них. Соответственно, в силу статей 1295 и 1370 ГК РФ право на вознаграждение возникает только у авторов этих служебных объектов.

  СИП постановил, что вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что правом на получение поощрительного вознаграждения в соответствии с условиями государственных контрактов обладает каждый работник коллектива общества, внёсший творческий вклад в создание спорных результатов интеллектуальной деятельности, не может быть признан обоснованным.

  Исходя из этого, СИП отменил решения нижестоящих судов и принял по делу новый акт о признании недействительным предписания Роспатента в части требования к Обществу о выплате вознаграждения авторам секретов производства.

  5. Фирменные наименования

  Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что при наличии у заявителя полного фирменного наименования на русском языке (OOO «Профф-Сталь»), данное общество вправе иметь сокращённое фирменное наименование на русском и иностранном языке (ООО «PROFF-СТАЛЬ») (Суд по интеллектуальным правам, Постановление от 6 февраля 2020 г. по делу № А32–6552/2019)

  Рассмотрев кассационные жалобы налоговых органов, суд кассационной инстанции пришёл к выводу об отсутствии правовых оснований для их удовлетворения в связи со следующим. Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество обратилось 08.10.2018 в инспекцию с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в части установления сокращённого наименования юридического лица — ООО «Proff-Сталь».

  Решением инспекции от 15.10.2018 № 7544985А обществу в удовлетворении поданного заявления было отказано на основании подпункта «Ж» пункта 1 статьи 23 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, так как поданные обществом документы были составлены, в том числе на иностранном языке.

  Решением управления от 21.12.2018 № 24–12–2178 жалоба общества на указанное решение инспекции оставлена без удовлетворения. Отказывая в государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, управление исходило из того, что сокращённое фирменное наименование общества «Proff-Сталь», содержащее помимо букв русского языка буквы иностранного алфавита без русской транскрипции, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).

  Полагая, что решения налоговых органов не соответствуют требования закона и нарушают его право на сокращённое фирменное наименование, общество обратилось в суд с заявлением.

  Суд первой инстанции исходил из того, что действующее законодательство не содержит какого-либо запрета на реализацию права на одно сокращённое фирменное наименование на иностранном языке при соблюдении обязанности иметь полное наименование на русском языке, в связи с чем признал оспариваемые решения незаконными. Суд апелляционной инстанции указанные выводы суда первой инстанции поддержал, оставив оспариваемое решение в силе.

  Вопреки доводам заявителей кассационных жалоб, Суд по интеллектуальным правам считает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют нормам материального права.

  По мнению Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что при наличии у заявителя полного фирменного наименования на русском языке (общество с ограниченной ответственностью «Профф-Сталь»), данное общество вправе иметь сокращённое фирменное наименование на русском и иностранном языке (ООО «PROFF-СТАЛЬ»), которое и отражено на сегодняшний день в выписке из Единого государственного реестра юридических, а значит, как правильно указал суд первой инстанции, решения налоговых органов не соответствуют положениям пункта 3 статьи 1473 ГК РФ.

  Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.04.2018 по делу № 307-ЭС17–19674. Довод управления о том, что указанная правовая позиция не применима в настоящем деле, признается несостоятельным, так как он основан на неправильном толковании норм материального права.

  Следовательно, вопреки доводам заявителей кассационных жалоб, использование юридическим лицом сокращённого фирменного наименования (ООО «Proff-Сталь»), не нарушает действующее законодательство, а значит обществу не могло быть отказано в государственной регистрации по внесению изменений в учредительные документы на основании подпункта «Ж» пункта 1 статьи 23 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

  При таких обстоятельствах оспариваемые ненормативные правовые акты правомерно были признаны судом первой инстанции незаконными.

  Использование словесного элемента «Рос» в фирменном наименовании ПАО «НК «Роснефть» — «Кубаньнефтепродукт» не требует получения разрешения на использование слов, производных от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», поскольку потребитель ассоциирует это фирменное наименование не с непосредственным участием государства в деятельности данного юридического лица, а с его принадлежностью к группе компаний «Роснефть» (Суд по интеллектуальным правам, Постановление от 14 февраля 2020 г. по делу № А32–17152/2019)

  Налоговая инспекция требовала обязать ПАО «НК «Роснефть» — «Кубаньнефтепродукт» (далее — Общество) изменить своё фирменное наименование, полагая, что слово «Рос» в фирменном наименовании Общества несёт общепринятую смысловую нагрузку, ассоциируясь со словом «Россия», вызывающую стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности организации либо с особой значимостью деятельности данной организации в государственных интересах, а также отсутствие у Общества сведений о получении разрешения на использование в фирменном наименовании слов, производных от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

  Суд по интеллектуальным правам согласился с нижестоящими судебными инстанциями, которые, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходили из того, что Общество является дочерним обществом ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (далее — компания «Роснефть»), которое создано в качестве вертикально интегрированной нефтяной компании с государственным участием, и, следовательно, включение в фирменное наименование Общества слов «НК Роснефть» указывает на его принадлежность к компании «Роснефть», не вызывая у потребителей ассоциации с непосредственным участием государства в деятельности Общества.

  Деятельность Общества неразрывно связана и стойко ассоциируется у потребителей с деятельностью материнского общества — компании «Роснефть». Для укрепления данной связи в фирменное наименование Общества включено словесное обозначение «Роснефть», являющееся как основной частью фирменного наименования материнской компании, так и зарегистрированным товарным знаком, право пользования которым предоставлено Обществу на основании лицензионного договора.

  В связи с этим судами первой и апелляционной инстанций был сделан обоснованный вывод о том, что в данном конкретном случае в качестве характерного словесного или буквенного обозначения, особо выделяемого потребителем при упоминании фирменного наименования Общества, является не сокращение «Рос», а целое слово «Роснефть», которое является самостоятельным объектом интеллектуальной собственности (средством индивидуализации) и вызывает у потребителей стойкую ассоциацию не с непосредственным участием государства в деятельности Общества, а с его принадлежностью к группе компаний «Роснефть» (аналогичный вывод содержится в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2019 по делу № А40–260390/2018).

  6. Лицензионные договоры

  Изменение наименования завода с ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» на АО «Московский винно-коньячный завод «КиН» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ не требовало внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование, в том числе в Государственный реестр товарных знаков и зна ков обслуживания Российской Федерации (Суд по интеллектуальным правам, Постановление от 26 февраля 2020 г. по делу № А40–319167/2018)

  АО «Московский винно-коньячный завод «КиН» (далее — Общество), которому принадлежит товарный знак № 347981 обратилось в Роспатент с заявлением о государственной регистрации лицензии, но Роспатент уведомил его о том, что в нарушение подпункта «в» пункта 3 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416, (далее — Правила) указанное в представленных на регистрацию документах наименование правообладателя в части указания организационно-правовой формы (акционерное общество «Московский винно-коньячный завод «КиН») не соответствует наименованию правообладателя, указанному в Реестре товарных знаков (открытое акционерное общество «Московский винно-коньячный завод «КиН»), что препятствует осуществлению государственной регистрации.

  Полагая такой отказ в регистрации лицензии неправомерным, Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения Роспатента об отказе в регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору. Судами первой и апелляционной инстанции заявленные требования были удовлетворены.

  Роспатент подал кассационную жалобу, в которой указывал, что из представленных заявителем на регистрацию документов не следовало явным образом, что изменение наименования общества с ОАО « Московский винно-коньячный завод «КиН» на АО «Московский винно-коньячный завод «КиН» было связано с приведением его организационно-правовой формы в соответствие с требованиями главы 4 ГК РФ, а также не были представлены подтверждающие это документы.

  Рассмотрев кассационную жалобу Роспатента, Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) пришёл к выводу об отсутствии правовых оснований для её удовлетворения. СИП отметил, что государственная регистрация сделки не является частью процесса волеобразования и волеизъявления субъекта, не относится к форме сделки (способу выражения воли), а представляет собой дополнительный юридический факт, необходимый в силу закона для придания сделке свойства акта, влекущего для сторон соответствующие последствия.

  Из этого следует, что проводимая Роспатентом правовая экспертиза документов — это изучение представленных для государственной регистрации документов в целях установления юридического факта, являющегося бесспорным основанием для возникновения, наличия, перехода, прекращения или обременения (ограничения) прав на имущество, поскольку правовые последствия влечёт только правомерное действие. Представленные документы изучаются как на предмет подлинности и достоверности, так и на соответствие их формы и содержания требованиям законодательства, действовавшего на момент их издания и в месте издания.

  С учётом изложенного СИП пришёл к выводу, что пределы правовой экспертизы документов должны определяться необходимостью обеспечения баланса публичных интересов, прежде всего в части достоверности сведений о правах на товарный знак, содержащихся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, и основных начал гражданского законодательства, в том числе принципа свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав.

  Следовательно, при проведении правовой экспертизы документов необходимо учитывать, влекут ли за собой выявленные в ходе правовой экспертизы дефекты юридической силы документов ничтожность либо оспоримость соответствующих документов, препятствуют ли они возникновению, переходу, прекращению или обременению (ограничению) прав на имущество. Необходимость проведения экспертизы исключительно в пределах предоставленных государственному органу полномочий является одним из условий соблюдения интересов граждан и организаций при реализации своих прав.

  В рассматриваемом случае основанием для отказа в государственной регистрации послужило то обстоятельство, что сведения о наименовании заявителя в части указания организационно-правовой формы (акционерное общество) не соответствовали сведениям, указанным в Реестре товарных знаков (открытое акционерное общество).

  Вместе с тем в силу пункта 7 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" от 05.05.2014, учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу этого закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции настоящего Федерального закона) не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование.

  Учредительные документы таких юридических лиц до приведения их в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции настоящего Федерального закона) действуют в части, не противоречащей указанным нормам.

  Общим собранием участников Общества было принято решение об утверждении устава в новой редакции в целях приведения его в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ. Государственная регистрация изменений, вносимых в устав, в части изменения наименования была надлежащим образом произведена, что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ, имеющимися в свободном доступе. Соответственно, в рассматриваемой ситуации изменение наименования завода с Открытого акционерного общества «Московский винно-коньячный завод «КиН» на Акционерное общество «Московский винно-коньячный завод «КиН» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ не требовало внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование, в том числе в Реестр товарных знаков.

  Ссылка Роспатента в апелляционной жалобе на то, что Общество не представило документы, из которых явно следовало бы, что изменение наименования связано с приведением организационно-правовой формы заявителя в соответствие с требованиями главы 4 ГК РФ, не может быть принята во внимание. Как обоснованно указано судом апелляционной инстанции, государственным экспертом для уточнения в случае необходимости могли быть запрошены у заявителя соответствующие документы, однако этого сделано не было.

  В заключении по результатам рассмотрения заявления экспертом было указано, что письменные объяснения заявителя были приняты к сведению, но не устраняют препятствий для государственной регистрации, поскольку заявление об актуализации данных о правообладателе с учётом выявленных разночтений не представлено.

  Следовательно, исходя из содержания данного заключения, отказ в регистрации договора был обоснован Роспатентом в нарушение положений Федерального закона № 99-ФЗ именно несоответствием сведений о правообладателе сведениям, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, а не наличием каких-либо сомнений в действительности документов.

  При наличии таких сомнений государственный орган не лишён был возможности запросить у заявителя такие документы и сведения.

  При таких обстоятельствах СИП счёл, что суды первой и апелляционной инстанций, полно и всесторонне исследовав имеющиеся в деле документы, пришли к правомерному выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону.

  Практика ЕАПВ

  Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) и Патентным ведомством Японии (JPO) достигнута договорённость о продолжении сотрудничества по Программе ускоренного патентного делопроизводства (Программа PPH) на постоянной основе.

  Пилотная Программа PPH между ЕАПВ и JPO была впервые запущена 15 февраля 2013 года на трёхлетний период. В дальнейшем срок действия программы неоднократно продлевался.

  С 1 мая 2020 года Программа PPH реализуется ЕАПВ и JPO на бессрочной основе. Это решение было принято сторонами на основе положительной оценки эффективности действия программы в предыдущие годы и высокой степени взаимного доверия к качеству работы в области поиска и экспертизы.

  В настоящее время у ЕАПВ, помимо JPO, также действуют пилотные программы РРН с Европейским патентным ведомством (EPO), Национальной администрацией по интеллектуальной собственности КНР (CNIPA) и Корейским ведомством по интеллектуальной собственности (KIPO). 17

  Практика Роспатента

  1. Патенты

  В возражении отсутствует документальное подтверждение общедоступности сведений, размещённых на интернет-ссылках до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (Решение Роспатента (ППС) от 16.01.2020 по возражению против выдачи патента РФ на промышленный образец № 86758 «Баня» по заявке № 2012504016/49 с приоритетом от 20.11.2012)

  Против выдачи данного патента было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

  Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия отметила следующее. Сведения, полученные с помощью интернет-системы «www.google.сom» (распечатки [1]), не могут быть включены в состав сведений, порочащих патентоспособность промышленного образца по оспариваемому патенту, ввиду следующих обстоятельств.
  
  Интернет-система «www.google.сom» не является документальным подтверждением общедоступности какой-либо информации, размещённой в сети «интернет» на определённую дату (см. пункт 23.3.(2) Регламента ПО), а всего лишь представляет собой поисковую систему с определённым алгоритмом поиска в этой сети.
  
  При этом лицом, подавшим возражение, не представлено сведений, опровергающих данный вывод, а также сведений об алгоритме поиска указанной интернет-системы, позволяющих однозначно прийти к выводу о том, что полученные результаты поиска (интернет-ссылки) на определённые даты подтверждают именно общедоступность информации, размещённой на интернет-ссылках на указанные даты.

  В отношении сведений, размещённых на ряде интернет-ссылок, в решении Роспатента отмечено, что в возражении отсутствует документальное подтверждение общедоступности этих сведений в сети «Интернет» до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 23.3.(2) Регламента ПО).

  Следовательно, информация, размещённая по этим интернет-ссылкам, не может быть включена в состав сведений, порочащих патентоспособность промышленного образца по оспариваемому патенту.

  В отношении ещё одной интернет-ссылки Роспатент отметил, что размещённая на ней информация может быть включена в состав сведений, порочащих патентоспособность промышленного образца по оспариваемому патенту, ввиду того, что хотя тот факт, что эта информация была общедоступна в сети «Интернет» до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, подтверждён интернет-сервисом «web-archive.ru», однако на этой интернет-ссылке отсутствуют какие-либо изображения внешнего вида изделия, которые можно было бы проанализировать на предмет несоответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность». При этом следует отметить, что текстовая информация, содержащаяся по этой интернет-ссылке, представляет собой сведения о финском производителе домов для барбекю, саун, беседок, роскошных номеров и т.д., а также домов из бревна, плотной и долговечной сосны Лапландии.

  В свою очередь, в этом текстовом описании отсутствуют, в частности, такие признаки перечня промышленного образца по оспариваемому патенту, как выполнением бани в виде цилиндра, горизонтально ориентированного, состав композиционных элементов: корпуса с формой на основе цилиндрического объёма со слегка утопленными внутрь торцевыми частями, опор-подставок и дугообразно выгнутой крыши, закрывающей и повторяющей форму верхней половины корпуса, и которые нашли отражение на изображениях бани по этому патенту.

  С учётом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

  2. Товарные знаки

  Доминирующее положение неохраняемых элементов заявленного обозначения и анализ их семантики в отношении заявленных товаров и услуг стали основанием для отказа в предоставлении правовой охраны по двум основаниям статьи 1483 ГК РФ (Роспатент (ППС) решения от 07.02.2020 по заявкам № 2018756285 и № 2018756287)

  По результатам проведённой экспертизы Роспатент отказал в государственной регистрации в качестве товарных знаков комбинированным обозначениям со словесными элементами «СПОРТМАРАФОН.RU» (по заявке № 2018756285) и «SPORT-MARAFON.RU» (по заявке № 2018756287) в отношении всех заявленных товаров 16, 18, 22, 25, 27, 28 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку словесные элементы этих знаков не обладают различительной способностью и занимают в них доминирующее положение. 
  
  Коллегия палаты по патентным спорам при рассмотрении возражений заявителя против этих отказных решений выдвинула дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой. А именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям как пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так и пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку словесный элемент «спортмарафон» (/«sport-marafon»), входящий в заявленное обозначение, образован от слов «спортивный марафон», которые согласно толковым словарям как русского, так и ряда иностранных языков означают: «спортивный» — свойственный спорту, характерный для него, «марафон» — продолжительная деятельность какого-либо мероприятия, длительная кампания, а частица «ru» — представляет собой код ВОИС РФ, используемого также для адреса сервера Интернета. В связи с чем, для одной части заявленных товаров будет указывать на их вид и состав, а также на назначение части заявленных услуг.

  А для иных товаров и услуг, не имеющих отношения к «спорту», способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров и услуг.

  Наряду с этим было отмечено, что документов, свидетельствующих о приобретении заявленными обозначениями различительной способности до даты подачи заявок на регистрацию товарного знака, заявителем не было представлено.

  Учитывая вышеизложенное, Коллегия палаты по патентным спорам приняла решения отказать в удовлетворении данных возражений, изменить решения Роспатента, вынесенные по результатам экспертизы, и отказать в государственной регистрации этих товарных знаков с учётом дополнительных оснований.

  Название авторского курса оказалось не в состоянии противостоять регистрации товарного знака «СОСТОЯНИЕ» (Решение Роспатента (ППС) от 10.02.2020 по свидетельству № 724070).

  Создательница авторского курса под названием «СОСТОЯНИЕ» (ИП Уткина М. Е., далее — ИП) не смогла успешно оспорить регистрацию «одноименного» товарного знака для услуг в сфере образовательной деятельности (41 класс МКТУ) как несоответствующую ряду требований статьи 1483 ГК РФ, в том числе и положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, на которых базировался основной довод ИП против регистрации этого товарного знака. 

  В поступившем в Роспатент 29.11.2019 возражении было выражено мнение ИП о том, что регистрация товарного знака «СОСТОЯНИЕ» по свидетельству № 724070 нарушает её авторские права на название произведения (авторский курс «СОСТОЯНИЕ»), которое было ею создано в 2017 году, то есть до даты подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака (25.12.2018).
  
  Коллегия палаты по патентным спорам не согласилась с этим мнением ИП, опираясь на следующие обстоятельства.

  Согласно пункту 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

  Слово «СОСТОЯНИЕ» является распространённой лексической единицей русского языка, которая имеет множество значений: «1. Пребывание в каком-нибудь положении (книжн.). 2. Положение, в котором кто-нибудь или что-нибудь находится. 3. Настроение, расположение духа. 4. Звание, социальное положение (устар.). 5. Имущество, собственность частного лица» (https://dic.academic.ru/).

  Слово «СОСТОЯНИЕ» не может быть признано самостоятельным результатом творческого труда автора, поскольку не носит творческий характер и не является оригинальным. Охрана и защита названия произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляется лишь в случае, если такая часть используется в отрыве от всего произведения в целом. Вместе с тем, ИП не предоставила доказательства, подтверждающие, что слово «СОСТОЯНИЕ» само по себе воспринимается как название её произведения.

  Предоставленных ИП документов недостаточно и для вывода о том, что слово «СОСТОЯНИЕ» ассоциируется именно с объектом авторского права, принадлежащим ей, а также для вывода об известности произведения «СОСТОЯНИЕ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в связи с деятельностью этого ИП.

  Четыре наименования места происхождения товара (НМПТ) против одного товарного знака (Решение Роспатента (ППС) от 18.02.2020 по заявке № 2018728379 от 06.07.2018).

  Коллегия палаты по патентным спорам рассмотрела возражение против решения Роспатента об отказе в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «Белёвские ягодные чаи» из-за его сходства до степени смешения с охраняемыми в России такими НМПТ, как: «БЕЛЁВСКАЯ ПАСТИЛА» (№ 156), «БЕЛЁВСКИЙ ПРЯНИК» (№ 200), «БЕЛЁВСКИЙ ЗЕФИР» (№ 213) и «БЕЛЁВСКИЙ МАРМЕЛАД» (№ 214), и согласилась с мнением экспертизы, установив следующее. 
  
  В заявленном обозначении доминирует словесный элемент «Белёвские ягодные чаи».
  
  Шрифтовое исполнение словесного элемента и наличие изобразительных элементов в заявленном обозначении не принимаются во внимание при его сравнительном анализе с НМПТ, которые всегда являются исключительно словесными обозначениями (наименованиями) без какого-либо характерного шрифтового исполнения.

  Слово «Белёвские» акцентирует на себе особое внимание, занимая начальное положение, с которого, собственно, и начинается восприятие рассматриваемого словосочетания в целом как на слух, так и визуально. Слова «ягодные чаи» являются неохраняемыми и исключаются из сравнительного анализа с противопоставленными НМПТ.

  Исходя из этого, сравнительному анализу с противопоставленными НМПТ подлежит только слово «Белёвские» заявленного обозначения. В свою очередь, указанные НМПТ представляют собой словосочетания, включающие имена существительные, указывающие на определённые виды товаров («пастила», «пряник», «зефир» или «мармелад»), для которых они зарегистрированы, а место их происхождения определяется главными в этих наименованиях словами — прилагательными «Белёвская» или «Белёвский», производными от географического названия города Белёв.

  Данные прилагательные противопоставленных НМПТ абсолютно сходны со словом «Белёвские» спорного знака, поскольку они имеют одну и ту же основу слов, отличаясь друг от друга всего лишь окончаниями слов, что обусловливает вывод о сходстве заявленного обозначения до степени смешения со всеми вышеуказанными НМПТ.

  В возражении заявитель, в частности, указывает, что продукция, из которой он изготавливает чаи, для индивидуализации которых предназначено заявленное обозначение, произрастает именно на территории Белёвского района Тульской области, чем и мотивируется его желание индивидуализировать свои товары соответствующим словесным элементом в составе заявленного обозначения. В этой связи Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что заявитель никак не обладает правом пользования тем или иным соответствующим охраняемым в России наименованием места происхождения товаров, что должно было бы подтверждаться соответствующим свидетельством, выданным на его имя компетентным органом — федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

  Отсутствие заинтересованности лица, подающего возражение против предоставления правовой охраны товарному знака в связи с признанием злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения (Решение Роспатента от 12.03.2020 по государственной регистрации товарного знака № 293888)

  В Роспатент поступило возражение от ООО «Фаэтон — топливная сеть номер 1» (далее — Общество) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 293888 на имя ООО «Стройключ‑4» (далее — Правообладатель) в отношении услуг 37 класса МКТУ в связи с признанием действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией. 

  Анализ доводов возражения и судебных актов показал, что действительно в установленном судебном порядке были признаны злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией действия Правообладателя по приобретению прав на спорный товарный знак без реального намерения его использовать в своей коммерческой деятельности в совокупности с предъявлением иска о неправомерном использовании без согласия правообладателя указанного товарного знака к Обществу, которое добросовестно использует обозначение «АЕRО» на протяжении 8 лет.
  
  Как отмечает коллегия Роспатента, данное обстоятельство может рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительной на основании положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, но при условии, что в отношении лица, подавшего соответствующее возражение, будет установлена его заинтересованность в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ.

  По вопросу заинтересованности Общества из судебных актов следует, что Общество использует обозначение «АЕRО» для индивидуализации своих товаров и услуг, не однородных тем товарам и услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, что исключает возникновение реальной угрозы смешения в сознании потребителей лиц, их оказывающих; используемое Обществом обозначение «АЕRО» не ассоциируется у потребителей как с Правообладателем, так и с теми видами деятельности, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, в связи с чем оно не способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

  Наряду с этим коллегия отмечает, что Общество не представило никаких документов, свидетельствующих об оказании им услуг 37 класса МКТУ, для которых спорный товарный знак зарегистрирован.

  В связи с изложенным заинтересованность Общества в оспаривании товарного знака по свидетельству № 293888 в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, не установлена.

  Таким образом, заинтересованность Общества в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ, не прослеживается.

  Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении настоящего возражения.

  Учитывая вышеизложенное, коллегия принимает решение отказать в удовлетворении поданного Обществом возражения и оставить в силе правовую охрану спорного товарного знака.

  3. Общеизвестные товарные знаки

  В январе — марте Роспатент признал общеизвестными знаки:

  МИРАМИСТИН
  Правообладатель — Megainpharm GmbH, (Австрия)
  Товары/Услуги — лекарственные средства, а именно антисептики (5 класс МКТУ)
  Дата общеизвестности — 01.08.2018

  
  Правообладатель — ООО «Байкал» (Россия)
  Товары/Услуги — безалкогольные газированные напитки (32 класс МКТУ)
  Дата общеизвестности — 01.05.2019

  4. Наименования мест происхождения товаров (НМПТ)

  В январе-марте Роспатент зарегистрировал следующие НМПТ:

  (Номер в Реестре — НМПТ — Товар)

  • 233 — ОРСКИЕ СТАРОГОРОДСКИЕ ПИРОЖКИ — жареные пирожки с ливером
  • 234 — СЕМЁНОВСКАЯ ЛОЖКА — ложки
  • 235 — ВЫБОРГСКИЙ КРЕНДЕЛЬ — крендель
  • 236 — ДЯТЬКОВСКИЙ ХРУСТАЛЬ — изделия из хрусталя декоративно-прикладного и утилитарного назначения