В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем Вам установить более современный браузер.

Chrome Safari Firefox Opera IE  
ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ и ТМТ
pat@gorodissky.ru Ru En Jp Cn
www.gorodissky.ru
����
x
 
Версия для печати

Ежеквартальный обзор новостей законодательства, практики Pоспатента и судебной практики в сфере интеллектуальной собственности (октябрь – декабрь 2019)

29 Мая 2020

Оглавление

Законы и законопроекты

Акты правительства и ведомственные акты

Судебная практика

Практика ЕАПВ

Практика Роспатента

Законы и законопроекты

О расширении использования электронных технологий при регистрации объектов интеллектуальных прав

Госдума рассмотрела внесённый правительством проект федерального закона № 774338–7 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации» и рекомендовала его к принятию в период весенней сессии 2020 года.

Изменения предлагается внести в статьи 1375, 1376, 1377 и 1492 ГК РФ, чтобы предоставить заявителю возможности прилагать к материалам заявки трёхмерные модели заявляемых объектов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков в электронной форме.

Также законопроектом предлагается выдавать охранные документы в электронной форме, сохранив возможность заявителю получить их по своему желанию на бумажном носителе.

Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя

22 ноября 2019 г. правительство внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации» (№ 842633–7).

В действующей редакции статьи 1360 правительству предоставлено право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Законопроектом предлагается изменить статью 1360 ГК РФ таким образом, чтобы указанное право реализовывалось только в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности, охраной жизни и здоровья граждан. При этом предлагается наделить правительство правом утверждения методики определения размера компенсации и порядка её выплаты.

Об аутсорсинге патентного поиска и патентной экспертизы и о начале отсчёта срока подачи ходатайства об экспертизе

27 декабря 2019 г. правительство внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации» (№ 873108–7).

В настоящий момент информационный поиск и патентную экспертизу проводит только ФИПС. Предлагаемые изменения направлены, в том числе, на создание условий для проведения предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности заявленного технического решения аккредитованными в Роспатенте российскими научными и образовательными организациями. Эта услуга будет предоставляться заявителям по их желанию. Стоимость услуги будет определяться организациями в договорах с заявителями.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить правительство правом определять количество заявок, которые могут быть поданы одним заявителем без оплаты пошлины, если им подаётся заявление о готовности уступить патент, в случае его выдачи, любому лицу. Сейчас количество таких заявок не ограничено.

Также законопроект предусматривает, что в случае международной заявки отсчёт трёхлетнего срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу начинается с даты перевода международной заявки на национальную фазу в Роспатент, а в отношении евразийской заявки — с даты преобразования евразийской заявки в российскую национальную заявку. В настоящее время закон предусматривает в качестве даты начала отсчёта трёхлетнего срока дату международной подачи и дату подачи евразийской заявки соответственно.

Акты правительства и ведомственные акты

Правительство отменило приказы Роспатента об утверждении Руководств по рассмотрению заявок на промышленные образцы и товарные знаки

Распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2019 г. № 3081-р отменены приказы Роспатента от 24 июля 2018 г. №№ 127 и 128. В результате отмены указанных приказов с 18 декабря 2019 года больше не применяются утверждённые этими приказами Руководство по рассмотрению заявок на промышленные образцы (2018) и Руководство по рассмотрению заявок на товарные знаки (2018).

C отменой этих приказов, очевидно, восстанавливается действие прежних рекомендаций. В частности, по-видимому, вновь могут применяться Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы (2009), Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака (2009), Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (2009), Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки (2009) и Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (2009).

Минкомсвязи утвердило рекомендуемые формы сублицензионных соглашений на программное обеспечение для федеральных органов исполнительной власти (Приказ от 10.12.2019 № 827)

Приказ касается сублицензий на ПО и ПО в сфере информационной безопасности. В качестве лицензиата выступает Минкомсвязи России.

Предметом договора является передача сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права пользования соответствующим ПО на территории всего мира с правом осуществления действий, необходимых для функционирования ПО, включая воспроизведение, инсталляцию и запуск ПО, хранение ПО в памяти ЭВМ и/или серверов, резервное копирование, активацию, обновление и использование актуальных версий.

В качестве приложения к договору утверждается спецификация на передачу права использования программного обеспечения, а также акт приёма-передачи прав использования ПО.

Судебная практика

1. Патенты

Суд обязал Роспатент восстановить правовую охрану изобретения по патенту № 2488999 в первоначальной формуле (Суд по интеллектуальным правам, решение от 7 октября 2019 г. по делу № СИП‑685/2017)

Патентообладатель обратился в СИП с заявлением о признании недействительным частично решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение № 2488999, как несоответствующее подпункту 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, и о восстановлении патента на изобретение «Гербицидная композиция и способ борьбы с сорными растениями…» в первоначальной формуле.

Согласно Руководству по экспертизе, если изобретение относится к композиции, состоящей, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, которая обеспечивает синергетический эффект, возможность достижения которого не следует из уровня техники, такое изобретение признается соответствующим условию «изобретательский уровень».

Патентообладатель настаивал на том, что представленный вместе с возражением перевод патентной заявки КНР не удостоверен должным образом, и полагает, что термин синергизм обозначается иероглифом, который в противопоставленной заявке отсутствует, а указанный в заявке иероглиф означает «аддитивный эффект», а не «синергетический эффект», как это подразумевается в спорном изобретении.

Суд согласился с доводом заявителя об ошибочности представленного в возражении перевода китайского патентного документа и с тем, что данные доводы заявителя не были исследованы Роспатентом при принятии решения.

Суд пришёл к выводу, что признак «эффективная комбинация» в независимом пункте 1 патента на изобретение является существенным, а под эффективностью следует рассматривать возможность достижения синергетического эффекта.

Следовательно, необходимо исследовать, раскрыт ли в противопоставленном китайском патентном документе такой признак изобретения, как возможность достижения синергетического эффекта.

Невозможность достижения синергетического эффекта от использования гербицидной композиции, приведённой в противопоставленном патентном документе, согласуется с мнением специалистов, содержащихся в ответах на запрос суда. Таким образом, китайский патентный документ не описывает гербицидную композицию, содержащую эффективную композицию известных активных действующих веществ, направленную на достижение синергетического эффекта. Вместе с тем, в оспоренном патенте заявлена синергетически активная композиция, и возможность достижения соответствующего эффекта подтверждена примерами.

Следовательно, данные обстоятельства доказывают неправомерность выводов Роспатента о том, что композиция и способ по части пунктов формулы оспариваемого патента не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень», а по части пунктов — условию «новизна» по отношению к известным из китайской патентной заявки решениям.

Суд пришёл к выводу о соответствии изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку для специалиста не очевидно техническое решение — достижение синергетического эффекта при определённом диапазоне гербицидной композиции, а учитывая, что данный признак признан существенным и он отсутствует в противопоставленном источнике, то следствием является соответствие спорного изобретения условию патентоспособности «новизна». Суд восстановил правовую охрану изобретения по патенту.

Предложенное одним из патентообладателей изменение формулы изобретения должно быть рассмотрено Роспатентом по существу даже при наличии возражений второго патентообладателя, подавшего возражение против своего патента. Лишь при сохранении спора между патентообладателями по изменённой формуле, спор может быть предметом судебного рассмотрения с учётом того, что полномочия на принятие и оценку изменённой формулы изобретения даны именно Роспатенту (Президиум Суда по интеллектуальным правам, постановление от 28 октября 2019 г. по делу № СИП‑540/2017)

Спорный патент РФ № 2397634 выдан на имя двух граждан, которые также являются авторами изобретения.

Один из патентообладателей, полагая, что патент не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», обратился в Роспатент с возражением против выдачи этого патента.

В процессе рассмотрения возражения Роспатент предложил патентообладателям внести изменения в формулу изобретения с целью частичного сохранения технического решения. Однако первый патентообладатель, подавший возражение против патента, отказался от внесения указанных изменений. В такой ситуации коллегия палаты по патентным спорам не дала второму патентообладателю возможности представить уточнённую формулу изобретения.

Решением Роспатента возражение было удовлетворено и патент был признан недействительным полностью. Второй патентообладатель, полагая, что решение Роспатента не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратился в Суд по интеллектуальным правам.

СИП пришёл к выводу, что оспариваемое решение Роспатента является законным и обоснованным, а приведённые в заявлении доводы второго патентообладателя не опровергают содержащиеся в решении Роспатента выводы о непатентоспособности изобретения и не свидетельствуют о наличии оснований для признания решения недействительным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассматривая кассационную жалобу второго патентообладателя, отметил, что суд первой инстанции пришёл к правильному выводу о том, что Роспатент обоснованно удовлетворил возражение первого патентообладателя. Президиум СИП также отметил, что судом первой инстанции были выполнены все его указания, за исключением разрешения спора об определении дальнейшей судьбы патента.

Президиум СИП не согласился с выводом суда первой инстанции о невозможности разрешения спора между сопатентообладателями по вопросу внесения изменений в формулу изобретения.

Отказ во внесении изменений в формулу спорного изобретения был выражен тем из патентообладателей, который подал возражение. Второй патентообладатель был лишён возможности представить уточнённую формулу изобретения.

По мнению президиума СИП, внесение изменений в формулу изобретения является способом защиты исключительного права на изобретение, поскольку позволяет патентообладателю, защищаясь от доводов подателя возражения, обеспечить возможность сохранить правовую охрану хоть в каком-то объёме.

Президиум СИП пришёл к следующему выводу. В случае если возражение против выдачи патента подано третьим лицом (не патентообладателем), то патентообладатели совместно определяют возможность внесения изменений в формулу спорного патента, если соглашением между ними не предусмотрено иное. В случае если возражение против выдачи патента подано одним из патентообладателей, то его воля на аннулирование патента выражена. При таких обстоятельствах иной патентообладатель (иные патентообладатели) не могут быть лишены своего права на защиту выданного патента и сохранения его правовой охраны пусть и в меньшем объёме. Президиум указал, что предложенное оставшимся патентообладателем (патентообладателями) изменение формулы изобретения должно быть рассмотрено Роспатентом по существу даже при наличии возражений подателя возражения. Лишь впоследствии, при сохранении спора между патентообладателями по изменённой формуле изобретения, он может быть предметом судебного рассмотрения с учётом того, что полномочия на принятие и оценку изменённой формулы изобретения даны именно Роспатенту.

Президиум СИП отметил, что Роспатент предлагал патентообладателям внести изменения в формулу спорного изобретения, однако отказ первого патентообладателя от данного предложения явился препятствием для признания спорного патента недействительным частично. При этом, Роспатент ошибочно не выяснил мнение второго патентообладателя о том, намерен ли он представить свои предложения по изменению формулы изобретения по спорному патенту, в сохранении которого он выразил свой интерес. Правовым последствием отказа в признании решения Роспатента недействительным является невозможность восстановления действия оспоренного патента и утрата обоими патентообладателями принадлежащего им исключительного права на изобретение. При таких обстоятельствах Президиум СИП, не передавая дело на новое рассмотрение, принял новый судебный акт о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента.

Поскольку в спорной ситуации проверка вариантов изменения формулы спорного изобретения на предмет сохранения действия патента в объёме изменённой формулы изобретения возможна лишь при рассмотрении возражения в Роспатенте, Президиум СИП обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение против выдачи патента Российской Федерации № 2397634 на изобретение.

Суд отказал по иску о нарушении патента и удовлетворил встречный иск о выдаче принудительной лицензии в целях использования зависимого изобретения (Суд по интеллектуальным правам, постановление от 29 октября 2019 г. по делу № А40–166505/2017)

Суд по интеллектуальным правам установил: иностранные фирмы — Sugen LLC и PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC (далее — Компании) обратились в суд с иском к ООО «Натива» (далее — Общество) и Министерству здравоохранения Российской Федерации (далее — Минздрав) со следующими требованиями:

  • обязать Общество прекратить нарушения евразийского патента № 005996, в том числе запретить изготовление, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот и хранение для этих целей лекарственного препарата под любым торговым названием, содержащим вещество сунитиниб, в том числе в лекарственном препарате под торговым наименованием «Сунитиниб-натив»;
  • обязать Минздрав отменить государственную регистрацию лекарственного препарата «Сунитиниб-натив» и государственную регистрацию предельной отпускной цены на этот лекарственный препарат.

Общество выдвинуло встречные исковые требования:

  • признать изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации № 2567535, зависимым от изобретения по евразийскому патенту № 005996;
  • обязать Компании предоставить Обществу принудительную неисключительную лицензию на использование изобретения по патенту № 005996.

Суд первой инстанции пришёл к выводу об обоснованности встречных исковых требований и об отсутствии оснований для удовлетворения первоначального иска. Суд признал, что изобретение Общества по патенту № 2567535 представляет собой важное техническое достижение, основываясь, в том числе на заключении назначенных судом экспертов.

Суд учёл, что и изобретение Общества, и изобретение Компаний используются при изготовлении лекарственных препаратов для лечения тяжёлых, в том числе онкологических, заболеваний. Разнообразие лекарств, которое позволит применить индивидуальный подход к лечению того или иного заболевания у людей, доступность лекарственных средств, а главное, высокая его эффективность, могут способствовать продлению, а также спасению жизни человека, что социально значимо для общества и государства.

В представленном в суд первой инстанции заключении специалиста Института государства и права Российской академии наук указано, в частности, что при толковании словосочетания «важное техническое достижение» акцент следует делать не на слова «техническое достижение», так как любое запатентованное изобретение является техническим достижением, а на слово «важное»; зависимое изобретение должно содержать в себе такую инновацию, использование которой имеет важное значение для всего общества; при оценке зависимого изобретения с точки зрения важности необходимо учитывать значение предлагаемого технического решения для удовлетворения общественных интересов. Для того, чтобы выявить экономическое преимущество, необходимо сравнить экономические показатели зависимого изобретения и того изобретения, которое было использовано в зависимом, и если в качестве зависимого изобретения выступает воспроизведённый лекарственный препарат, то есть основания предполагать, что его стоимость будет существенно ниже, чем у оригинального препарата.

Установив наличие всех условий, предусмотренных статьёй 1362 ГК РФ, суд первой инстанции пришёл к выводу о наличии оснований для предоставления принудительной лицензии на использование в России изобретения, охраняемого евразийским патентом Компаний.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции также не усмотрел оснований для отмены или изменения обжалуемых судебных актов, и отметил, в том числе, следующее.

Приведённый в пункте 2 статьи 1362 ГК РФ критерий «важности технического достижения» действительно не имеет легального определения в законодательстве и в отношении его толкования не имеется устойчивой судебной практики. Вместе с тем СИП не согласился с доводом Компаний о том, что суды первой и апелляционной инстанций, делая вывод о соблюдении этого критерия в рассматриваемом случае, исходили лишь из того, что выдача патента на изобретение общества сама по себе является доказательством важности технического достижения.

СИП отметил, что суды приняли во внимание и иные обстоятельства, в частности, разницу в скорости появления действующего вещества в крови кроликов и тот факт, что сунитиниб может демонстрировать полиморфизм, что, по мнению суда, подтверждает важность технического достижения изобретения по патенту Общества. Указанные два обстоятельства исследованы назначенными судом первой инстанции экспертами, которые с использованием научных источников и, опираясь на пример эксперимента в описании к российскому патенту, пришли к выводу о том, что зависимое изобретение Общества следует рассматривать как важное техническое достижение.

СИП не нашёл оснований для переоценки выводов судов первой и апелляционной инстанций в части признания зависимого изобретения Общества важным техническим достижением, которые сделаны на основании оценки доводов сторон и представленных в материалы дела доказательств.

Не усмотрел СИП и достаточных оснований для признания необоснованными выводов судов первой и апелляционной инстанции, касающихся экономических преимуществ изобретения общества перед изобретением по патенту истцов по первоначальному иску.

Применительно к указанному условию для предоставления принудительной лицензии в российском законодательстве также отсутствует определение понятия «существенные экономические преимущества одного изобретения по отношению к другому» и выработанные судебной практикой подходы. СИП отметил, что суд первой инстанции, признавая, что изобретение Общества имеет существенные экономические преимущества по отношению к изобретению Компаний, принял во внимание заключения одного из назначенных им экспертов и сотрудника Института государства и права Российской академии наук, согласился с тем, что поскольку первоначальная предельная отпускная цена на препарат «Сунитиниб-натив» меньше как минимум на 20% относительно цены препарата Компаний, а при проведении торгов разница в цене препаратов может достигнуть 60% и с учётом годового объёма только государственных закупок согласно расчёту Общества годовая экономия бюджетных средств только по одному спорному препарату превысит 200 млн. рублей.

При этом Компании, подвергая критике расчёт Общества и ссылаясь на наличие у них значительных затрат, какие-либо обоснованные расчёты не представили, а указали лишь, что инвестировали в разработку своего лекарственного препарата около 1 млрд. долларов США, не представив доказательств этого утверждения. Приложенные к кассационной жалобе заключения специалистов, относящиеся к вопросам толкования понятий «важное техническое достижение» и «существенные экономические преимущества», а также приложенное к дополнению к кассационной жалобе письмо Роспатента, которые не представлялись при рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций, не были учтены судом кассационной инстанции в силу отсутствия у него полномочий по установлению обстоятельств, принятию и оценке новых доказательств.

Судом кассационной инстанции не был принят довод Компаний о том, что в нарушение пункта 2 статьи 1362 ГК РФ суды обязали Компании выдать Обществу принудительную лицензию на использование сунитиниба во всех его формах, а не только на кристаллическую модификацию, так как из мотивировочной части чётко следует, что принудительная лицензия выдаётся только в целях использования зависимого изобретения.

Заявление о продлении срока действия подано компанией не в отношении всех возможных альтернатив пункта 1 формулы, а только в отношении конкретного S-стереоизомера по атому фосфора, т. е. в отношении Софосбувира (Суд по интеллектуальным правам, Решение от 28 ноября 2019 г. по делу N СИП‑740/2018)

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел заявление компании GILEAD PHARMASSET LLS (США) (далее — Компания) о признании недействительными решений Роспатента об отказе в продлении срока действия патента Российской Федерации № 2651892, и обязании Роспатента продлить срок действия патента на основании заявления патентообладателя.

Патент на группу изобретений «Нуклеозидфосфорамидаты в качестве противовирусных агентов» был выдан на имя Компании со следующей формулой (приводится пункт первый):

«1. Изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо‑3,4-дигидро‑2Н-пиримидин‑1-ил)-4-фтор‑3-гидрокси‑4-метил-тетрагидрофуран‑2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-пропионовой кислоты или его стереоизомер.»

Компания обратилась в Роспатент с заявлением о продлении срока действия патента и выдаче дополнительного патента со следующей формулой (приводится только первый пункт):

«1. (S)-H3onpomui‑2-{[(S)-(((2R,3R.4R,5R)-5-(2,4 hokco‑3,4-дигидропиримидин‑1(2Н)-ил)-4-фтор‑3-ги-дрокси‑4-метилтетрагидрофуран‑2-илметокси]-(фенокси-фосфориламино} пропаноат.»

В обоснование указанного заявления компания ссылалась на то, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы данного патента, относится к лекарственному средству Софосбувир, на применение которого получено разрешение согласно Регистрационному удостоверению № ЛП‑003527 от 25.03.2016.

Роспатент отказал в удовлетворении заявления. При этом, отказ был мотивирован тем, что активный ингредиент лекарственного средства, указанный в разрешении на применение этого продукта, не идентичен соединению, охарактеризованному в пункте 1 формулы изобретения по патенту № 2651892.

Активным ингредиентом лекарственного препарата Совальди, указанного в регистрационном удостоверении № ЛП‑003527 от 25.03.2016, является Софосбувир, который, в свою очередь, представляет собой S-стереоизомер по атому фосфора изопропилового эфира (S)-2-{[(2К, ЗК,4К.5К)-5-(2,4-диоксо‑3,4-дигидро2Н-пиримидин‑1-ил)-4-фтор‑3-гидрокси‑4-метил-тетрагидрофуран‑2-илметокси]-(феноксифосфориламино} пропионовой кислоты. При этом в пункте 1 формулы изобретения по патенту № 2651892 соединение охарактеризовано без указания его конкретных стереоизомеров.

Роспатент счёл продление патента № 2651892 невозможным, поскольку продукт, охарактеризованный в формуле изобретения в виде соединения, не идентичен активному ингредиенту лекарственного средства, указанного в полученном разрешении на применение этого продукта.

Роспатент также указал, что в описании изобретения по патенту № 2651892 S-стереоизомер по атому фосфора, указанного в пункте 1 формулы соединения, не раскрыт, то есть описание изобретения не содержит сведений о том, что указанное соединение действительно было получено и оно обладает такой активностью, которая позволяет его использовать по заявленному назначению.

Суд по интеллектуальным правам посчитал решение Роспатента не законным и не обоснованным.

Объем правовой охраны изобретения по пункту 1 формулы патента распространяется на любой стереоизомер указанного в этом пункте соединения по атому фосфора, в том числе и на Софосбувир, являющийся S-стереоизомером по атому фосфора. Софосбувир является стереоизомером соединения по пункту 1 формулы названного патента, поскольку объем правовой охраны изобретения по этому патенту распространяется как на S-, так и на R-стереоизомеры по атому фосфора. При этом заявление о продлении срока действия подано компанией не в отношении всех возможных альтернатив пункта 1 формулы, а только в отношении конкретного S-стереоизомера по атому фосфора, т. е. в отношении Софосбувира.

В то же время Роспатент не отрицал, что предложенная Компанией совокупность признаков формулы изобретения по дополнительному патенту, идентична химической формуле Софосбувира, содержащейся в Регистрационном удостоверении № ЛП‑003527 от 25.03.2016. Таким образом, Софосбувир соответствует (идентичен) объему правовой охраны изобретения по пункту 1 формулы в части признака «или его стереоизомер» как возможная альтернатива.

В то же время законодательство не содержит ограничений на продление срока действия исключительного права в отношении пунктов формул изобретений, если эти пункты сформулированы через альтернативные понятия, что, в свою очередь, допускается нормативными правовыми актами.

В описании патента РФ № 2651892 указано на существование двух возможных стереоизомеров по атому фосфора — как в виде S-стереоизомера, так и в виде R-стереоизомера соединения по пункту 1 формулы по отношению к признаку «или его стереоизомер». Таким образом, по отношению к признаку «или его стереоизомер» возможны две альтернативы: R-стереоизомер либо S-стереоизомер.

Иное толкование пункта 8 Порядка приводило бы к необоснованному ущемлению прав патентообладателей, сформулировавших изобретение через альтернативные признаки, при отсутствии соответствующих ограничений в законе.

Вопреки выводу Роспатента, в описании к патенту № 2651892 соединение изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо‑3,4-дигидро‑2Н-пи-римидин‑1-ил)-4-фтор‑3-гидрокси‑4-метил-тетра-гидрофуран‑2-илметокси]-фенокси-фосфорила-мино}-пропионовой кислоты раскрыто, и описание содержит сведения о том, что указанное соединение действительно было получено и оно обладает активностью, позволяющей его использовать по заявленному назначению.

СИП пришёл к выводу, что действия Роспатента не соответствуют пункту 2 статьи 1363 ГК РФ и нарушают право заявителя на продление срока действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации № 2651892. Суд обязал Роспатент продлить срок действия исключительного права на изобретение по патенту РФ № 2651892 и выдать дополнительный патент.

2. Товарные знаки

Суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации (Суд по интеллектуальным правам, Постановление от 3 октября 2019 г. по делу № А08–15101/2017)

ОАО «Рикор Электроникс» (далее — Истец) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Каменеву С. В. (далее — Предприниматель) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 289416 в размере 180 000 рублей. Размер компенсации был определён истцом, исходя из двукратной стоимости прав, предоставленных Истцом по лицензионному договору с третьим лицом за вознаграждение в размере 90 000 рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования. Однако суд снизил размер компенсации до 90 000 рублей.

При рассмотрении кассационных жалоб СИП отметил, что судами были неправильно применены нормы права, что повлияло на законность принятых судебных актов.

Судами не было учтено, что суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики, утверждённого Президиумом Верховного Суда 23.09.2015 (далее — Обзор от 23.09.2015). Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10.

После установления судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определённый таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Таким образом, формула расчёта размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. В данном случае суды без соответствующего заявления Истца изменили порядок определения размера компенсации за допущенное нарушение: с предусмотренного пунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака), на предусмотренный пунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (размер компенсации, определяемый по усмотрению суда исходя из характера нарушения) и взыскали с Ответчика компенсацию в размере 90 000 рублей.

СИП отменил принятые по делу судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Несмотря на совпадение слогов в сравниваемых словесных элементах, элемент «sensi» обладает самостоятельным значением и переводится с итальянского как «чувства». Фантазийный элемент «Sensimi» — не имеет смыслового значения, выполнен без выделения слогов, и его надо оценивать в целом без разделения на части (Президиум Суда по интеллектуальным правам, постановление от 4 октября 2019 года по делу № СИП‑78/2018)

[Товарный знак № 726307]

Суд по интеллектуальным правам (СИП) в качестве суда первой инстанции произвёл сравнительный анализ спорного товарного знака по международной регистрации № 726307 и противопоставленных товарных знаков «Sensimi» по свидетельству РФ № 523682 и «Sensimi Сэнсими» по свидетельству РФ № 523140 и признал обоснованным вывод Роспатента, что именно словесные элементы «SENSI»/ «Sensimi» выполняют в этих товарных знаках основную индивидуализирующую функцию.

sensi.jpgСуд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о фонетическом сходстве сравниваемых товарных знаков, обусловленным полным вхождением единственного элемента «SENSI» спорного товарного знака в состав противопоставленных товарных знаков «Sensimi»/«Sensimi Сэнсими». По мнению суда словесные элементы «SENSI» и «Sensimi» выполнены буквами одного алфавита (латинского), что усиливает графическое сходство сравниваемых товарных знаков, а отдельные незначительные графические отличия не способны повлиять на общий вывод об их сходстве в целом.

Суд первой инстанции также принял во внимание, что продукция компании Maarschall Group B. V., маркированная товарными знаками «Sensimi» /«Sensimi Сэнсими», присутствует на российском рынке с 2016 года и в определённой степени известна потребителю, так как её продажи осуществляются в различных областях Российской Федерации.

Таким образом, суд первой инстанции поддержал вывод Роспатента о том, что имеется вероятность смешения сравниваемых товарных знаков, а предоставление охраны товарному знаку по международной регистрации № 726307 в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум СИП в отношении данного вывода суда первой инстанции отметил, что до даты принятия обжалуемого решения Судом по интеллектуальным правам рассмотрено другое дело № СИП‑77/2018, в котором суд пришёл к выводу об отсутствии сходства словесных элементов товарных знаков «SENSIMI»/«Сэнсими» и товарным знаком «18 K SENSI», в котором единственным охраняемым элементом являлось обозначение «SENSI». В решении суда отмечено, что у Роспатента отсутствовали основания для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения: анализ элементов «SENSI» и «SENSIMI»/«Сэнсими» по семантическому критерию сходства показал наличие смыслового значения у слова «SENSI» («чувства» — на итальянском или «смысл» на французском) и фантазийный характер слова «SENSIMI»/«Сэнсими». С учётом того, что в обоих делах устанавливался факт сходства словесных элементов «sensi» и «sensimi»/«сенсими», а спор рассматривался между теми же лицами, выводы суда в этой части носят преюдициальный характер. При этом принцип правовой определённости не препятствует возможности иным образом оценить обстоятельства, ранее уже оценённые в рамках иного дела, но лишь при условии указания надлежащих мотивов иной оценки тех же обстоятельств.

Президиум СИП признал обоснованным довод кассационной жалобы, что суд первой инстанции не дал оценку известности продукции SENSI VIGNE & VINI S.R.L. с 1987 года, известности вин, производимых названной компанией под обозначением «SENSI», и на территории Российской Федерации; совпадению словесного обозначения «SENSI» с одним из словесных элементов фирменного наименования компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L., зарегистрированного в реестре предприятий Италии 19.02.1996, то есть задолго до приоритета противопоставленных товарных знаков компании Maarshall Group B. V.

В результате, президиум СИП отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При повторном рассмотрении заявленные требования были удовлетворены, суд первой инстанции признал решение Роспатента недействительным и обязал восстановить правовую охрану международного знака № 726307 в России.

Вывод о возможности восприятия обозначения в качестве указания на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта может быть достаточным для принятия решения об отказе в его регистрации (Верховный суд РФ, определение от 31 октября 2019 года по делу № 300-ЭС19–12932)

Кондитерская фабрика обратилась в Роспатент с заявкой № 2016742012 о регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «Кейкпопс» как фантазийного в отношении товаров 30 класса МКТУ, включая различные мучные и кондитерские изделия. 

cakeklops.jpgРоспатент отказал в регистрации обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ. Считая решение Роспатента незаконным, Кондитерская фабрика обратилась в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с заявлением о признании решения недействительным и просило обязать Роспатент зарегистрировать обозначение «Кейкпопс» в качестве товарного знака.

СИП удовлетворил требования Кондитерской фабрики, признал решение Роспатента недействительным и обязал Роспатент продолжить рассмотрение поданной обществом заявки.

Рассматривая поданную Роспатентом жалобу на решение СИП, Верховный суд отметил следующее.

В силу пункта 2 части B статьи 6.quinquies Парижскойконвенции и п. 1 ст. 1483 ГК РФ в регистрации товарного знака может быть отказано, если заявленное обозначение состоит только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения «Кейкпопс» обусловлено тем, что в отношении части заявленных товаров, а именно пирожных, заявленное обозначение характеризует товары, указывая на их вид и свойства.

Роспатент сделал данный вывод на основании сведений из общедоступных источников информации, размещённых в сети «Интернет».

Ссылаясь на установленные сведения, Роспатент сделал вывод, что наименование товара «cakepops», а также его русскоязычный вариант «кейкпопс» стали известны российским потребителям значительно раньше даты подачи обществом заявки на регистрацию товарного знака «Кейкпопс».

СИП, не опровергая факт использования обозначения «Кейкпопс» в сети «Интернет» различными лицами для обозначения кулинарного изделия (бисквитного пирожного на палочке), посчитал тем не менее, что обозначение «Кейкпопс» не является видом товара 30 класса МКТУ и не идентифицируется без указания на конкретный вид такого товара — пирожное, в связи с чем данное обозначение не указывает на товар; обозначение также не может ввести потребителя в заблуждение в отношении иных товаров 30 класса МКТУ, не являющихся пирожными.

В поданной в Верховный суд кассационной жалобе Роспатент обратил внимание на то, что под характеристикой товара, в том числе, указывающей на его вид, понимается в данном случае не только слово «пирожное», но и указание на его разновидность, например, «эклер», «заварное» и т. д.

Обозначения, представляющие собой разновидности товара, также могут быть характеризующими товары. Роспатент установил, что обозначение «Кейкпопс» используется современными российскими потребителями в качестве названия маленького пирожного из бисквитного теста на палочке, из чего Роспатент заключил, что данное обозначение приобрело значение вида товара и в отношении товара 30 класса МКТУ «изделия кондитерские мучные», а именно пирожное, характеризует товар.

Верховный суд отметил правомерность вывода Роспатента о том, что заявленное на регистрацию обозначение «Кейкпопс» характеризует товар, указывая на его вид, свойства (пирожное на палочке), и воспринимается потребителями в качестве указания на мучное кондитерское изделие. Данного вывода может быть достаточно для принятия решения об отказе в его регистрации в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Использование ответчиком при размещении рекламы собственной продукции обозначения «Коммуналец» в сочетании со словом «датчик» является нарушением исключительного права истца на товарный знак (Суд по интеллектуальным правам, Постановление от 2 декабря 2019 г. по делу № А62–7909/2018)

Общество «НПК «ВИП» является правообладателем товарного знака № 381266 «КОММУНАЛЕЦ», зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров, включая измерители давления.

kommunal.jpgОбщество «НПК ВИП» обнаружило, что при вводе в поисковой системе сайта www.google.ru поискового запроса «датчик коммуналец» появляется рекламное объявление следующего содержания:

«Датчик Давления Коммуналец | надёжные датчики давления
Реклама www.intepkomplekt.ru/комплекты/Датчики_НТ 8 (465) 195–95–91
Цены производителя. Высокое качество. Заказывайте!
Гарантия. Качественный продукт. Доступная цена.
Типы: Преобразователи давления. Термопреобразователи давления ТСП-Н. Комплекты КТС-Н.».

При переходе на указанный в рекламе сайт открывается страница с предложениями по приобретению датчиков давления. При этом, администратором доменного имени www.intepkomplekt.ru является общество «ИНТЭП КОМПЛЕКТ».

Правообладатель обратился в суд с иском к обществу «ИНТЕЛ КОМПЛЕКТ» с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в случае просрочки выплаты присужденной компенсации. Суды полностью удовлетворили заявленные требования.

СИП, в качестве суда кассационной инстанции, поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций. В частности, СИП согласился с тем, что словосочетание «Датчик Давления Коммуналец | надежные датчики давления», зафиксированное в протоколе осмотра, вводит потребителей в заблуждение и привлекает потребителей к объявлению, размещенному ответчиком, так как в тексте рекламного объявления товарный знак истца размещен в первой строке рекламного объявления ответчика и является активной ссылкой для перехода на сайт www.intepkomplekt.ru, на котором предлагается аналогичная по своему функциональному назначению продукция. Такие действия являются нарушением исключительных прав владельца товарного знака.

Действия по приобретению и последующему использованию исключительных прав на товарный знак путём подачи возражения в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку компании преследовали единственную цель — причинение вреда компании и являются злоупотреблением правом (Суд по интеллектуальным правам, решение от 28 октября 2019 года по делу СИП‑398/2018)

Компания The British Broadcasting Corporation (далее — Компания) в 2015 году зарегистрировала в Роспатенте словесный товарный знак «ТОР GEAR» № 538851. 

topgear.jpgВ 2017 году в Роспатент поступило возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

В обоснование возражения предприниматель сослался на то, что этот товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 339837 с приоритетом от 25.10.2005 в отношении однородных услуг.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент признал предоставление правовой охраны спорному товарному знаку недействительным.

Оспаривая решение Роспатента в Суде по интеллектуальным правам, Компания указала, что подача возражения против предоставления охраны её товарному знаку была осуществлена предпринимателем исключительно с целью причинения ей вреда.

СИП пришёл к выводу, что Компания представила доказательства приобретения её товарным знаком широкой известности в связи с деятельностью Компании на дату приобретения товарного знака предпринимателем (август 2016 года).

Доказательства, представленные Компанией, свидетельствуют о том, что товарный знак добросовестно использовался и используется Компанией на протяжении многих лет и широко известен российским потребителям, в том числе на дату приобретения предпринимателем прав на товарный знак № 339837 и на дату подачи возражения в Роспатент.

Суды неоднократно признавали действия данного предпринимателя по регистрации товарных знаков, подаче возражений, обращению с заявлениями в суд злоупотреблением правом (дело СИП‑85/2017, дело СИП‑73/2017). При этом СИП поддерживал решения Роспатента и отказывал предпринимателю в удовлетворении заявленных требований на основании статьи 10 ГК РФ, указывая, что единственной целью приобретения предпринимателем прав на противопоставленные товарные знаки, обладающие более ранним приоритетом, является исключительно причинение вреда правообладателю, а не использование этого обозначения в собственной коммерческой деятельности.

СИП счёл, что и в данном конкретном деле очевидно, что, подавая возражение в Роспатент против товарного знака № 538851, предприниматель не преследовал цель защитить своё право на товарный знак № 339837, а лишь стремился создать препятствия для добросовестного использования Компанией её товарного знака, т. е. злоупотребил правом, а оспариваемое решение Роспатента, вынесенное по результатам рассмотрения такого возражения предпринимателя, в соответствии со статьей 10 ГК РФ подлежит признанию недействительным, поскольку по указанному основанию не могло быть удовлетворено возражение лица, злоупотребляющего своим правом.

Суд поддержал Киностудию «Союзмультфильм» в её споре с Роспатентом против предоставления правовой охраны товарному знаку «Ну, погоди» по свидетельству РФ № 440222 (Суд по интеллектуальным правам, решение 3 октября 2019 года, дело № СИП‑453/2019)


pogodi.jpgКиностудия «Союзмультфильм» (далее — Киностудия) обратилась в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, отказавшегося аннулировать регистрацию словесного товарного знака «НУ, ПОГОДИ!» по свидетельству Российской Федерации № 440222. Знак был зарегистрирован в 2011 году на имя ООО «Студия 3К».

В 2018 году Киностудия подала в Роспатент возражение против регистрации указанного товарного знака, мотивированное несоответствием регистрации требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ (тождественность товарного знака названию известного произведения).

Оставляя в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака, Роспатент исходил из невозможности установления обстоятельств того, что киностудия является единственным обладателем исключительного авторского права на название мультипликационного фильма «Ну, погоди!», поскольку в материалах дела по другой заявке имеются документы, свидетельствующие о том, что действительными и единственными авторами сценария мультипликационного сериала «Ну, погоди!» являются: Курляндский А. Е., Камов (Кандель) Ф.С. и Хайт А. И., тогда как без установления авторских прав на название мультипликационного фильма «Ну, погоди!», которое содержится в оспариваемом товарном знаке, вопрос о законности его регистрации разрешить не представляется возможным, отметив, что Роспатент устанавливает фактические обстоятельства, связанные с соблюдением порядка регистрации товарного знака, но не разрешает спор об авторском праве.

СИП не согласился с таким подходом Роспатента, указав, что Роспатенту необходимо было проверить соответствие оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Судом установлено, что товарный знак «НУ, ПОГОДИ!» по свидетельству Российской Федерации № 440222 является тождественным названию указанного произведения.

СИП не согласился с выводом Роспатента, ссылающегося на принадлежность авторских прав на сценарии мультипликационного фильма «Ну, погоди!» другим лицам, поскольку право автора на сценарий мультипликационного сериала «Ну, погоди!» не влияет на правовые основания, указанные заявителем для признания недействительным правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Вывод Роспатента об отсутствии у него достаточных оснований для признания регистрации оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ признан Судом по интеллектуальным правам не обоснованным.

СИП установил, что охраняемое товарным знаком № 440222 обозначение («НУ, ПОГОДИ!») тождественно названию известного в России на дату подачи заявки мультипликационного фильма «Ну, погоди!», использованному Обществом в оспариваемом товарном знаке без согласия правообладателя — Киностудии. В связи с чем признал регистрацию товарного знака № 440222 не соответствующей требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ и обязал Роспатент внести соответствующую запись в Реестр товарных знаков.

Сам по себе факт опубликования литературного произведения в отсутствие доказательств приобретения соответствующих материальных носителей не свидетельствует об известности произведения (Суд по интеллектуальным правам, решение от 21 октября 2019 г. по делу № СИП‑312/2019)

ООО «Группа 7» (далее — Общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения поданного Обществом возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 479121, и обязать Роспатент рассмотреть данное возражение повторно.

kvn.jpgВозражение Общества было мотивировано несоответствием регистрации статье 1483 ГК РФ (тождественность товарного знака названию известного в России произведения).

В рассматриваемом случае факт создания литературных произведений — книги «Клуб весёлых и находчивых» (1965 год) и сценариев игр «КВН‑61», «КВН‑62» и «КВН‑63» — их авторами до даты приоритета спорного товарного знака и охраноспособность этих произведений не оспаривались участниками спора. Разногласия между участниками дела имеются относительно известности указанных произведений на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (09.06.2012), а также тождественности обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, названиям этих произведений.

СИП указал, что бремя доказывания известности произведения на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака возлагается на лицо, подавшее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку. В подтверждение факта обнародования книги «Клуб весёлых и находчивых» и сценариев игр «КВН‑61», «КВН‑62» и «КВН‑63» обществом «Группа 7» в Роспатент представлены копии произведений, содержащие, в том числе сведения о тираже книги и сценариев; сведения о телевизионной игре «КВН» из прессы 60–70-х годов XX века; письма «Российской книжной палаты», содержащие информацию о названии книги — «Клуб весёлых и находчивых», и ее распределении по библиотекам и книжным фондам.

СИП отклонил довод Общества о том, что под известным произведением с точки зрения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ следует понимать любое обнародованное произведение вне зависимости от времени его обнародования и количества лиц, получивших доступ к такому произведению.

СИП счёл обоснованным и законным вывод Роспатента о том, что Обществом не доказана известность на дату приоритета спорного товарного знака указанных в возражении литературных произведений.

Недоказанность (отсутствие) известности произведения является достаточным и самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированного несоответствием требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Вывод суда апелляционной инстанции о возможности привлечения общества «Регистратор Р01», не являющегося администратором домена либо лицом, осуществляющим непосредственное использование сайта, либо информационным посредником, к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания компенсации не соответствуют толкованию норм материального права, данному высшей судебной инстанцией (Суд по интеллектуальным правам, постановление 22 октября 2019 года по делу № А40–91339/2017)

Общество «ДИКСИ Юг», являющееся владельцем товарных знаков № 451307 «ДИКСИ» и № 330196 «DIXY», обратилось в суд с требованием обязать общество «Регистратор Р01» аннулировать регистрацию данного доменного имени «http://dixy-kit.ru/» и взыскать с него 1 000 000 руб. в качестве компенсации за нарушение исключительного права на указанные товарные знаки.

dixi.jpgСуд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Апелляционный суд отменил это решение и постановил взыскать компенсацию в размере 100 000 руб.

Общество «Регистратор Р01» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции.

СИП отметил, что согласно пункту 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 (далее постановление № 10), по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что общество «Регистратор Р01» не осуществляло фактическое использование спорного доменного имени, в связи с чем предъявление к нему требований по общим основаниям привлечения к ответственности невозможно. Вместе с тем, требования общества «ДИКСИ Юг» были основаны также на положениях статьи 12531 ГК РФ, определяющих ответственность информационных посредников.

Является ли конкретное лицо информационным посредником, устанавливается судом с учётом характера осуществляемой таким лицом деятельности.

Суд первой инстанции установил, что общество «Регистратор Р01» не может быть привлечено к ответственности за нарушение исключительного права истца в виде взыскания компенсации по заявленным истцом основаниям. Суд апелляционной инстанции, напротив, пришёл к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с общества «Регистратор Р01» компенсации. СИП также отметил, что из пункта 159 постановления № 10 следует, что требование о взыскании компенсации может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учётом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Исходя из положений действующего законодательства и разъяснений высшей судебной инстанции, по общему правилу требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, заявленные правообладателем в рамках настоящего дела, могут быть предъявлены к администратору либо фактическому владельцу сайта.

Сама по себе регистрация доменного имени может быть признана самостоятельным фактом нарушения исключительного права на товарный знак только в контексте действий администратора по приобретению права на такое доменное имя, а не действий регистратора по внесению записи о доменном имени в соответствующий реестр.

Судом первой инстанции проанализирован характер деятельности общества «Регистратор Р01» и установлено, что она не подпадает под признаки деятельности информационного посредника, предусмотренные статьёй 12531 ГК РФ. В связи с чем СИП пришёл к выводу, что суд первой инстанции правомерно отказал во взыскании компенсации.

Кроме того, делегирование спорного доменного имени было аннулировано, в связи с чем требования истца о пресечении нарушения его исключительных прав также не подлежали удовлетворению.

СИП отменил решение апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции.

3. Секрет производства (НОУ-ХАУ)

Учитывая, что технические условия не могут быть отнесены к объектам гражданских прав, и что в ТУ 1469–001–67983609–2011 не указано на наличие секретов производству (ноу-хау), суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что возможный факт использования указанных технических условий не влечет какой-либо ответственности (Суд по интеллектуальным правам, Постановление от 17 октября 2019 г. по делу № А40–249078/2018)

ООО «СПЕЦТЕХ» обратилось в суд с иском к ООО Экспертная организация «ИНЖЕНЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» об обязании отменить выданный ответчиком третьему лицу сертификат соответствия № ТС RU C-RU.MX24.B.00482.

Истцу стало известно, что ответчик выдал третьему лицу сертификат соответствия № ТС RU С-RU.MX24.B.00482 на серийный выпуск продукции по техническим условиям, в том числе по ТУ 1469–001–67983609–2011.

В обоснование исковых требований общество «СПЕЦТЕХ» указывало, что оно является правообладателем секретов производства продукции, отраженных в ТУ 1469–001–67983609–2011.

Судами первой и апелляционной инстанции в удовлетворении иска было отказано.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотревший кассационную жалобу ООО «СПЕЦТЕХ», отметил, что судами установлено, что технические условия ТУ 1469–001–67983609–2011 являются разновидностью документации, которая применяется при производстве определенного вида продукции. Содержание любых технических условий регулируется Межгосударственным стандартом ГОСТ 2.114–95. Указанные технические условия не носят творческого характера, обусловлены требованиями ГОСТа и не обладают признаками новизны, уникальности. В данных технических условиях не указано на наличие в них секретов производства (ноу-хау).

СИП согласился с мнением судов первой и апелляционной инстанций о том, что технические условия не могут выступать объектами авторского права, поскольку перечень результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), содержится в пункте 1 статьи 1225 ГК РФ, является исчерпывающим, и технические условия к каким-либо объектам интеллектуальной деятельности не отнесены.

СИП учёл, что истцом не было представлено доказательств нарушения его исключительных прав на какой-либо секрет-производства путем его использования тем или иным способом (статья 1229 ГК РФ), а также, что у него имеются исключительные права на какой-либо результат интеллектуальной деятельности (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ). Возможный факт использования указанных технических условий не влечет какой-либо ответственности.

СИП также указал, что истец не был связан какими-либо правами и обязанностями ни с ответчиком, ни с третьим лицом, а выдача сертификата соответствия ответчиком третьему лицу не может нарушить права и законные интересы в предпринимательской или иной экономической деятельности истца.

Третье лицо реализовало предоставленное законом право на добровольную сертификацию и получило у ответчика оспариваемый истцом сертификат соответствия.

Учитывая изложенное, СИП счёл правомерным отказ в удовлетворении иска.

4. Фирменные наименования

Содержащееся в фирменном наименовании общества «ФедералСтрой» сокращение «федерал» представляет собой устойчивое общеизвестное слово, производное от официального наименования «Российская Федерация», вызывающее стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности Общества (Суд по интеллектуальным правам, Постановление 17 октября 2019 года Дело № А51–27104/2018)

Подразделение налоговой службы обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «ФедералСтрой» (далее — Общество) о понуждении к изменению фирменного наименования.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования, указав, что содержащееся в фирменном наименовании общества «ФедералСтрой» сокращение «федерал» представляет собой устойчивое общеизвестное буквенное сочетание, производное от официального наименования «Российская Федерация», вызывающее стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности ответчика.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, заметив при этом, что учредительные документы ответчика не содержат расшифровку слова «Федерал», не имеющую отношения к наименованию «Российская Федерация».

Между тем, по мнению Общества, для вывода, к которому пришёл суд, необходимы экспертные знания в области лингвистики, и, соответственно, суд должен был назначить по делу судебную экспертизу. Суд апелляционной инстанции отклонил соответствующее ходатайство Общества, указав, что исследуемый вопрос является вопросом факта и должен быть решен судом с позиции рядового потребителя. Общества, тем не менее считало, что такой подход применяется только при сравнении товарных знаков, а не фирменных наименований.

Рассматривая кассационную жалобу общества и соглашаясь с выводами судов первой и апелляционной инстанций, СИП указал, что доводы Общества, изложенные в кассационной жалобе, не опровергают выводы судов о том, что буквосочетание «федерал» в фирменном наименовании Общества представляет собой очевидное с точки зрения рядового потребителя производное от слова «федерация» и словосочетания «Российская Федерация».

При этом СИП отметил, что оценка фирменного наименования на предмет его соответствия требованиям статьи 1473 ГК РФ производится не с точки зрения специалистов в области лингвистики или сведений, опубликованных в справочной или энциклопедической литературе, а с позиций рядового участника гражданского оборота (потребителя). Именно с таких позиций фирменное наименование было оценено судами, при этом соответствующий вывод в судебных актах мотивирован. Обществом не было представлено доказательств, свидетельствующих об ином восприятии обозначения «федерал» рядовым потребителем либо потребителем товаров (услуг) самого Общества.

Практика ЕАПВ

Стартовала непрерывная публикация Бюллетеня ЕАПВ «Изобретения (евразийские заявки и патенты)»

ЕАПВ перешло на технологию непрерывной публикации евразийских патентов. С ноября 2019 г. сведения о выдаче евразийского патента и его полное описание появляются на евразийском сервере публикаций незамедлительно, после завершения их технической подготовки к публикации. Бюллетень ЕАПВ «Изобретения (евразийские заявки и патенты)» будет ежемесячно формироваться в режиме онлайн на евразийском сервере публикаций по мере публикации евразийских патентов, начиная с первого календарного дня месяца и закрываться в его последний день.

Датой выдачи евразийского патента будет считаться дата публикации сведений о выдаче евразийского патента на сервере, а евразийских заявок — дата закрытия бюллетеня, то есть последний календарный день текущего месяца (https://www.eapo.org/ru/index.php?newspress=view&d=979).

Практика Роспатента

1. Патенты

Для метрической резьбы применим только угол 60°. Все изделия с метрической резьбой в промышленности изготавливаются по ГОСТ, в том числе и стыкуемые арматурные стержни, т. е. при использовании метрической резьбы с углом 60° (Решение Роспатента (ППС) 08.10.2019)

Палата по патентным спорам рассмотрела возражение против выдачи патента РФ на полезную модель № 124910 «Стыковое соединение арматурных стержней», в формуле которой было указано, что «…на внутренней поверхности муфты и концах арматурных стержней выполнена метрическая резьба,… муфта представляет собой полый цилиндр, по всей длине внутренней поверхности которого выполнена резьба с углом профиля от 60 до 75°…»

В возражении против патента было отмечено, что полезная модель не соответствует условию «промышленная применимость», поскольку признак «метрическая резьба… выполнена… с углом профиля от 60° до 75°» не может быть осуществлён во всем указанном диапазоне. При этом лицо, подавшее возражение, указывает, что все изделия с метрической резьбой, в том числе и стыкуемые арматурные стержни, изготавливаются по ГОСТу при использовании метрической резьбы с углом 60°.

Коллегия палаты по патентным спорам установила, что согласно приведенным в возражении сведениям, касающимся выполнения угла при вершине профиля метрической резьбы, угол при вершине у метрической резьбы может быть только 60°. Таким образом, выполнение метрической резьбы с углами более 60° и до 75°, как указано в формуле оспариваемого патента, невозможно. Т.е., по мнению коллегии, можно констатировать, что из уровня техники не известны средства и методы для реализации упомянутого признака формулы полезной модели. Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать полезную модель, охарактеризованную в вышеприведенной формуле, несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Патентообладателем была представлена уточненная формула, скорректированная путем исключения из независимого пункта признаков, касающихся выполнения угла при вершине профиля для метрической резьбы иного чем 60°.

В результате Роспатентом было принято решение о признании патента недействительным частично и о выдаче нового патента на полезную модель с уточненной формулой.

2. Товарные знаки

Широкая известность обозначения «БАРБАРИС» и его высокая различительная способность уже установлены Роспатентом, признавшим обозначение «БАРБАРИС» общеизвестным с 01.01.1997 года в Российской Федерации товарным знаком (Решение Роспатента от 24.10.2019 (ППС) по товарному знаку № 215461)

Коллегия ППС рассмотрела возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 215461, зарегистрированному в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «АКконд».

В возражение изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 215461 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 Закона о товарных знаках.

barba.jpgВ соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Коллегия палаты по патентным спорам признала доводы возражения убедительными, несмотря на то что товарный знак не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. В заключении коллегии указано, что из-за наличия в товарном знаке словесного элемента «БАРБАРИС» существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), а не правообладателем оспариваемого товарного знака, что обусловлено предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

Возникновение указанных ассоциаций возможно в силу интенсивного использования обозначения «БАРБАРИС» лицом, подавшим возражение против знака, начиная с 1935 года, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в отношении однородных товаров, что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «БАРБАРИС» за период с 1935 года по май 2019 год.

Таким образом, обозначение «БАРБАРИС» в течение длительного периода времени (более 60 лет до даты приоритета оспариваемого знака) интенсивно и непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, в результате чего приобрело известность на территории России в отношении кондитерских изделий, а именно конфет. Более того, обозначение «БАРБАРИС» признано общеизвестным с 01.01.1997 года в Российской Федерации товарным знаком.

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком, способны восприниматься потребителем как товары, произведенные лицом, подавшим возражение, либо под его контролем, и могут ассоциироваться с ОАО «РОТ ФРОНТ», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

В результате Роспатент признал предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 215461 недействительным полностью.

3. Общеизвестные товарные знаки

В октябре — декабре Роспатент признал общеизвестными знаки:

Siemens
Правообладатель — Siemens Aktiengeschaft (Германия)
Товары/Услуги — посудомоечные машины; электрические машины и приборы для обработки белья и одежды, а именно стиральные и сушильные машины (7 класс МКТУ); электрические бытовые приборы и кухонные приспособления, а именно духовые шкафы; электрические вытяжки; кухонные плиты, печи с горелками и варочными панелями; холодильные и морозильные шкафы (11 класс МКТУ)
Дата общеизвестности — 01.01.2016

ZARINA
Правообладатель — АО «Мэлон Фэшн Груп» (Россия)
Товары/Услуги — одежда (25 класс МКТУ)
Дата общеизвестности — 31.12.2015

smesh.jpgЗа тот же период, Роспатент отказал в признании общеизвестными знаками обозначений «Смешарики» (заявитель Смешарики ГмбХ, Германия, решение Роспатента от 21.11.2019), «Меркатор» (заявитель — ООО «Меркатор Холдинг», Россия, решение Роспатента от 27.12.2019) и «ДОШИРАК» (заявитель PALDO Co. Ltd., Республика Корея, решение Роспатента от 13.12.2019).


4. Наименования мест происхождения товаров (НМПТ)

В октябре-декабре Роспатент зарегистрировал следующие НМПТ:

  • 219 — ВЯТСКИЕ СОЛЁНЫЕ ОГУРЦЫ — солёные огурцы
  • 220 — СЕМЁНОВСКАЯ МАТРЁШКА — матрёшка
  • 221 — СТОЛБУШИНСКИЙ СБИТЕНЬ — сбитень
  • 222 — СТОЛБУШИНСКИЙ ЗВАР — звар
  • 223 — ВАЗИСУБАНИ VAZISUBANI ვაზისუბანი — вино
  • 224 — МАНАВИ MANAVI მანავი — вино
  • 225 — АПАРЕУЛИ NAPAREULI ნაფარეული — вино
  • 226 — ГУРДЖААНИ GURJAANI გურჯაანი — вино
  • 227 — КАХЕТИ KAKHETI კახეთი — вино
  • 228 — КВАРЕЛИ KVARELI ყვარელი — вино
  • 229 — ТЕЛИАНИ TELIANI თელიანი — вино
  • 230 — ВЯТСКАЯ КОРЗИНА (ВЯТСКИЙ КОРЗИНОЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛ) — корзины; короба; туеса; шкатулки; и т. п.
  • 231 — ХЛЕБ «ГОРОДИЩЕНСКИЙ» — хлеб
  • 232 — ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «БАЙКАЛ» ГЛУБИННАЯ — вода природная питьевая

Поделиться:
Вернуться назад