Городисский и Партнеры
Задать вопрос
pat@gorodissky.ru Ru En Jp Cn Kz
www.gorodissky.ru
+7 495 937 6116
pat@gorodissky.com
Задать вопрос Заказать звонок
Меню
x
 
 
  • О нас 
    • Структура
    • Проекты
    • Рейтинги
    • Gorodissky IP School
    • Карьера
    • Контакты
    • Презентация о фирме Презентация о фирме
    • Дом Майкова Дом Майкова
    • О М.Л. ГОРОДИССКОМ О М.Л. ГОРОДИССКОМ
  • Команда
  • Услуги 

    Практика
    патентных поверенных

    • Изобретения и полезные модели
    • Промышленные образцы
    • Селекционные достижения
    • Патентование за рубежом
    • Патентные исследования
    • Проверка на патентную чистоту
    • Заключения о нарушении патентов
    • Товарные знаки
    • Регистрация товарных знаков за рубежом
    • Мониторинг товарных знаков
    • Заключения о нарушении товарных знаков
    • Географические указания и НМПТ
    • Поддержание в силе охранных документов
    • Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем

    Юридическая
    практика

    • Стратегический консалтинг
    • Судебные споры
    • Защита прав и борьба с контрафактной продукцией
    • Авторские и смежные права
    • Недобросовестная конкуренция и недостоверная реклама
    • Реклама и медиа
    • Правовая экспертиза и аудит
    • Налогообложение и бухгалтерский учет
    • Сделки по распоряжению ИС
    • Доменные имена и веб-сайты
    • Защита бренда on-line и off-line
    • Интернет и электронная торговля
    • Коммерческая тайна и ноу-хау
    • Информационные технологии, защита информации и персональных данных
    • Телекоммуникации и связь
  • Медиа-центр 
    • Статьи и публикации
    • Информационные бюллетени
    • Новости законодательства
    • «Городисский» в СМИ
    • Новости
    • Анонсы
    • Видео
    • Подписка на рассылку
    • Информационный бюллетень № 1 (159) 2025 Информационный бюллетень № 1 (159) 2025
  • Офисы фирмы 
    • Москва тел: +7 (495) 937-61-16
    • Казань тел: +7 (843) 236-32-32
      тел: +7 (843) 236-43-43
      тел: +7 (843) 247-22-44
    • Владивосток тел: +7 (423) 246-91-00
    • Н.Новгород тел: +7 (831) 430-73-39
    • Пермь тел: +7 (342) 258 34 38; +7 (342) 208 74 74
    • Саров тел: +7 (831) 344 5275
    • Уфа тел: +7 (347) 286 5861
    • Дубай тел: +971 43 55 4882
    • Санкт-Петербург тел: +7 (812) 327-50-56
      тел: +7 (812) 233-07-09
    • Екатеринбург тел: +7 (343) 351-13-83
    • Самара тел: +7 (846) 270-26-12
      тел: +7 (846) 270-26-14
      тел: +7 (846) 270-26-13
    • Краснодар тел: +7 (861) 210-08-66
    • Дубна тел: +7 (496) 219-92-99
      тел: +7 (496) 219-92-29
    • Новосибирск тел: +7 (383) 209 3045
    • Киев тел:
    • Астана тел: +7 (7172) 270901
    • Бишкек тел: + 996 312 975715
 
 
+7 495 937 6116
pat@gorodissky.com
Заказать звонок Задать вопрос
Ru En Jp Cn Kz
  • Статьи и публикации
  • Информационные бюллетени
  • Новости законодательства
  • «Городисский» в СМИ
  • Новости
  • Анонсы
  • Видео
  • Подписка на рассылку
Версия для печати
Главная/Медиа-центр/Статьи и публикации/Залог исключительных прав: зачем регистрировать, какие есть риски и как их минимизировать

Залог исключительных прав: зачем регистрировать, какие есть риски и как их минимизировать

11 июня 2021

RB.ru

Медведев Сергей Валерьевич

Старший партнер, Патентный поверенный РФ, к.ю.н., LL.M.
Начальник юридического отдела

Задать вопрос автору

На протяжении последних пяти-семи лет вдвое возросло число сделок, связанных с залогом прав интеллектуальной собственности. В 2020 году по данным Роспатента было зарегистрировано 140 таких сделок, что довольно много в условиях «мертвого» транзакционного года из-за пандемии. В будущем их станет еще больше, на мой взгляд.

Какие виды залогов существуют, нужно ли регистрировать залоги исключительных прав, можно ли ограничить залогодателя в правах по договору, какие есть риски и как их минимизировать, разберемся по порядку.

Залог прав интеллектуальной собственности и что можно заложить

Залог прав интеллектуальной собственности — это, по сути, «блокирование» объекта интеллектуальной собственности (в том числе, в части его распоряжения) на определенный залоговый период и предоставление преимущественного права на его приобретение кредитором (или реализацию третьему лицу), если должник (как правило, правообладатель) не исполнит свои обязательства по возврату займа.

Очевидно, что банк, когда дает правообладателю деньги, например, на развитие бизнеса, должен подстраховаться и потребовать что-то взамен, если обязательства правообладателя по кредиту, займу не исполняются.

Залог прав интеллектуальной собственности как раз является такой гарантией, то есть способом обеспечения исполнения обязательства должника, а с другой стороны — формой распоряжения исключительным правом на объект интеллектуальной собственности.

Таким образом, сделка между правообладателем и банком будет состоять из двух основных типов договоров: кредитного и договора о залоге исключительного права. Оба документа должны быть заключены в письменной форме. В отдельных случаях залог исключительного права должен быть зарегистрирован в Роспатенте.

Команда нашей фирмы недавно сопровождала одну интересную обеспечительную сделку с привлечением финансирования от крупного американского фонда по части российского направления. Другому известному бренду (название не раскрывается) электронных сигарет из США потребовались деньги на развитие бизнеса на территории России.

В периметр сделки вошли около 100 объектов интеллектуальной собственности, которым предоставлена правовая охрана в России, включая товарные знаки, доменные имена, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, евразийские патенты и другие объекты интеллектуальной собственности.

Мы провели юридическую проверку всех закладываемых объектов интеллектуальной собственности (правового титула), подготовили соответствующие документы по сделке, в частности, договор залога исключительных прав на товарные знаки и объекты патентного права, для создания серии залогов по российскому праву, обеспечивающих исполнение разных обязательств по кредитному договору. Стоимость всех заложенных исключительных прав не раскрывается.

На «берегу» сделки сторонам необходимо учесть, что не все объекты интеллектуальной собственности (ОИС), равно как и не все соответствующие права, подлежат залогу согласно закону.

 Закладываемые ОИС (права)
 Не закладываемые ОИС (права)
 Товарные знаки 
 Коллективные знаки 
 Объекты патентного права 
 Наименования мест происхождения товара 
 Секреты производства (ноу-хау) 
 Географические указания 
 Объекты авторских/смежных прав 
 Фирменные наименования 
 Программы для ЭВМ/базы данных 
 Коммерческие обозначения 
 Топологии интегральных микросхем 
 Секретные изобретения 

На практике, кстати, чаще всего закладываются авторские (исключительные) права на музыкальные произведения, аудиовизуальные, произведения дизайна, программы для ЭВМ, а также права на товарные знаки и промышленные образцы.

В силу специфики правовой природы и возможных проблем при обращении взыскания на заложенные права впоследствии объекты патентного права, такие как изобретения и полезные модели, а также секреты производства (ноу-хау), не пользуются «залоговым спросом» в финансовых сделках.

Зачем банку нужен залог прав интеллектуальной собственности

Очевидно, что банкам в первую очередь нужны деньги. Залог интересен банкам тогда, когда можно будет обратить взыскание на весь бизнес в целом, все имущество и имущественные права должника, в случае неисполнения кредитных обязательств. Залог исключительных прав, принадлежащих стартапу или начинающему игроку рынка, банку интересен мало.

Другое дело, когда компания производственная или имеющая большой объем материальных и нематериальных активов в своем портфеле. В случае невыплаты долга банк может обратить взыскание на недвижимость, ценные бумаги, оборудование, товары в обороте, а также права интеллектуальной собственности, принадлежащие такой компании.

Таким образом, с точки зрения структурирования обеспечения залога, интеллектуальная собственность может быть интересна банкам именно в комплексе с другими объектами, а не в отрыве от них.

Как правило, самой широкой базой материальных и нематериальных активов обладают производственно-технологические компании, фармацевтические, компании нефтегазового сектора, крупные ИТ-разработчики и телекоммуникационные компании.

Какие виды залогов существуют

Совсем не обязательно закладывать исключительное право в полном объеме. И совсем не обязательно закладывать сами ОИС. Существуют различные схемы и виды залогов, в частности:

  • залог исключительного права («классический залог»);
  • залог права использования ОИС («залог права на лицензию»);
  • залог прав требований на доходы от использования ОИС («залог прав на роялти»);
  • залог обязательственных прав («залог прав лицензиата»);
  • залог суб-сублицензионных прав, которым, например, воспользовался российский партнер американской сети закусочных JOHNNY ROCKETS, «Джей Ар Менеджмент», в 2013 году. Компания заложила «Пробизнесбанку» права использования в России бренда Johnny Rockets по суб-сублицензионному договору из-за определенных финансовых проблем, писал «Ъ» со ссылкой на записи Роспатента (товарные знаки по государственным регистрациям №№ 312674, 304004);
  • залог прав, которые залогодатель приобретет в будущем («залог будущих прав»).

Все эти виды залоговых отношений имеют свои особенности и специфику, а их условия должны отражаться в соответствующем договоре о залоге. Залог в силу закона для сферы интеллектуальной собственности не применим. Как отмечено выше, он возникает на основании договора (письменного соглашения сторон).

Кстати, регистрируется в Роспатенте только «классический залог», когда закладывается исключительное право в полном объеме и только в отношении зарегистрированного ОИС (например, объекты патентного права, товарные знаки). Срок регистрации обычно составляет около двух месяцев, если не выносится запрос (уведомление) Роспатента. Стоимость зависит от предмета залога, количества ОИС и гонораров патентных поверенных и юристов, обслуживающих сделку.

Можно ли ограничить залогодателя в правах по договору залога

Ограничения прав залогодателя допустимы и тоже прописываются в договоре залога. Как правило, в течение срока действия договора залогодатель имеет право без согласия залогодержателя использовать заложенный ОИС в гражданском обороте, что «подстегивает» стоимость исключительного права.

Что касается возможности распоряжения правом, то, как правило, залогодатель лишается его без согласия залогодержателя. Залогодержатель должен контролировать процесс распоряжения заложенным правом.

Более того, отчуждение исключительных прав, находящихся в залоге, запрещено по закону и по умолчанию. Это вполне объяснимо: если правообладатель передаст исключительное право третьему лицу в период залога, то предмет договора «пропадает», а кредит становится необеспеченным. Роспатент, кстати, не зарегистрирует отчуждение права без согласия кредитора и в период залога, если такое согласие предусмотрено договором.

Какие есть риски и проблемы при залоге прав интеллектуальной собственности

Согласно нашей практике, когда сделка уже состоялась или во время процедуры обращения взыскания (реализации) заложенного права, у банка могут возникнуть следующие проблемы:

1. Трудности реализации заложенных прав при обращении взыскания.

В частности, если кредитор решит реализовать предмет залога с торгов, ему нужно будет найти покупателя. Но сделать это не так просто, если, например, кредитор обращает взыскание на заложенные исключительные права в отрыве от другого имущества и имущественных прав.

2. Обесценивание предмета залога.

С экономической точки зрения стоимость заложенного права, например, на изобретение или полезную модель уменьшается вместе с появлением на рынке новых, улучшенных, запатентованных технологий и объектов патентного права. Это особенно ярко отражено в IT-сфере и смежных отраслях.

3. Невозможность реализации заложенных прав на товарные знаки со схожими обозначениями или в отношении однородных товаров (услуг).

Важно помнить, что Роспатент может отказать в регистрации перехода права на товарный знак, если он «вхож» в серию товарных знаков, часть из которых остается у правообладателя незаложенной. При отказе в государственной регистрации Роспатент может сослаться на возможное введение потребителей в заблуждение.

Кстати, похожая ситуация может произойти, если у правообладателя имеется фирменное наименования, сходное до степени смешения с заложенным товарным знаком, или право на товарный знак закладывается частично (то есть в отношении однородных товаров или услуг тем, которые остаются у правообладателя).

4. Утрата предмета залога.

Например, отказ правообладателя от права на товарный знак или разглашение конфиденциальных сведений, составляющих предмет ноу-хау. В этих случаях предмет залога утрачивается и кредитная сделка становится необеспеченной. В такой ситуации банк не застрахован от неисполнения кредитных обязательств должником.

5. «Непрозрачность» предмета залога и залоговой сделки.

Речь может идти об авторских или смежных правах, которые можно заложить и заложить, например, дважды «взамен» на два кредита, выданных двумя разными банками, в обход всех условий и правил о последующем залоге, предусмотренных законом.

Очевидно, что второй банк уже не будет удовлетворен стоимостью заложенного (исключительного) права преимущественно перед первым банком и в случае неисполнения кредитных обязательств правообладателем, поскольку первый банк может реализовать свое (преимущественное) право к этому моменту и оставить предмет залога себе или передать третьему лицу. Соответственно, для второго банка такой залог просто не имеет смысла изначально, поскольку он не реализуем.

Некоторые описанные выше риски можно минимизировать через соответствующие обязательства (условия), которые следует сразу прописать в договоре. Между тем, некоторые моменты остаются не решаемыми в принципе, поэтому лучше отказаться от структурирования финансовой сделки через залог соответствующих прав интеллектуальной собственности или обеспечить такую сделку иным способом. Поэтому оценивать риски и структурировать сделку нужно в каждой конкретной ситуации.

В этой связи рекомендуется финансовым юристам, юристам в сфере IP и патентным поверенным работать вместе одной командой, чтобы дать бизнесу/банку/руководству четкие рекомендации по эффективному обеспечению кредитной сделки.

На перспективу

Несмотря на возможные риски и проблемы, востребованность кредитов под залог прав интеллектуальной собственности есть. Как следует из годового отчета Роспатента за 2020 год, численность таких сделок ежегодно растет.

 Количество зарегистрированных залогов
 2016 
 72 сделки 
 2017 
 98 сделок 
 2018 
 137 сделок 
 2019 
 104 сделки 
 2020 
 140 сделок 

В связи с кризисом из-за пандемии и определенными экономическими трудностями, данный обеспечительный инструмент в ближайшее время станет более популярным при совершении кредитных сделок.

Интеллектуальная собственность — очень важный, конкурентоспособный и экономически привлекательный нематериальный актив, среди прочего имущества и имущественных прав компаний. Банки обращают и будут обращать на него более пристальное внимание в будущем.

Напомним, что в марте этого года Минэкономразвития предложило Центробанку повысить «статус» ОИС для банков и кредитных организаций. Сегодня такие объекты классифицируются ЦБ РФ как активы «низкого качества» с высокими кредитными рисками. Теперь же их предлагается отнести к залогу второй категории качества, которая предполагает умеренный кредитный риск и невысокую вероятность финансовых потерь банка.

Медведев Сергей Валерьевич
Все статьи автора Об авторе

Поделиться:
Вернуться назад
РАСПЕЧАТАТЬ

Используя этот сайт, Вы выражаете согласие на сбор и обработку Ваших персональных данных, в том числе с привлечением сторонних сервисов и с применением cookie-файлов и средств веб-аналитики, на условиях, изложенных в Политике в отношении обработки персональных данных в интернете. Вы также принимаете условия нашего Пользовательского соглашения.

Понятно
Рейтинг юридического рынка ОАЭ, Право.ру
ПРАВО-300
Рейтинг лучших российских юристов
ПРАВО300 - Рекомендованные юристы
Рейтинг юридических фирм ИД «КоммерсантЪ»
Media Law International
WIPR Leaders
Участие в рейтинге Lexology Legal Influencers
IAM 1000
WTR-1000
Chambers & Partners Europe
IAM Global Leaders
Who’s Who Legal
The Patent Lawyer Magazine рекомендует
Лучшие юристы в области ИС
The Legal 500\EMEA рекомендует
The Trademark Lawyer Magazine рекомендует
Managing Intellectual Property
MIP IP Stars
Leaders League
PCT Filer Top-5
Expert Guides
The Top 250 Women in IP 2019
WIPR's Influential Women in IP 2019
Leaders League Лучшая Европейская Фирма в Области Интеллектуальной Собственности 2018

© ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры», 2015-2025

Россия 129090, Москва, ул. Большая Спасская, 25, стр. 3
Телефон: +7 495 937 6116; E-mail: pat@gorodissky.com
+7 495 937 6116 +7 495 937 6116  
Интернет-агентство «Артус» Создание сайтов —
интернет-агентство «Артус»
  • Пользовательское соглашение
  • Карта сайта
  • Обратная связь
  • Поиск
  • Политика в отношении обработки персональных данных
 

Ваше сообщение отправлено

Спасибо за обращение.
Мы обязательно свяжемся с Вами
в ближайшее время.
 
 

Заказать звонок

code img
Отправить
 
 

Заявка принята

Спасибо за обращение.
Мы обязательно свяжемся с Вами
в ближайшее время.
 
 

Задать вопрос

code img
отправить сообщение
 
 

Заявка принята

Спасибо за обращение.
Мы обязательно свяжемся с Вами
в ближайшее время
 
 

Форма обратной связи

* поля, обязательные для заполнения
отправить сообщение
 
 

Форма обратной связи

отправить сообщение
 
 

CALCULATE national patents/trademarks



Country Object Status Claims Grace period Year/number of classes Budget Quantity Info Delete
-
-

Official fee: 0 USD

Service fee: 0 USD

Total: 0 USD

-
-

Official fee: 0 USD

Service fee: 0 USD

Total: 0 USD

Add
SUBTOTAL: Official fee: 0 USD Service fee: 0 USD Total: 0 USD
 
 

Заявка принята

Спасибо за обращение.
Мы обязательно свяжемся с Вами
в ближайшее время
 
 

Info

 
 

Thank you

Your message was successfully sent
 
 

Thank you

Dear Sender,
Your message has been submitted.
Thank you for using Gorodissky & Partners online maintenance system.

Please ensure that our confirmation of receipt has reached your e-mail indicated in the feedback form. In the absence of the same you are strongly requested to contact us by ipms@gorodissky.ru

Sincerely yours,
IP Renewals & Recordals Department

 
 

About eurasian patent

text
 
 

Dear Sender,


Your message has been submitted. Thank you for using Gorodissky & Partners online maintenance system.
Please ensure that our confirmation of receipt has reached your e-mail indicated in the feedback form. In the absence of the same you are strongly requested to contact us by ipms@gorodissky.ru

Sincerely yours,
IP Renewals & Recordals Department
 
 

Ваша вакансия принята

Спасибо за обращение.
Мы обязательно свяжемся с Вами
в ближайшее время
 
 

Ваше сообщение отправлено

Спасибо за обращение.
Мы обязательно свяжемся с Вами
в ближайшее время